19 novembre 2021 J-cases Miriam Mangieri

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Il Tribunale dell’Unione Europea, in una recente decisione, ha confermato che il segno che rappresenta lo stemma della società calcistica AC Milan non può essere registrato a livello internazionale come marchio che designa l'Unione per cancelleria e forniture per ufficio in classe 16.

Nel febbraio 2017, la squadra calcistica aveva depositato una domanda di registrazione internazionale designando l’Unione Europea per il seguente segno figurativoin relazione, tra gli altri, a prodotti di cancelleria e forniture per ufficio.

La domanda veniva opposta dalla società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG sulla base del marchio denominativo tedesco MILAN, depositato nel 1984 e concesso nel 1988 in relazione a prodotti identici e/o simili a quelli di cui alla domanda della AC Milan.

Nel corso del procedimento di opposizione, l’AC Milan aveva chiesto all’Opponente di fornire la prova d’uso del marchio

Con la sua decisione l’EUIPO riteneva le prove d’uso fornite dall’Opponente sufficienti e rifiutava il marchio richiesto nella classe 16.

Il richiedente impugnava la decisione dinanzi la Commissione di Ricorso dell’EUIPO la quale però aderiva alle argomentazioni dell’Ufficio, confermando l’esistenza di un rischio di confusione tra i due segni. 

L’AC Milan decideva allora di adire il Tribunale dell’Unione Europea contestando l’uso del marchio anteriore che, a suo avviso, era avvenuto in una forma diversa da quella oggetto di registrazione; nonchè contestando le conclusioni sul rischio di confusione tra i due segni.

Parte delle prove d’uso fornite dall’Opponente recavano il marchio verbale MILAN, mentre le altre mostravano l’elemento verbale MILAN accompagnato ad un elemento grafico, come di seguito .

Secondo la Commissione di ricorso dell’EUIPO l’uso poteva considerarsi equivalente, nonostante la presenza dell’elemento figurativo aggiuntivo in alcune delle prove. Tale elemento infatti, sebbene non trascurabile, non poteva ritenersi dominante dal momento che l’elemento verbale MILAN occupava più della metà del segno.

Pertanto, l’elemento figurativo presente nel marchio anteriore, come usato in commercio, non era in grado di alterare il carattere distintivo del segno.

Il Tribunale ha dunque respinto le argomentazioni del ricorrente e confermato le conclusioni della Commissione di Ricorso sia in merito all’uso del segno anteriore che al rischio di confusione tra i due segni.

In conseguenza di questa decisione il marchionon proseguirà il suo iter di registrazione in relazione alla classe 16.