30 gennaio 2023 Jnews Steffen Falk Leihkauf

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 L’entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (meglio noto come UPCA secondo l’acronimo inglese) è stata posticipata al 1° giugno 2023.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti verrà istituito un brevetto europeo con effetto unitario, che coprirà inizialmente 17 Stati membri dell'UE (AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, FR, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, SE e SI) e consentirà una giurisdizione brevettuale unitaria in questi Stati membri.

L'UPCA prevede l’istituzione di un nuovo tribunale - il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) – che avrà giurisdizione anche per i brevetti e le domande europee tradizionali, convalidate o che si intende convalidare separatamente nei paesi di interesse, a meno che il titolare (o i co-titolari, se più di uno) non richieda che i tribunali nazionali continuino ad avere giurisdizione esclusiva mediante il deposito di una dichiarazione di "opt-out". La dichiarazione di "opt-out" non è obbligatoria e un’inattività in relazione alla possibilità di "opt-out" non comporta per sé nessuna perdita di diritti.

Come già avvenuto con la nostra nota informativa dell’ottobre scorso, la presente comunicazione ha lo scopo principale di informarvi della possibilità di sottrarre i vostri brevetti Europei dalla competenza della nuova corte unificata, TUB e, con l’occasione, di sondare il vostro interesse a tale dichiarazione, al fine di potervi fornire un’indicazione dei costi a supporto di una vostra decisione definitiva.

Commenti specifici sull’effetto dell’"opt-out" 

Mediante il deposito di una dichiarazione di “opt-out”, sarà mantenuto lo status quo della competenza esclusiva dei tribunali nazionali per quanto riguarda tali domande di brevetto europeo/brevetti europei.

La dichiarazione di "opt-out" stessa e anche la successiva revoca della dichiarazione di "opt-out" precedentemente registrata per un dato brevetto/domanda di brevetto saranno possibili durante un periodo transitorio di almeno sette anni, ma solo per una volta, e a condizione che nel frattempo non siano stati avviati procedimenti giurisdizionali nazionali relativi a tale brevetto/domanda di brevetto.

Il deposito di una dichiarazione di “opt-out” può essere effettuato, ad esempio, per proteggere un brevetto da azioni di revoca centralizzate presso la nuova corte unificata TUB. Una tale azione di revoca potrebbe essere avviata non appena il TUB diventerà operativo, ovvero probabilmente a partire dal 1° giugno 2023.

Vantaggiosamente, per i titolari di brevetto che desiderano evitare a priori qualsiasi rischio di revoca centralizzata, esiste la possibilità di escludere i propri brevetti dalla giurisdizione del TUB prima che l'UPCA entri in vigore. Sarà possibile procedere in questo senso mediante il deposito di una dichiarazione di “opt-out” durante un periodo di tempo preliminare (ovvero il cosiddetto "sunrise period") che inizierà probabilmente il 1° marzo 2023. Una dichiarazione di “opt-out” inefficace o la scelta di non effettuare alcun opt-out non avranno alcuna conseguenza, se non quella di rendere in futuro (in aggiunta alla competenza delle corti nazionali tradizionali) anche il TUB competente per il brevetto/domanda di brevetto in questione.

In vista di quanto sopra, siamo a disposizione per chiarimenti e per valutare congiuntamente l’opportunità di effettuare una scelta di “opt-out” per alcune o tutte le vostre domande di brevetto/brevetti europei.

Vostre istruzioni di "opt-out" o richieste di preventivo di "opt-out" dovrebbero essere accompagnate dall'indicazione di nome e indirizzo della sede legale di tutti gli attuali titolari del brevetto/domanda di brevetto, poiché dati errati o comunque non aggiornati possono rendere inefficace una dichiarazione di “opt-out”, anche se debitamente registrata.

Istruzioni tempestive minimizzeranno il rischio che una dichiarazione di "opt-out" non possa essere registrata a tempo debito dal TUB.

I nostri mandatari europei sono in possesso dei requisiti per la rappresentanza davanti alla nuova corte unificata. Siamo a disposizione per chiarimenti e per assistervi nell’utilizzo strategico più appropriato del nuovo sistema di corte unificata dei brevetti Europei, della possibilità di "opt-out" dal sistema di corte unificata, e della futura possibilità di convalida unitaria dei brevetti Europei.