11 novembre 2021 Marchi Miriam Mangieri

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Il Tribunale Federale Svizzero ha dichiarato la nullità del marchio tridimensionale avente ad oggetto la forma delle capsule Nespresso che era stato registrato dalla Nestlé SA in classe 30 per caffè, estratti di caffè e preparazioni a base di caffè.

Secondo il Tribunale tale forma non può essere registrata in quanto necessaria per raggiungere un risultato tecnico.

Tale decisione giunge al termine di un complesso contenzioso tra la Nestlé e la Ethical Coffee SA, competitor che aveva lanciato sul mercato una capsula compatibile con il sistema Nespresso.

La vicenda si era originata nel 2011 quando Nestlé aveva agito in giudizio chiedendo un provvedimento di urgenza per far cessare la commercializzazione e distribuzione delle capsule della Etichal Coffe, che riteneva essere in violazione del proprio marchio tridimensionale.

La Etichal Coffe, in via riconvenzionale, avevo chiesto la nullità del marchio tridimensionale delle capsule Nespresso.

Il contenzioso tra le parti è durato molti anni, anche perché intanto la Etical Coffe aveva dichiarato bancarotta. La decisione finale del Tribunale Cantonale di Vaud ha dichiarato il marchio tridimensionale delle capsule di pubblico dominio e, pertanto, ordinato la cancellazione del marchio svizzero n. 486889. L’appello promosso dalla Nestlé al Tribunale Federale Svizzero non ha modificato l’esito della decisione che tuttavia è stata presa sulla base di diverse motivazioni.

Nella sua decisione, il Tribunale ha tenuto conto dei principi stabiliti in Unione Europea in merito alla forma tecnicamente necessaria e richiamato le sentenze della corte di Giustizia dell’UE nei noti casi Lego C-48/09 e Philips C-299/99.

Dopo diverse perizie tecniche, il Tribunale ha dichiarato nullo il marchio poiché costituito unicamente da una forma necessaria ad ottenere un determinato risultato tecnico che, nel caso di specie, era quello della compatibilità delle capsule con le macchine Nespresso.

Infatti, sulla base dell’analisi condotta il Tribunale ha potuto appurare come le alternative presenti sul mercato presentassero degli svantaggi rispetto alle capsule originali Nespresso: maggiori costi di produzione, minore quantità di caffè per capsula e maggiore rischio di incastrarsi nella macchina.

Pertanto, il Tribunale ha concluso che la forma del marchio 3D delle capsule della Nestlé è tecnicamente necessaria per essere utilizzata in una macchina Nespresso.

Così, dopo la cancellazione del marchio 3D in Germana, dichiarato invalido nel 2017, anche in Svizzera la Nestlé dovrà rinunciare alla protezione della forma tridimensionale delle sue capsule.

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