Il 21 aprile 2014, la Smiley Miley Inc., società della nota cantante e attrice americana Miley Cyrus, depositava presso l’EUIPO una domanda di registrazione per il marchio denominativo Miley Cyrus nelle classi 9,16,28 e 41.
La domanda veniva contestata, tramite un'opposizione, dalla Cyrus Trademarks Limited sulla base dell'asserito rischio di confusione con il proprio marchio anteriore <image.png>depositato presso l’EUIPO nelle classi 9 e 20.
La Divisione d'Opposizione accoglieva parzialmente l'opposizione, respingendo la domanda di registrazione Myley Cyrus per la maggior parte dei prodotti e servizi richiesti.
La Smiley Miley adiva la Commissione di Ricorso dell'EUIPO che, nella sua decisione, confermava l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni sostenendo che, nei marchi patronimici, i consumatori tendono a ricordare il cognome anzichè il nome.
La richiedente proponeva dunque ricorso al Tribunale dell’Unione Europea.
Il Tribunale nell'analizzare il caso ha osservato come Miley Cyrus goda di una reputazione internazionale e di come nell’arco della propria carriera non abbia mai utilizzato il proprio cognome da solo, ma sempre in associazione al nome Miley. Inoltre, nella decisione si legge che la Commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto che non fosse possibile procedere ad un confronto concettuale tra i segni in quanto il pubblico di riferimento comprenderà il marchio richiesto come designante il nome della famosa cantante.
Dunque, è ravvisabile una differenza concettuale tra i segni, inoltre gli elementi verbali MILEY e CYRUS, nel marchio della richiedente, sono ugualmente distintivi poichè nessuno dei due risulta essere dominante.
La decisione della Commisione di ricorso dell'EUIPO è stata dunque annullata dal Tribunale e la domanda della nota cantante proseguirà il sui iter di registrazione.
Con questa decisione (T-368/20), il Tribunale ha dunque precisato come, nei marchi patronimici, la comparazione concettuale sia possibile quando il nome o il cognome diventi simbolo di un concetto, determinando, a causa della notorietà del personaggio, un collegamento diretto ed immediato con la sua persona.
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