Il 12 dicembre 2017 la signora Maria Alexandra Canisius depositava una domanda di registrazione in Unione Europea per il segno figurativo 
nelle classi 3, 16 e 25.
Beiersdorf AG depositava opposizione sulla base del suo marchio anteriore LABELLO registrato nel 1998 per “preparati cosmetici” in classe 3, rivendicando altresì la reputation del suo marchio per prodotti per la cura delle labbra in Germania, Italia e Olanda.
L’opposizione veniva accolta e la domanda di marchio della signora Canisius integralmente rigettata.
Il richiedente depositava appello avverso questa decisione sfavorevole. L’appello veniva accolto parzialmente dalla Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO annullando la decisione in merito ai prodotti in classe 25. Veniva invece confermato il rischio di confusione in relazione ai prodotti nelle classi 3 e 16.
Dato il risultato solo parzialmente positivo, il richiedente decideva di ricorrere al Tribunale chiedendo di annullare la decisione contestata e rigettare l’opposizione.
Nella sua recente decisione il Tribunale ha confermato la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO sulla base delle seguenti argomentazioni.
In primo luogo, quando un marchio consiste in elementi verbali e figurativi (come quello contestato), i primi sono in genere più distintivi in quanto i consumatori si riferiranno ai prodotti o servizi in questione citando il loro nome piuttosto che descrivendo la parte figurativa del segno. Sebbene i prodotti in questione siano venduti in negozi self-service, è probabile che siano anche raccomandati o acquistati oralmente. I consumatori potrebbero chiedere assistenza a un venditore o essere indotti a scegliere tali prodotti perché ne hanno sentito parlare.
Di conseguenza, l’elevata somiglianza fonetica tra i segni (LABELLO – LABELLE) deve essere presa in considerazione nella valutazione complessiva del rischio di confusione.
Considerando che i prodotti in questione sono in parte identici e in parti simili, mentre i segni presentano una bassa somiglianza sul piano visivo, ma un’elevata somiglianza sul piano fonetico, ed applicando il principio di interdipendenza, sussiste un rischio di confusione. Il Tribunale giunge a questa conclusione anche considerando la reputation del marchio anteriore per prodotti per la cura delle labbra, non contestata dal richiedente.
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