1 dicembre 2020 Allure Miriam Mangieri

Da mero contenitore per conservare intatto il prodotto e le sue caratteristiche, il packaging si è trasformato in elemento decisivo che influenza le scelte di acquisto dei consumatori. L’aspetto funzionale della confezione è inscindibile da quello estetico che rende i prodotti invitanti all’acquisto, determinandone il successo sul mercato. Ne parliamo con la dott.ssa Miriam Mangieri, Associate, Jacobacci & Partners.

Packaging e diritti di proprietà intellettuale

L’importanza del packaging si ravvisa in tutti i settori, incluso quello della cosmetica e della profumeria nel quale costituisce un’importante leva di marketing. Il contenitore dev’essere durevole e affidabile per esaltare e valorizzare la formula in esso contenuta, ma allo stesso tempo avere un design accattivante. Creare un contenitore originale e creativo permette di differenziare l’azienda sul mercato, configurandosi come segno distintivo destinato a rimanere impresso nella mente dei consumatori che riconoscono quei prodotti come provenienti da una determinata fonte imprenditoriale. Le caratteristiche della boccetta, come la forma, il colore, il materiale e la dimensione vengono dunque combinate per esaltare il valore espositivo del prodotto e costituiscono, dunque, un valore aggiunto che può essere tutelato tramite diversi strumenti giuridici che verranno esaminati di seguito.

La tutela della confezione: marchio di forma, design e diritto d’autore

Il contenitore e la sua forma costituiscono, dunque, un valore aggiunto del prodotto, frutto di ricerca e di investimenti e sono pertanto meritevoli di protezione. La tutela della confezione può avvenire tramite diversi strumenti e tra di essi va menzionato, in primo luogo, il marchio di forma disciplinato a livello nazionale dall’art.9 del Codice di proprietà Industriale (CPI), nonché dall’art.7 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea.

Un marchio di forma è un marchio costituito da una forma tridimensionale, compresi contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. Si parla di “marchio tridimensionale puro” quando questo sia privo di elementi denominativi, figurativi o etichette. I marchi di forma devono innanzitutto possedere i requisiti previsti per le altre tipologie di marchio, ossia: novità, capacità distintiva e liceità.

È inoltre necessario che la forma che si intende registrare come marchio non sia quella imposta dalla natura stessa del prodotto, ovvero quella necessaria per ottenere un risultato tecnico o quella che dà valore sostanziale al prodotto. Se la forma che si intende tutelare rientra in una delle summenzionate categorie la domanda verrà rifiutata dall’Ufficio.

Più nello specifico, la forma imposta dalla natura stessa del prodotto è quella tipica e naturale che non può essere assoggettabile a registrazione, poiché priva di capacità distintiva.

La forma necessaria per ottenere un risultato tecnico è invece quella imposta da esigenze tecniche e di utilità, eventualmente tutelabile tramite i brevetti per invenzione. Infine, la forma che dà un valore sostanziale al prodotto, è quella che incide nella scelta d’acquisto del consumatore, grazie all’esercizio del suo valore attrattivo e può essere tutelata tramite i disegni e modelli. La forma di un contenitore, dunque, per poter essere registrata come marchio, dovrà essere originale e distintiva, non essere quella abituale del prodotto e consentire al consumatore di identificare i prodotti solo per suo tramite.

In aggiunta o in alternativa alla registrazione come marchio di forma vi è un’ulteriore strategia di protezione realizzabile tramite il ricorso al disegno industriale. Questa strategia è in particolare consigliabile laddove la forma non sia dotata di carattere distintivo (requisito non richiesto per la registrazione del design). È bene specificare che, ai sensi dell’articolo 31 CPI “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”. Analoga norma è prevista dal Regolamento sui disegni e modelli comunitari.

Ovviamente, sarà possibile tutelare il packaging con il design se lo stesso è nuovo, originale e quindi diverso da quelli già divulgati sul mercato in precedenza. La tutela tramite design dei contenitori e bottiglie di profumi ed altri prodotti cosmetici dovrà avvenire con riferimento alle classi 9 e 28 della Classificazione di Locarno, mentre laddove si propenda per un marchio tridimensionale la classificazione di riferimento dei prodotti sarà quella di Nizza e la classe da tutelare sarà la 3, che include i profumi ed i cosmetici.

Ricordiamo che il disegno industriale ha una durata di 5 anni, rinnovabile sino ad un massimo di 25 anni. Si tratta, dunque, di una forma di tutela più limitata nel tempo rispetto al marchio e destinata ad esaurirsi terminato il periodo di tempo massimo previsto dalla legge. Infine, laddove la forma del prodotto abbia anche carattere creativo e valore artistico, agli strumenti di tutela sopra menzionati si aggiungerà quella prevista dalla normativa sul diritto d’autore.

Boccette iconiche tutelate come marchi tridimensionali

Sono tante le aziende che nel settore cosmetico ricorrono alle forme di tutela sopra menzionate per porre al riparo da tentativi di imitazione di terzi le creazioni frutto di studio, ricerca ed investimenti pubblicitari. Si evidenzia, in particolare, una preferenza per il marchio di forma che, sebbene sia sottoposto a requisiti più stringenti, tra di essi quello della distintività, assicura una tutela maggiore rispetto al design, non essendo soggetto a limiti di tempo ma potendo essere rinnovato ogni 10 anni.

Una ricerca condotta nel database dell’Ufficio marchi dell’Unione Europea - EUIPO - ha permesso di individuare alcuni esempi di marchi tridimensionali aventi come oggetto boccette divenute iconiche.

Tra le più recenti creazioni spicca la fragranza “Couture Fresh” di Moschino il cui contenitore è uno spray che rimanda ai prodotti per la pulizia casalinga. La forma di tale contenitore, come di seguito rappresentata, è stata tutelata tramite marchio di forma (contenente altresì elementi grafici e denominativi) con la registrazione n. 014242424.

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Tra le confezioni più originali create dalla Maison Moschino, menzioniamo l’iconico orsetto “This is not a Moschino Toy” che custodisce al suo interno un profumo. Anche in questo caso, al fine di tutelare la forma assolutamente originale e distintiva del flacone, si è depositata una domanda di marchio tridimensionale, ottenendo la registrazione n. 013186341 per il contenitore di seguito rappresentato.

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Destinate a rimanere impresse nella memoria dei consumatori per il loro valore espositivo sono, inoltre, le confezioni gioiello di Thierry Mugler dei profumi “Angel” e “Alien”, entrambe protette in Unione Europea come marchio tridimensionale:

  • registrazione n. 011278728 per Angelarticolo-packaging-img-3
  • registrazione n. 010811321 per Alien.articolo-packaging-img-4

Analoghe iniziative sono state intraprese ad esempio dalla Parfums Christian Dior che ha tutelato, tramite diverse domande di registrazione, le boccette delle sue più note fragranze, menzioniamo al riguardo:

  • registrazione n. 004578944 per la boccetta del profumo “Pure Poison”articolo-packaging-img-5
  • registrazione n. 005244587 per il flacone del profumo “Dior Addict”articolo-packaging-img-6
  • registrazione n. 008942807 per la bottiglia “J’Adore”.articolo-packaging-img-7

Il caso J’Adore in Cina

La possibilità di registrare marchi di forma non è limitata all’Italia e all’Unione Europea, ma è prevista anche in altri ordinamenti al ricorrere di determinati requisiti più o meno stringenti.

La Maison Parfums Christian Dior, già titolare del marchio tridimensionale dell’Unione Europea sopra menzionato, ha incontrato notevoli difficoltà nel tentativo di estendere alla Cina la registrazione internazionale n. 1221382 per il marchio tridimensionale

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La vicenda è iniziata quando nel 2015 il China National Intellectual Property Administration (CNIPA) rifiutò la domanda per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’art.11, 1 (3) della legge marchi cinese.

Il provvedimento di rifiuto era stato impugnato dinanzi al TRAB (Chinese Trademark Review and Adjudication Board), evidenziando come il profumo J’Adore era stato lanciato nel 1999 e di come ormai l’iconica bottiglietta fosse conosciuta dai consumatori cinesi. Anche il procedimento di secondo grado si era concluso con un provvedimento di rifiuto in ragione della mancanza di distintività: il flacone era stato considerato come un contenitore usuale per i beni di riferimento (profumi e prodotti cosmetici in classe 3). Inoltre, le prove presentate per dimostrare l’acquisito carattere distintivo della forma tramite l’uso non erano state ritenute sufficienti. Tale provvedimento era stato impugnato prima dinanzi alla Bijing Intellectual Property Court e, in ultima istanza, alla Supreme People’s Court.

Quest’ultima si era pronunciata a favore di Dior sostenendo che l’Ufficio marchi cinese aveva commesso un errore nel negare protezione alla famosa bottiglia a forma di goccia della fragranza J’Adore, decidendo dunque di revocare la decisione del Tribunale di Pechino ed ordinando al TRAB il riesame della domanda e delle prove presentate a supporto dell’acquisito carattere distintivo.

In tale sede le prove presentate da Dior sono state ritenute idonee a dimostrare come la bottiglia a forma di goccia avesse acquisito carattere distintivo e fosse dunque in grado di identificare i profumi in classe 3 come originari di quella determinata impresa. Tra le prove presentate menzioniamo: dati di vendita del profumo J’Adore in Cina negli anni 2012-2017, la pubblicità sulle riviste locali, premi e classifiche di vendita. A seguito di ciò, il 2 luglio 2020, è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Ufficio marchi internazionale la nuova decisione con la quale la frazione cinese del marchio internazionale n.1221382 è stata concessa in Cina per profumi in classe 3.

Tale precedente è diventato uno dei “Guiding cases” in Cina vincolante per tutti i tribunali cinesi. Esso costituisce un caso interessante volto a dimostrare come, in mancanza di distintività ab initio, sia comunque possibile ottenere la registrazione di un marchio tridimensionale presentando prove a supporto dell’acquisito e carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. In conclusione, quindi, anche le strategie di marketing e le campagne promozionali costituiscono aspetti importanti strettamente legati alle strategie di proprietà intellettuale.