Lo scorso 21 marzo 2022 la Commissione dei ricorsi dell’EUIPO ha dichiarato nulla la registrazione della cessione richiesta dalla società SATTVICA, S.A., licenziataria di alcuni marchi dell’UE di Don Diego Armando Maradona, avente ad oggetto il marchio dell’Unione Europea n. 002243947 “DIEGO MARADONA”, depositato il 9 luglio 2001 e registrato l’8 gennaio 2003 nelle classi 3, 25 e 42.
Il caso prendeva le mosse dalla richiesta di registrazione della cessione a supporto della quale SATTVICA presentava i seguenti documenti: i) un’autorizzazione rilasciata il 26 dicembre 2015 da Don Diego Armando Maradona che le conferiva il potere di gestire commercialmente i marchi “MARADONA”, “DIEGO MARADONA”, “DIEGO Armando MARADONA”, “DIEGOL”, “LA MANO DE dios” e “EL DIEZ DIEGO”; ii) un accordo, privo di data, che la autorizzava ad utilizzare i seguenti marchi: “Don DIADONA”, “DIEGOL', “LA MANO DE DIOS' e “EL DIEZ DIEGO'; iii) un accordo, privo di data, che concedeva l'autorizzazione all’utilizzo del marchio da Don Arfranc.
Il trasferimento veniva registrato e pubblicato sul Bollettino dei Marchi dell’Unione Europea il 28 gennaio 2021.
Contro la registrazione agiva Ruo PATENTES Y MARCAS, rappresentante di Diego Armando Maradona in relazione al marchio oggetto di trasferimento, chiedendo il ritiro della registrazione della cessione per inidoneità della documentazione e delle autorizzazioni presentate a supporto della stessa.
L’Ufficio accoglieva le richieste di Ruo PATENTES Y MARCAS e comunicava alle parti la rettifica della registrazione, segnalando che la stessa, così come la successiva pubblicazione, erano state effettuate per errore e che dovevano ritenersi nulle.
SATTVICA presentava dunque una seconda richiesta di registrazione della cessione del marchio “DIEGO MARADONA”, supportata altresì da un contratto di licenza d’uso a suo favore del marchio UE da trascrivere, privo di data, rilasciato da Don Diego Armando Maradona.
Il trasferimento veniva registrato e pubblicato nel Bollettino dei Marchi dell’Unione Europea, ma Ruo PATENTES Y MARCAS contestava nuovamente il trasferimento evidenziando come mancasse il consenso dei legittimi eredi di Maradona, deceduto prima della richiesta di trascrizione.
Anche in questa seconda occasione, l’Ufficio accoglieva le richieste di Ruo PATENTES Y MARCAS dichiarando che la registrazione doveva essere considerata nulla.
SATTVICA presentava dunque ricorso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'autorizzazione a registrare il secondo trasferimento.
In sede di decisione, la Commissione dei Ricorsi rigettava il ricorso e confermava la nullità della seconda registrazione della cessione del marchio UE no. 002243947 “DIEGO MARADONA”. La cessione di un marchio è infatti valida solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti contraenti, a meno che non sia compiuta in conformità ad una sentenza o ad una decisione dell’Ufficio. Inoltre, a pena di nullità, una domanda di registrazione di trasferimento deve essere accompagnata da documenti che dimostrino che la cessione sia effettivamente avvenuta.
È la mancanza di questa documentazione che inficia la validità della richiesta di registrazione della cessione. Il titolare del marchio, Don Diego Armando Maradona, era infatti deceduto mesi prima della richiesta di registrazione della cessione. Considerando che il decesso del titolare di un marchio UE ha l’effetto immediato di far scattare la successione universale, sono gli eredi ad essere, a partire da tale momento, titolari del marchio UE, e dunque gli unici soggetti che possono disporre del marchio in questione.
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