La Camera di appello allargata dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è stata chiamata a decidere su tre quesiti inerenti a cosa costituisce "prior art", con particolare attenzione alle informazioni divulgate all'interno dei materiali commerciali. Valeria Croce di Jacobacci & Partners ricostruisce genesi e possibili conseguenze del caso.
Lo "stato dell'arte" è rappresentato da qualsiasi cosa sia stata messa a disposizione del pubblico per mezzo di una descrizione scritta od orale, mediante l'uso o in qualsiasi altro modo prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo. «Nel caso di prodotti chimici, biotecnologici o elettronici, definire "cosa è messo a disposizione del pubblico" potrebbe non essere così immediato - spiega Valeria Croce, mandataria brevettuale europea e partner di Jacobacci & Partners - La composizione chimica di una miscela complessa, sia essa di sintesi o naturale, non è infatti sempre facile da definire, potrebbero essere necessarie indagini costose o tecnologie specifiche».
Sul piano storico, sulla questione era già intervenuta la decisione G1/92 della Camera di appello allargata dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), decisione che è stata rimessa in discussione nel 2023 con la richiesta di una nuova deliberazione da parte della Camera di appello allargata sul caso G1/23.
La questione dell'appartenenza allo stato dell'arte dei prodotti commerciali utilizzati per la messa a punto di una composizione brevettata fa capo al caso G1/23 (Mitsui Chemicals vs. Borealis), in cui era stata avanzata opposizione contro il brevetto EP 2.626.911. La rivendicazione era inerente, più in particolare, a un materiale per l'incapsulazione utilizzato per la fabbricazione di celle solari e caratterizzato da precisi parametri chimico-fisici, tra cui importante ai fini della validità del brevetto concesso è risultato essere soprattutto il suo contenuto in Alluminio. «Tutto nasce da un documento tecnico già noto che riportava informazioni che anticipavano alcune caratteristiche del prodotto brevettato, tranne il contenuto di Alluminio - ricostruisce Valeria Croce - Tale documento era altamente rilevante e avrebbe potuto spostare la valutazione dell'inventività. L'azienda titolare si è aggrappata alla giurisprudenza consolidata, sostenendo che l'analisi completa del prodotto già noto fosse molto complessa. Ciò avrebbe reso il prodotto "non idoneo" a essere considerato arte nota rilevante ai fini della brevettabilità del materiale contestato, in linea con la decisione G1/92.
La Divisione di appello ha individuato che l'applicazione dei criteri di tale decisione, però, non fosse in realtà del tutto coerente e uniforme nella giurisprudenza e quindi, a marzo 2023, ha rinviato la questione alla Camera di appello allargata (EBOA). Per il momento, abbiamo una risposta preliminare ai quesiti del rinvio, mentre la decisione completa non è ancora uscita. A ottobre si terrà l'udienza per l'appello dopo opposizione sul brevetto europeo EP 2.626.911, che terrà conto anche della decisione G1/23» (specifichiamo che la decisione non è ancora uscita nel momento in cui scriviamo, 16 giugno 2025, N.d.R.).
Al centro del rinvio all'EBOA figurano quindi i tre quesiti sullo stato dell'arte dei prodotti commerciali sollevati dalla camera tecnica di appello. La Camera allargata è stata chiamata a riflettere, in particolare, sul "cosa" sia stato messo a disposizione del pubblico: la composizione chimica di un prodotto, la sua struttura interna, oppure sia il prodotto che la sua composizione chimica o struttura interna. «Tale distinzione ha una conseguenza tecnica rilevante nella valutazione dell'aspetto inventivo. In alcuni settori, è frequente che i materiali illustrativi che descrivono i prodotti ne riportino anche alcune caratteristiche tecniche rilevanti. Sugli ulteriori due requisiti, invece, occorreva analizzare se tale materiale illustrativo contenente informazioni tecniche su un materiale fosse da considerare arte nota indipendentemente dal fatto che tale materiale fosse analizzabile e riproducibile (facilmente, dalla persona esperta nel settore e prima della data di deposito della domanda di brevetto) o no. Il fatto che un prodotto sia complesso e la cui composizione e struttura interna non sia immediatamente determinabile e definibile ha permesso numerose riflessioni, ad esempio sul fatto che la riproducibilità fosse o meno un requisito essenziale», aggiunge la mandataria europea.
Come detto, l'analisi della giurisprudenza aveva evidenziato alcune incoerenze che lasciavano dubbi aperti sull'interpretazione di alcuni di questi punti, ad esempio, su quali e quanti aspetti avrebbero dovuto essere divulgati per considerare il prodotto come già noto. «La decisione della Camera di appello allargata dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ha il compito risolvere le questioni sorte in virtù della complessità di certe circostanze brevettuali, anche in virtù della specificità di alcune materie oggetto di tutela oppure nei confronti delle nuove opportunità brevettuali che le evoluzioni della tecnologia offre. Nel fare questo, crea giurisprudenza e può aiutare a risolvere alcune incoerenze o difformità nell'interpretazione della normativa da parte del primo grado di giudizio. Nel caso in oggetto - spiega Croce - la Divisione di opposizione aveva individuato una non coerenza e non uniformità della giurisprudenza nel valutare alcuni aspetti dell'applicazione in merito al caso G1/92, in particolare per quanto riguarda i criteri per considerare un prodotto come facente parte dello stato dell'arte. Secondo la normativa brevettuale, infatti, questo è rappresentato da qualunque cosa divulgata prima del deposito della domanda di brevetto, qualora non sotto il vincolo della confidenzialità, ma anche dall'uso precedente, dall'esistenza di un prodotto messo in commercio».
A marzo 2023, la Camera di appello allargata dell'EPO è stata chiamata a dirimere tre quesiti sullo stato dell'arte dei prodotti commerciali.
Se un prodotto immesso sul mercato prima della data di deposito di una domanda di brevetto europeo debba essere escluso dallo stato dell'arte ai sensi dell'art. 54(2) CBE, per il solo motivo che la sua composizione o la sua struttura interna non potevano essere analizzate e riprodotte senza oneri eccessivi da una persona esperta prima di tale data.
In caso di risposta negativa alla domanda 1, se le informazioni tecniche su tale prodotto che sono state messe a disposizione del pubblico prima della data di deposito (ad esempio, mediante pubblicazione di opuscoli tecnici, letteratura non brevettuale o brevettuale) costituiscano lo stato dell'arte ai sensi dell'art. 54, par. 2 della CBE, indipendentemente dal fatto che la composizione o la struttura interna del prodotto potessero essere analizzate e riprodotte senza un onere eccessivo da parte di una persona esperta prima di tale data.
In caso di risposta affermativa alla domanda 1 o negativa alla domanda 2, quali criteri devono essere applicati per stabilire se la composizione o la struttura interna del prodotto possano essere analizzate e riprodotte senza oneri eccessivi ai sensi del parere G1/92. In particolare, se è necessario che la composizione e la struttura interna del prodotto siano completamente analizzabili e riproducibili in modo identico.
Fonte: Ufficio Europeo dei Brevetti, Referral to the Enlarged Board of Appeal T 0438/19 27-06-2023
La decisione G1/23 potrebbe fortemente impattare su come verrà identificata e considerata la prior art ai fini della concessione di nuovi brevetti e interessa vari giudizi pendenti su casi di esame e di opposizione, in attesa della decisione finale della Camera di appello allargata.
Nell'opinione preliminare acclusa alla sua nota di rinvio, la Camera di appello tecnica ha evidenziato come sia necessario risolvere le frequenti divergenze interpretative su cosa costituisca stato dell'arte ai sensi della decisione G1/92, che è finora stata presa come primario riferimento a riguardo nelle cause di opposizione. «L'ambito chimico ha dato luogo allo sviluppo di un'abbondante giurisprudenza, proprio per le peculiarità di questo settore, che abbraccia più ampiamente la chimica industriale, le Life Sciences, il biotech medicale e agrario, il settore farmaceutico e il settore cosmetico. Seppur molto datata, la decisione G1/92 è sempre stata considerata un pilastro della giurisprudenza brevettuale. Stabilisce che la composizione chimica di un prodotto è da considerare parte dello stato dell'arte quando il prodotto in quanto tale è disponibile al pubblico e aggiunge un altro requisito, ovvero che il prodotto può essere analizzato e riprodotto dalla persona esperta del settore, indipendentemente dal fatto che ci siano delle ragioni per analizzare la sua composizione. In base a queste considerazioni, un prodotto chimico complesso e già in uso poteva essere considerato come "non noto" per quanto riguarda le sue proprietà, quando tali proprietà non erano immediatamente analizzabili e individuabili. Quello che la Camera allargata sembra non voler più ammettere è la possibilità che prodotti già in commercio possano essere tutelati brevettualmente. Pertanto, verrà probabilmente creato il presupposto per cui un prodotto commercializzato appartiene allo stato dell'arte, così come tutte le sue proprietà e caratteristiche analizzabili, compresa la sua composizione», spiega l'esperta di Jacobacci & Partners.
«La non uniformità interpretativa che si era venuta a creare derivava dalle specificità e dalle complessità dei prodotti oggetto di brevettazione - aggiunge Valeria Croce - I diversi prodotti chimici hanno caratteristiche e peculiarità diverse, consideriamo ad esempio polimeri, leghe metalliche, prodotti farmaceutici, etc. Bisogna anche considerare le circostanze che possono portare a diverse conseguenze dal punto di vista brevettuale: un prodotto potrebbe essere stato venduto o messo a disposizione di una cerchia ristretta di persone e per motivazioni diverse, eventualmente solo parzialmente analizzato e descritto nelle sue proprietà. Nel tempo, tuttavia, ciò ha dato origine a una giurisprudenza non uniforme, cosa che, in generale, a mio avviso non è mai positiva perché crea incertezza. E l'incertezza rende difficile sfruttare appieno il sistema brevettuale».
Per tornare all'esempio che ha dato vita al caso G1/23, tutto ruota attorno a come interpretare l'arte nota per valutare la brevettabilità di un materiale di incapsulazione per l'uso nelle celle solari. «È un materiale brevettato con riferimento a molte sue caratteristiche tecniche, è molto definito dal punto di vista di alcune proprietà chimiche e fisiche - sottolinea Croce - L'opposizione al brevetto depositata da un competitor è stata dapprima rigettata, ma a seguito dell'appello è sorta la questione di come interpretare la normativa esistente e la decisione G1/92».
In alcuni settori, è usuale che vengano scambiati per motivi commerciali materiali illustrativi delle caratteristiche dei prodotti, ad esempio a livello di fornitori e clienti, agenti di vendita o durante fiere di settore. L'opponente ha fatto riferimento proprio a uno di questi materiali, che descriveva un prodotto molto simile a quello oggetto del brevetto. «Il prodotto in questione si differenziava per una caratteristica - sottolinea Valeria Croce - Il poter considerare il prodotto come parte dell'arte nota o meno sarebbe stato decisivo per l'analisi della brevettabilità secondo la prassi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e, quindi, della validità del brevetto concesso. Il dibattito, si è concentrato molto sui criteri da utilizzare per questa valutazione. In base alla decisione G1/92, il materiale illustrativo non avrebbe dovuto essere accettato come documento di arte nota, perché il prodotto al quale faceva riferimento non era facilmente riproducibile. A questa linea si è opposto l'appellante, e ora la Camera di appello allargata sembra essere più orientata al fatto di non escludere questo documento dall'arte nota per il solo fatto che il prodotto non è facilmente riproducibile».
L'opinione preliminare della Camera di appello allargata, infatti, è incline a considerare che un prodotto messo in commercio prima della data di deposito della domanda di brevetto non è escluso dallo stato dell'arte "solo" perché la sua composizione o struttura interna non sono facilmente analizzabili e riproducibili. «Sostanzialmente, nella sua opinione preliminare la Camera allargata ritiene che l'appartenenza allo stato dell'arte non dipenda (più) dalla riproducibilità del prodotto - sottolinea Valeria Croce - Quindi, una volta che il prodotto è sul mercato prima della data effettiva del brevetto, esso deve essere considerato come parte dello stato dell'arte. Le caratteristiche opponibili sono, tuttavia, quelle che risultano dalla analizzabilità del prodotto, oppure da documenti che le descrivono in riferimento al prodotto stesso. Non serve che tutte le caratteristiche del prodotto siano note affinché esso sia opponibile.
Si nota l'uso dell'avverbio "solamente": questo significa che potrebbero comunque esserci degli altri motivi per escludere questo prodotto dallo stato dell'arte.
La seconda risposta indica che le informazioni tecniche su prodotti commerciali, quindi brochure e le schede tecniche, costituiscono stato dell'arte indipendentemente dal fatto che un prodotto possa essere analizzato e riprodotto. Questo chiarisce in modo inequivocabile quale interpretazione dare.
Rispetto all'ultimo punto, la Camera allargata ci dice che un prodotto fisico è per definizione "enabled", è messo a disposizione, quando viene commercializzato. Quindi la sua analizzabilità e riproducibilità non sono ulteriori requisiti.
La Camera di appello allargata ha anche usato il termine "a physical product". Vedremo se confermerà questo fraseggio, perché il fare riferimento a un "prodotto fisico" potrebbe avere interpretazioni particolari in alcuni settori, come quello dell'elettronica e delle applicazioni dei software. Anche una molecola è un prodotto fisico, ma l'uso di un aggettivo, da parte della Camera allargata, non è mai banale. Forse lo specificherà nella decisione finale».
L'attesa decisione potrebbe impattare con forza su come verrà identificata la prior art nella concessione di nuovi brevetti. Interessa, inoltre, vari giudizi pendenti.
Ai sensi della decisione G1/92, la composizione chimica di un prodotto rappresenta stato dell'arte quando il prodotto come tale è disponibile al pubblico e può essere analizzato e riprodotto dalla persona esperta, indipendentemente dal fatto che possano o meno essere identificate ragioni particolari per analizzarne la composizione. Lo stesso principio si applica anche, mutatis mutandis, a qualsiasi altro prodotto.
Fonte: Ufficio Europeo dei Brevetti, caso "G 0001/92 (Availability to the public) 18-12-1992"
L'opinione preliminare della Camera di appello allargata in risposta ai tre quesiti ad essa sottoposti indica, rispettivamente, che:
Fonte: EPO, Case number G1/23, Communication from the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 13 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (RPEBA), 16.08.24, ref. application n. 11830390.8 / 2626911
Per Valeria Croce, l'attesa decisione G1/23 porterebbe un cambio di rotta nella giurisprudenza brevettuale, che è già avvezza alla messa in discussione di altre decisioni storiche da parte della Camera di appello allargata. «Siamo abituati a nuove interpretazioni o interpretazioni più fini, avanzate, che scardinano alcuni principi che noi agenti brevettuali avevamo considerato non scalfibili. Poi naturalmente, come spesso dichiarato sia dall'Ufficio Europeo dei Brevetti che dalle Camere di appello, ogni caso va analizzato a sé, sulla base delle specifiche circostanze. Questa decisione aiuta in realtà il sistema brevettuale perché creerà certezza, e va sottolineato che i criteri di brevettabilità non sono stati modificati in alcun modo. La conclusione più pratica che si può trarre dal caso G1/23 è che la piena riproducibilità di un prodotto di arte nota, affinché questo possa essere considerato come divulgato, non è un requisito ulteriore a cui si deve fare riferimento. Sebbene questi casi sembrino indirizzati soprattutto al settore chimico (inteso come chimica industriale, farmaceutica, biotech, cosmetica), in realtà la decisione si applica anche al settore meccanico ed elettronico, per ciò che riguarda le applicazioni dei software (i software come tali non sono brevettabili). La decisione rende più facile capire come valutare l'arte nota; il criterio della piena riproducibilità, infatti, non era completamente chiaro. In un prodotto meccanico complesso, ad esempio, quali e quante parti del prodotto avrebbero dovuto essere state riproducibili affinché venisse considerato già divulgato?».
L'impatto della decisione G1/23 potrebbe far pensare che la nuova valutazione dell'arte nota potrebbe rendere più complesso brevettare, come conseguenza dei più stringenti vincoli circa la divulgazione delle informazioni tecniche sul prodotto. Sull'altro fronte, potrebbe anche sembrare diventato più semplice trovare agganci proprio nella valutazione dell'arte nota per fare opposizione ai brevetti della concorrenza. «A mio avviso, brevettare non è diventato più difficile, perché si creeranno delle ulteriori linee guida che dobbiamo seguire - è l'opinione di Valeria Croce a riguardo - Chi sfrutta il sistema brevettuale le deve utilizzare nel modo più opportuno, adattando la propria strategia brevettuale e modificando i propri comportamenti. Bisogna prestare maggiore attenzione alla divulgazione di materiali tecnici e deve anche migliorare il coordinamento interno, affinché non ci sia divulgazione del prodotto prima del deposito di una domanda di brevetto. Per quanto riguarda l'opposizione a brevetti di terzi, invece, questa decisione dà degli strumenti in più. Un documento tecnico o un leaflet potranno più facilmente essere utilizzati per dimostrare che un prodotto è stato predivulgato, e bisognerà prestare maggiore attenzione a un'attenta gestione della documentazione tecnica. Bisognerà anche adattare le strategie di ricerca dell'arte nota per individuare e rintracciare questo tipo di documentazione, ad esempio online».
Secondo Valeria Croce, questi aspetti potrebbero diventare particolarmente importanti, ad esempio, per le aziende produttrici di materie prime, prima del deposito della domanda di brevetto. Ogni ulteriore versione del prodotto, infatti, potrebbe essere considerata ovvia sulla base delle informazioni tecniche riportate nella documentazione tecnico-commerciale. «Le aziende dovranno inoltre imparare a codificare in modo chiaro le varie versioni del prodotto per far capire che si tratta di cose diverse. Spesso un prodotto è indicato con un numero di riferimento, ma il marchio potrebbe rimanere uguale nel tempo anche se la composizione del prodotto può essere stata modificata. Questo comportamento andrà sicuramente cambiato e adattato all'esigenza di collegare un prodotto specifico alla sua composizione. Questo è vero particolarmente nel settore industriale e cosmetico. Il materiale sicuramente promozionale e pubblicitario, che non contiene dati, a mio avviso può essere divulgato. Il materiale che invece comprende dati tecnici (ad esempio, densità, grado di reticolazione, pesi molecolari, durezza, contenuti di altri minerali o di impurezze) è invece meglio non divulgarlo prima del deposito della domanda di brevetto. Un'ultima considerazione riguarda l'impedire che prodotti o invenzioni già in commercio, magari da tempo, possano essere brevettati successivamente».
Non resta quindi che attendere la pubblicazione della decisione finale della Camera di appello allargata dell'EPO, che almeno in linea teorica potrebbe anche andare in direzione diversa rispetto alla già nota opinione preliminare. «Normalmente sono decisioni molto lunghe e complesse. Il caso che ha originato il rimando alla Camera allargata dovrà poi essere rianalizzato alla luce dell'interpretazione che darà. In attesa di questo chiarimento potrebbero esserci appelli pendenti o anche esami di brevetti con circostanze simili. Sicuramente troviamo in questa situazione sia brevetti in campo chimico che nel settore meccanico ed elettronico, per i quali c'è un documento tecnico indicato come arte nota rilevante per la brevettabilità», conclude Valeria Croce.
Il testo della decisione emessa il 2 luglio 2025 (dopo la stesura dell'articolo poi pubblicato a settembre) è rintracciabile al seguente link: https://link.epo.org/web/case-law-appeals/Communications/G_1_23_Decision_of_the_Enlarged_Board_of_Appeal_of_2_July_2025.pdf
Articolo di Valeria Croce, patent attorney presso la sede di Milano della Jacobacci & Partners, per la rivista NCF - Notiziario Chimico Farmaceutico.