Articolo di Laura Salustri per VVQ.
Il caso ha sollevato questioni di rilievo ai fini della tutela delle Indicazioni Geografiche (DOP o IGP) e ha riacceso il dibattito sulla prassi dell’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) che, in determinate circostanze, consente la coesistenza tra marchi UE contenenti IG e le stesse IG purché i prodotti rivendicati siano conformi al relativo disciplinare.
Riassumiamo di seguito le principali tappe di questa vicenda con protagonista il marchio “NERO CHAMPAGNE”, che ha coinvolto tanto l’EUIPO quanto la sua Commissione di Ricorso ed, infine, il Tribunale UE. Il 19 febbraio 2019 la società Nero Lifestyle S.r.l. ha depositato la domanda di marchio UE n. 18024731 “NERO CHAMPAGNE” (marchio denominativo) per i seguenti prodotti e servizi:
classe 32: birre e prodotti derivati; bevande non alcoliche; acque minerali e gassose; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
classe 33: vini conformi al disciplinare della denominazione d’origine protetta “Champagne”.
classe 35: pubblicità; gestione d’affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d’ufficio; servizi di vendita, al dettaglio ed all’ingrosso, on-line e in negozio, di vini a denominazione d’origine protetta “Champagne”, di birre e di bevande analcoliche.
classe 41: educazione, formazione, divertimento, attività culturali; edizione e pubblicazione di testi (esclusi quelli pubblicitari), d’illustrazioni, di periodici, comprese le pubblicazioni elettroniche e digitali, di CD-ROM, di libri, di riviste, di riviste professionali, di giornali, di periodici, di rotocalchi e di pubblicazioni d’ogni genere (escluse quelle pubblicitarie) e sotto qualsiasi forma, comprese pubblicazioni elettroniche e digitali; gestione di pubblicazioni elettroniche online non caricabili da un sistema remoto; produzione di film su videonastri; organizzazione di convegni, seminari, laboratori, conferenze, congressi, stage per scopi culturali o educativi, organizzazione d’esposizioni e di saloni professionali o per il grande pubblico a scopi culturali o educativi; pubblicazione di libri; pubblicazioni tramite computer; organizzazione di ricevimenti; organizzazione di programmi di formazione; organizzazione di concorsi e di giochi (istruzione o divertimento); presentazione al pubblico d’opere d’arte visive o letterarie a fini culturali o educativi; manifestazioni di degustazione di vini a scopi educativi; insegnamento e formazione in materia di commercio, di industria e di tecnologie dell’informazione; organizzazione e direzione di convegni, congressi, conferenze, seminari, stage a scopo commerciale e/o pubblicitario; tutti i suddetti servizi sono destinati a presentare e valorizzare i vini a denominazione d’origine protetta “Champagne”.
classe 43: fornitura di alimenti e bevande
Contro tale domanda si sono opposti il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) sulla base della Denominazione di Origine Protetta “Champagne” (PDO-FR-A1359). Gli opponenti hanno sostenuto che la domanda di marchio dell’UE non avrebbe dovuto essere registrata in virtù dell’articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (RMUE)in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 2, lettere da a) a d), del Regolamento (UE) No. 1308/2013. Il richiedente, Nero Lifestyle S.r.l., ha quindi limitato l’elenco dei prodotti e dei servizi della propria domanda, mantenendo solo quelli nelle classi 33, 35 e 41.
La Divisione di Opposizione ha confermato che la DOP “Champagne” è protetta ai sensi del Regolamento No. 1308/2013 ed è anteriore alla domanda di marchio dell’UE contestata. Tale Regolamento, unitamente all’articolo 8(6) del Regolamento RMUE, fornisce la base giuridica per la protezione della DOP “Champagne”; ha precisato che l’uso di una DOP in un marchio è consentito se i prodotti a cui si riferisce il marchio sono conformi alle specifiche della DOP. In altre parole, un operatore può utilizzare una DOP se commercializza un vino che è stato prodotto in conformità con le specifiche del prodotto corrispondente. L’EUIPO ha quindi esaminato i prodotti e i servizi rivendicati dalla domanda di marchio dell’UE “NERO CHAMPAGNE” per verificarne la conformità alle specifiche della DOP “Champagne”.
La questione della conformità è stata sollevata in relazione all’uso del termine “NERO”, che in italiano suggerisce un colore che potrebbe non corrispondere alle specifiche dello “Champagne”. Un aspetto cruciale della decisione ha riguardato l’analisi dello sfruttamento della notorietà della DOP, rispetto al quale l’EUIPO ha riconosciuto che la DOP “Champagne” godeva di una rilevante rinomanza a livello mondiale.
L’Ufficio ha stabilito che l’uso del marchio “NERO CHAMPAGNE” per la “vendita al dettaglio e all’ingrosso, online ed in negozio, di birre e di bevande analcoliche” sfruttava la notorietà della DOP. Questo perché, nonostante la differenza di natura dei prodotti, birre e bevande non alcoliche sono comunemente offerte in vendita attraverso gli stessi canali di distribuzione dei vini ed esiste quindi il rischio che i consumatori associno nella loro mente i servizi contestati alla DOP.
Per contro, l’EUIPO ha ritenuto che non fosse stata fornita sufficiente prova di sfruttamento della notorietà per altri servizi contestati, come “pubblicità; gestione d’affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d’ufficio”.
Pertanto, con decisione del 1° febbraio 2022 l’Ufficio ha accolto parzialmente l’opposizione, disponendo il rigetto della domanda di marchio UE No. 18024731 “NERO CHAMPAGNE” solo in relazione ai seguenti servizi nella classe 35: “vendita, al dettaglio ed all’ingrosso, online ed in negozio, di birre e di bevande analcoliche”.
Non soddisfatti della decisione della Divisione di Opposizione, il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) hanno presentato ricorso il 31 marzo 2022. La Commissione di Ricorso ha chiarito che l’articolo 103(2)(a)(i) del Regolamento n. 1308/2013 non si applica ai servizi contestati (pubblicità, gestione aziendale, ecc.) perché non sono “prodotti comparabili non conformi al disciplinare di produzione della denominazione protetta”. Tuttavia, l’articolo 103(2)(a)(ii) conferisce una protezione più ampia se l’uso del segno contestato sfrutta la notorietà di una denominazione di origine.
La Commissione ha quindi sottolineato che la protezione di una DOP può essere invocata non solo contro i prodotti, ma anche contro i servizi. La Commissione ha ritenuto che i servizi contestati fossero ampi e potessero facilmente essere interpretati come attività rivolte a imprese operanti nel settore dello Champagne, oppure specificamente pensati per promuoverlo.
È stato inoltre ribadito che la DOP “Champagne” gode di una reputazione consolidata a livello mondiale, associata ad eccellenza e prestigio. Di conseguenza, l’uso del marchio “NERO CHAMPAGNE” per servizi come pubblicità o gestione aziendale potrebbe influenzare positivamente la percezione dei consumatori, trasferendo su questi servizi l’immagine di eccellenza che caratterizza il prodotto Champagne. La Commissione ha respinto l’argomento secondo cui l’uso del termine “Champagne” sarebbe legittimo perché si tratta anche del nome di una regione geografica, precisando che questo non basta a giustificare l’uso generico della DOP. Infine, ha confermato quanto già rilevato dalla Divisione di Opposizione, ovvero che l’articolo 103(2) del Regolamento n. 1308/2013 non impedisce l’uso della DOP “Champagne” se riferito a prodotti o servizi effettivamente conformi al disciplinare. Allo stesso tempo ha respinto la tesi degli opponenti secondo cui il termine “NERO” potrebbe trarre in inganno i consumatori sul tipo di vino offerto: secondo la Commissione, non è stato dimostrato che questo termine possa risultare fuorviante, anche perché il pubblico italiano è abituato a distinguere i vini usando i termini “rosso”, “bianco” e “rosato”, ma non “nero”.
Il 17 febbraio 2023 la Seconda Commissione di Ricorso ha parzialmente accolto il ricorso degli Opponenti, annullando la decisione della Divisione di Opposizione nella misura in cui respingeva l’opposizione per “pubblicità; gestione d’affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d’ufficio” nella classe 35. La domanda di marchio UE è stata quindi respinta anche per questi servizi. Per contro, la domanda di marchio UE “NERO CHAMPAGNE” continua il suo iter in relazione ai rimanenti prodotti e servizi.
Il 7 maggio 2023 il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) hanno impugnato la decisione della Seconda Commissione di Ricorso, chiedendo al Tribunale di respingere la domanda di marchio dell’UE No. 18024731 “NERO CHAMPAGNE” anche per i prodotti e servizi nelle classi 33, 35 (rimanenti) e 41, vale a dire “vini conformi al disciplinare della denominazione d’origine protetta “Champagne””. (classe 33), “servizi di vendita, al dettaglio ed all’ingrosso, online ed in negozio, di vini a denominazione di origine protetta “Champagne”” (classe 35) e vari servizi “destinati a presentare e valorizzare i vini a denominazione d’origine protetta “Champagne”” (classe 41).
Il 25 giugno 2025 il Tribunale dell’Unione Europea ha emesso una sentenza (causa T-239/23) con cui ha annullato la precedente decisione della Commissione di Ricorso ed accolto l’opposizione presentata dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne e dall’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) contro la registrazione del marchio dell’UE “NERO CHAMPAGNE”. Di conseguenza, la domanda di registrazione del marchio dell’UE “NERO CHAMPAGNE” è stata respinta, anche per “vini conformi al disciplinare della [DOP] ‘Champagne’” e per i servizi correlati. La decisione del Tribunale si basa sui seguenti punti chiave:
Registrazione di marchi che consistono o comprendono una IG: Il diritto dell’Unione consente che un marchio contenga una DOP, ma la registrazione può essere rifiutata se la DOP non è conforme al disciplinare del prodotto, se il suo uso sfrutta la notorietà di una DOP, o se il marchio veicola un’indicazione falsa od ingannevole sull’origine del prodotto.
Sfruttamento indebito della notorietà: Il Tribunale ha stabilito che, anche se il marchio “NERO CHAMPAGNE” era inteso per prodotti conformi al disciplinare della DOP “Champagne”, esso sfruttava indebitamente la notorietà della DOP. Ha rigettato la “teoria della limitazione” dell’EUIPO, che presumeva che un marchio contenente una DOP, se registrato solo per prodotti conformi, non potesse sfruttarne indebitamente la notorietà. Il Tribunale ha chiarito che l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del Regolamento n. 1308/2013 può essere invocato per opporsi alla registrazione di un marchio includente una DOP anche se i prodotti sono conformi, qualora vi sia uno sfruttamento indebito della notorietà o informazioni ingannevoli. Ha quindi sottolineato che l’EUIPO deve esaminare gli elementi che dimostrano un possibile sfruttamento indebito della notorietà, anche se i prodotti sono conformi al disciplinare.
Indicazione falsa o ingannevole: Il Tribunale ha ritenuto che il termine “nero” nel marchio “NERO CHAMPAGNE” potesse essere percepito come un’indicazione falsa o ingannevole, inducendo il pubblico a credere che si riferisca ad un vitigno dello Champagne, o ad una nuova varietà di Champagne.
La sentenza del Tribunale dell’UE sul caso “NERO CHAMPAGNE” ha un impatto significativo sul panorama della proprietà intellettuale nell’UE e sulle strategie di branding delle imprese che intendono adottare marchi includenti IG, poiché influenza:
Si tratta quindi di una decisione destinata a costituire un importante precedente giurisprudenziale nel rapporto tra marchi e Indicazioni Geografiche.