Questo testo è la revisione di un articolo di Sonia Magnaghi, Mandatario marchi italiano e comunitario, accreditata presso l’EUIPO, originariamente uscito sulla rivista “Vigne, Vini e Qualità".
Il caso che vede contrapporsi il Consorzio di tutela del Prosecco e la società tedesca titolare del marchio PriSecco riafferma la forza della tutela delle DOP e delle IGP: anche un marchio che designa prodotti apparentemente distanti può costituire evocazione illecita se suscita nel consumatore un’associazione diretta. Un monito per tutti gli operatori del settore food & beverage.
Il 9 giugno 2015 la società tedesca Manufaktur Jörg Geiger GmbH deposita la domanda di marchio UE n. 14224083 PriSecco per i prodotti cocktail, analcolici rientranti nella classe 32 della Classificazione di Nizza. La domanda di marchio, in assenza di opposizioni, viene registrata il 24 settembre 2015.
Nel 2020 il Consorzio di tutela del Prosecco, in quanto organismo autorizzato a tutelare la DOP Prosecco, presenta una domanda di nullità contro il marchio PriSecco, per evocazione indebita.
In particolare, il Consorzio afferma che il pubblico sia indotto a riconoscere una chiara associazione tra i due segni, alla luce della loro somiglianza, della reputazione della DOP Prosecco e dell’affinità tra i cocktail non alcolici da un lato e i vini dall’altro.
L’8 giugno 2022, la Divisione di Annullamento dell'EUIPO accoglie la domanda di nullità presentata dal Consorzio del Prosecco.
A sua difesa, la società tedesca invoca la cosiddetta preclusione per tolleranza (art. 61 RMUE), sostenendo che il Consorzio sia stato a conoscenza del marchio per anni senza agire.
Inoltre, la Manufaktur Jörg Geiger evidenzia la diversità tra i prodotti a confronto: un vino spumante e una bevanda analcolica a base di succo di mela e di pera, associata ad uno stile di vita sano.
A sostegno di questa tesi e per circoscrivere l'ambito della controversia, la società tedesca presenta una dichiarazione di rinuncia parziale, limitando la protezione all’interno della classe 32 di Nizza, dalla categoria cocktail, analcolici a cocktail analcolici i cui ingredienti sono succhi di mela e/o pera a base di varietà di frutti di campo.
Il Consorzio di tutela del Prosecco chiede comunque la nullità sull’intera lista originaria dei prodotti per beneficiare dell’ effetto retroattivo della dichiarazione di nullità.
La Divisione di Annullamento respinge le difese di PriSecco e accoglie la domanda del Consorzio.
In data 8 giugno 2022, l’EUIPO accoglie la domanda di nullità, concludendo che il marchio PriSecco evoca nella mente di una parte significativa dei consumatori dell'Unione Europea la DOP Prosecco.
Non viene ritenuto applicabile l’istituto della preclusione per tolleranza perché:
Inoltre, il Consorzio riconosce la somiglianza tra PriSecco e Prosecco a livello visivo e fonetico, nonché la potenziale associazione che il pubblico può stabilire tra i prodotti in questione.
Il 4 agosto 2022, la Manufaktur Jörg Geiger ricorre in appello dinanzi alla Commissione di Ricorso dell'EUIPO.
La Commissione questa volta accoglie le argomentazioni della società in merito alla rinunzia parziale, ma questo non incide in maniera sostanziale sulla valutazione in merito alla possibile evocazione della DOP.
Anche in questo caso infatti, viene stabilito che il consumatore medio possa stabilire un collegamento sufficientemente diretto e univoco tra i due segni.
Non solo c’è una significativa somiglianza sul piano visivo e fonetico, ma anche una prossimità concettuale, nonostante i prodotti non siano identici o simili.
Sebbene si tratti infatti di prodotti appartenenti a categorie merceologiche formalmente distinte, gli esaminatori ne hanno evidenziato una crescente convergenza sul mercato e nelle abitudini di consumo:
Di conseguenza, la Commissione di Ricorso ha respinto l’appello e confermato la decisione di nullità precedentemente emessa dalla Divisione di Annullamento
Il caso PriSecco-Prosecco conferma che la tutela delle DOP si estende a classi merceologiche apparentemente distanti e impone grande attenzione nella scelta di un marchio.
Infatti, la sfida legale, che ha visto contrapposti il Consorzio di tutela del Prosecco e la società tedesca Manufaktur Jörg Geiger GmbH, sottolinea la solidità della protezione accordata alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP).
La tutela si estende anche a prodotti formalmente diversi, ma che presentano una prossimità commerciale e di consumo. In un mercato in evoluzione, caratterizzato dalla crescente rilevanza delle bevande analcoliche e da nuove abitudini di consumo, prodotti una volta considerati distanti vengono oggi visti come molto più vicini tra loro.
Un segnale chiaro per le aziende del food and beverage: la scelta di un marchio deve tenere conto non solo di eventuali conflitti diretti, ma anche del rischio di evocazione indiretta, anche velata o non intenzionale, ad una DOP o IGP, per evitare controversie che possono avere ripercussioni significative.
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Elaborazione a partire da un articolo scritto da Sonia Magnaghi, trademark attorney presso la sede di Milano della Jacobacci & Partners, e pubblicato nella sua versione originale sulla rivista VVQ - Vigne Vini e Qualità
Che cos’è la preclusione per tolleranza?
La preclusione per tolleranza è un principio previsto dal Regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui chi ha tollerato per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio successivo non può più chiederne la nullità o opporsi al suo utilizzo, salvo casi di malafede.
Che cos’è la rinuncia parziale all’interno di una classe?
La rinuncia parziale consente al titolare di un marchio di limitare la protezione solo ad alcuni prodotti o servizi inizialmente rivendicati. Nel caso PriSecco, la rinuncia ha ristretto il marchio ai cocktail analcolici a base di succhi di mela e/o pera.
Un marchio simile può essere annullato anche se registrato in una classe diversa?
Sì. Un marchio può essere annullato per evocazione di una DOP anche se registrato in una classe merceologica diversa, se esiste una prossimità concettuale o commerciale che può indurre il consumatore a stabilire un collegamento diretto.