Per le aziende il marchio non è solo un segno distintivo e uno strumento di comunicazione, ma può diventare un simbolo della loro storia e della loro tradizione. È pertanto uno strumento essenziale per affermare l’identità dell’azienda.
La registrazione del marchio come strumento di tutela
La registrazione del marchio, oltre a permettere la costituzione di un importante bene aziendale, è cruciale quale mezzo di tutela contro situazioni di confusione nel mercato. Infatti, allo scopo di evitare queste ultime, le norme, in particolare quelle del Regolamento N. 2017/1001 sul marchio EU, riconoscono al titolare di un marchio registrato il diritto di impedire che altri usino segni identici o simili per prodotti e servizi identici o simili a quelli rivendicati nella registrazione.
Il presupposto del rischio di confusione
L’esistenza di un’identità o somiglianza tra i prodotti o servizi per i quali i marchi a confronto sono usati e registrati è infatti uno dei presupposti per il riconoscimento del rischio di confusione. Questo presupposto ha una duplice implicazione:
- Da un lato precisa che il titolare di un marchio ha un diritto sul proprio segno solo in relazione ai prodotti e servizi rivendicati.
- Dall’altro implica che la tutela del marchio può spingersi oltre quello specifico prodotto o servizio per ricomprendere anche prodotti e servizi simili.
La classificazione di Nizza e i suoi limiti
Cos’è la classificazione di Nizza?
In relazione ai marchi, esiste una convenzione internazionale denominata Accordo di Nizza, che prevede una suddivisione dei prodotti e dei servizi in 45 gruppi distinti, denominati “classi di Nizza”. I vini e, più in generale, le bevande alcoliche ricadono nella classe 33.
I limiti della classificazione per valutare la similitudine
Il Regolamento EU 2017/1001 segnala tuttavia che la classificazione di Nizza non è di aiuto nella valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi. L’articolo 33 del Regolamento precisa, infatti, che se questi ultimi ricadono formalmente nella stessa classe, questo non significa che siano simili, così come l’appartenenza a classi distinte non esclude la loro similitudine.
Il Regolamento non fornisce ulteriori indicazioni in tema di confronto merceologico, né specifica i presupposti o i criteri per riconoscere la similitudine.
Come valutare la somiglianza tra prodotti e servizi
La domanda chiave
Come valutare, in assenza di indicazioni normative, la somiglianza di prodotti e servizi? In particolare: rispetto ai marchi registrati per “vini”, quali prodotti o servizi possono essere considerati simili?
I criteri giurisprudenziali
La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha delineato alcuni fattori significativi per confrontare prodotti e servizi e valutarne la somiglianza.
Fattori di confronto (Sentenza CANON)
Secondo la sentenza CANON [1], i principali fattori sono:
- Natura dei prodotti/servizi
- Destinazione d’uso
- Modalità di impiego
- Complementarità
- Concorrenzialità
Altri elementi da considerare:
- Canali di distribuzione
- Tipologia di pubblico
- Origine commerciale abituale
Non è necessario che tutti i fattori siano presenti contemporaneamente. La presenza di uno solo può risultare sufficiente.
Somiglianza tra vino e altri prodotti della classe 33
Vini spumanti e non spumanti
Secondo le decisioni dell’EUIPO, i vini di tipologia diversa (es. spumanti e non spumanti) sono considerati simili. Pur non essendo identici, si dirigono allo stesso pubblico, sono intercambiabili, e sono consumati nelle stesse occasioni (aperitivi, pasti).
Altre bevande alcoliche
L’EUIPO tende a ritenere simili al vino:
- Brandy
- Amari
- Rum
- Bevande distillate
Tuttavia, in alcuni casi (es. vino vs whisky o vodka) è stata esclusa la similitudine, per:
- Diversità nei metodi di produzione
- Differenze organolettiche
- Gradazione alcolica
Confronto tra vini e prodotti di classi diverse
Vini dealcolizzati (Classe 32)
L’EUIPO ha confermato la similitudine tra vini alcolici e vini dealcolizzati. Le motivazioni includono:
- Stesse modalità di consumo
- Canali di distribuzione identici
- Produzione da parte degli stessi operatori
Vino e birra
Anche la birra è talvolta considerata simile al vino, nonostante la differente composizione. I punti comuni sono:
- Esigenze soddisfatte
- Prossimità nei punti vendita
- Presenza nelle carte dei ristoranti
Vino e aceto (Classe 30)
Alcune decisioni hanno confermato la similitudine tra vino e aceto, basandosi su:
- Stessa natura (entrambi derivati dall’uva)
- Processo produttivo correlato
Somiglianza tra vino e servizi
Vino e servizi di ristorazione (Classe 43)
È consolidata la giurisprudenza dell’EUIPO che conferma la somiglianza tra vino e ristorazione. Le motivazioni:
- I vini sono offerti nei medesimi luoghi dei servizi di ristorazione
- Rapporto di complementarità
- Coincidenza tra produttori e ristoratori
Vino e servizi legati alla promozione
Anche servizi considerati intangibili possono essere ritenuti simili se fanno parte del mondo enologico:
- Servizi di degustazione
- Vendita di vini
- Informazione enologica
Una recente decisione dell’EUIPO [2] ha confermato la somiglianza tra servizi delle classi 43 e 35, sulla base della complementarietà e integrazione commerciale.
Takeaway: come proteggere efficacemente i marchi vinicoli
Riflessioni conclusive
La coincidenza o differenza delle classi di Nizza non è determinante nella valutazione della similitudine. Il confronto tra prodotti o servizi è il risultato di una valutazione caso per caso.
Raccomandazioni per la tutela dei marchi nel settore vino
- Estendere il controllo oltre la classe 33
- Monitorare classi affini o complementari
- Considerare l’evoluzione della giurisprudenza EUIPO
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Articolo di Lisa Pozzebon per VVQ
[1] sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29.09.1998 nel caso C-39/97
[2] Decisione della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO del 9 gennaio 2024 nel caso R2286/2022-5 confermata dalla sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 23.10.2024 nel caso T-605/23
FAQ semantiche – Similitudine tra prodotti e servizi ai fini della tutela del marchio
1. Perché è importante registrare un marchio per un’azienda vinicola?
Registrare un marchio permette a un’azienda vinicola di tutelare la propria identità e prevenire usi confusivi da parte di terzi. È anche un modo per valorizzare un bene immateriale strategico.
2. Cosa stabilisce il Regolamento UE 2017/1001 sulla similitudine tra marchi?
Il Regolamento riconosce al titolare di un marchio registrato il diritto di impedire l’uso di segni identici o simili per prodotti o servizi che possono generare confusione, ma non fornisce criteri dettagliati per valutare la similitudine.
3. La classificazione di Nizza è sufficiente per stabilire la somiglianza tra prodotti?
No. L’appartenenza alla stessa classe di Nizza non implica automaticamente la similitudine, né l’appartenenza a classi diverse la esclude. Conta il confronto concreto tra prodotti e servizi.
4. Quali fattori vengono considerati per valutare la similitudine tra prodotti?
Secondo la giurisprudenza europea, si considerano: natura, destinazione, impiego, canali di distribuzione, pubblico, complementarità, concorrenza e origine abituale.
5. I vini sono considerati simili ad altre bevande alcoliche?
Sì, in genere i vini sono ritenuti simili a brandy, amari, rum e altre bevande alcoliche della classe 33. Tuttavia, alcuni prodotti come whisky e vodka sono stati considerati dissimili in certe decisioni EUIPO.
6. I vini e i vini analcolici sono simili?
Sì. I vini analcolici, pur appartenendo alla classe 32, sono considerati simili ai vini alcolici perché condividono modalità di consumo, pubblico e canali di distribuzione.
7. Che rapporto c’è tra vino e servizi di ristorazione?
Il vino è spesso ritenuto simile ai servizi di ristorazione, degustazione e promozione enologica per via della loro complementarità e della frequente coesistenza commerciale.
8. È possibile che un solo fattore determini la similitudine tra prodotti o servizi?
Sì. Anche la presenza di un solo fattore rilevante (es. stesso pubblico o stessi canali distributivi) può essere sufficiente a riconoscere la similitudine.
9. Come si evolve nel tempo la valutazione della similitudine?
La valutazione può variare in base ai trend di mercato, all'evoluzione delle pratiche commerciali e al grado di discrezionalità degli esaminatori EUIPO. Per questo è importante monitorare le novità giurisprudenziali.
10. Come proteggere al meglio un marchio legato al vino?
È consigliabile estendere la sorveglianza del marchio oltre la classe 33, includendo anche prodotti e servizi potenzialmente affini, come quelli delle classi 32, 35 e 43.
