Marchio registrato: dalla ricerca alla protezione

1. Che cos’è un marchio e a cosa serve

Che cos’è un marchio? E quali sono le sue funzioni? Un marchio è, innanzitutto, un segno distintivo. Esso consente al consumatore di distinguere i prodotti di un’impresa da quella di un’altra, permettendo all’impresa di posizionarsi sul mercato ed essere immediatamente riconoscibile dai consumatori.

In linea generale, è possibile chiedere la registrazione per determinati prodotti e servizi, suddivisi in classi merceologiche. La tutela sarà limitata agli specifici prodotti e servizi rivendicati ed, eventualmente, a quelle affini. Le classi sono determinate convenzionalmente dalla Classificazione di Nizza.

A titolo esemplificativo, un marchio registrato per cosmetici e prodotti di profumeria, nella sola classe 3, non potrà essere fatto valere contro terzi che lo utilizzino per prodotti e servizi differenti, come per esempio i veicoli che appartengono alla classe 12.

2. La tutela del proprio marchio: la registrazione

Sebbene in Italia viene riconosciuta tutela anche al cosiddetto marchio “di fatto” (ossia non registrato), è estremamente consigliata la registrazione del marchio affinché sia più facilmente tutelabile contro i terzi contraffattori. La tutela del marchio “di fatto” (ossia non registrato), infatti, è infatti molto tenue e soprattutto può essere estremamente complesso fornire ai tribunali la prova dell’uso di un marchio non registrato.

La registrazione, pertanto, avviene presso gli uffici competenti a seconda del territorio in cui si intende ottenere protezione. Ad esempio, per il marchio italiano è competente l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

L’attività di registrazione, a prima vista semplice, presenta molteplici insidie che possono portare all'invalidazione del marchio oppure a una registrazione che si rivela inefficace nel momento in cui si dovrà agire contro terzi contraffattori. È quindi consigliabile rivolgersi sempre ad un consulente esperto in proprietà intellettuale.

La registrazione semplifica notevolmente la tutela del marchio nei fenomeni di contraffazione, sia in ambito doganale sia nei procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria civile e penale. Ciò perché la registrazione permette di ottenere un certificato con una data di deposito e di registrazione certa da utilizzare nei confronti dei contraffattori. In mancanza di questa, come si è detto, dovrà essere fornita la prova documentale da parte dell’azienda di un utilizzo costante e diffuso del proprio marchio, sempre che il paese di interesse riconosca la tutela del marchio di fatto.

3. Marchio italiano, europeo e internazionale: quali sono le differenze?

A seconda dell’estensione territoriale, esistono diverse tipologie di marchi registrati:

(i) marchio nazionale: registrato, per quanto riguarda l’Italia, presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e con riferimento ad altri Paesi, presso i relativi uffici di proprietà intellettuale. Il marchio nazionale ha validità e riceve tutela per il solo territorio italiano nel quale è stato depositato e registrato.

(ii) marchio europeo: registrato presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) con validità e tutela nel territorio dell’Unione Europea; il marchio europeo consente di ottenere un marchio unico che ha efficacia in tutto il territorio europeo.

(iii) marchio internazionale: non esiste purtroppo un vero e proprio marchio internazionale, inteso come un titolo unico che conferisca protezione in tutti gli stati del mondo. Esiste però una procedura gestita dal WIPO (World Intellectual Property Organization) che consente, mediante un’unica domanda internazionale, di depositare un marchio in numerosissimi Paesi aderenti al cosiddetto sistema di Madrid.

4. Verificare un marchio registrato: la ricerca di anteriorità

La registrazione di un marchio consente al titolare di avere un’esclusiva sul mercato su un determinato segno distintivo in un certo territorio. Questo significa che prima della registrazione di un marchio è necessario che lo stesso sia nuovo, ovvero non esistano marchi identici o comunque confondibili con esso.

Ma come si può sapere se esso è nuovo? È necessario compiere una cosiddetta ricerca di anteriorità del marchio, ossia una verifica del marchio registrato stesso nei registri nazionali dei titoli di proprietà intellettuale e sul mercato (sia online sia sul territorio) che riveli precedenti registrazioni o utilizzi da parte di altri soggetti.

La ricerca di anteriorità è svolta da un consulente specializzato in proprietà intellettuale e potrà essere “per identità” (ossia una ricerca dell’esistenza di un marchio identico a quello oggetto della ricerca) oppure “per similitudine” (ossia una ricerca più elaborata e approfondita che terrà conto anche di tutti i marchi simili).

La ricerca di anteriorità è un’attività di prevenzione assolutamente consigliata prima della registrazione di un marchio perché consente di evitare di subire azioni legali da parte di soggetti che avevano già registrato marchi identici o simili a quello che si intende registrare.

5. Protezione dalla contraffazione del marchio

La tutela del marchio registrato contro le attività contraffattive avviene in due modi:

in via preventiva mediante il controllo dell’Agenzia delle Dogane: è possibile ottenere il blocco e la distruzione di merci contraffatte che entrano nel nostro Paese;
mediante l’Autorità giudiziaria: è possibile, infatti, ricorrere al giudice civile per ottenere, in via cautelare, il sequestro e la descrizione di beni contraffatti, nonché un’ingiunzione al contraffattore di astenersi dal proseguire l’attività illecita, a pena di sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo o per ogni illecito ulteriore. È poi possibile richiedere al giudice competente nel giudizio di merito il risarcimento dei danni subiti per via dell’attività contraffattiva.

Non va poi dimenticato che una buona parte dell’attività di contraffazione del marchio a livello globale avviene online, sia con la registrazione di nomi a dominio fasulli sia mediante la vendita di prodotti a marchio contraffatto. Per prevenire tali inconvenienti è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza online del proprio brand. L’attività di sorveglianza viene svolta oggi con strumenti di Intelligenza Artificiale e ciò permette di essere molto più incisivi in termini di costi, tempi e intervento.

6. L'importanza dei marchi tridimensionali per tutelare la forma

Non tutti sanno che è possibile depositare e registrare anche marchi tridimensionali, ossia marchi relativi alla forma di un prodotto. La registrazione di marchi tridimensionali consente di ottenere un’esclusiva assoluta proprio su una determinata forma di prodotto. Per questa ragione, i marchi tridimensionali sono trattati con estremo rigore dalla giurisprudenza e prassi degli Uffici marchi, limitandone così di fatto la registrabilità. Infatti, non possono costituire marchi di forma:

1. i marchi costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (ad esempio, non è possibile registrare la forma classica dell’occhiale perché la natura stessa del prodotto impone che abbia tale forma e tutti devono avere il diritto di poterla utilizzare);

2. i marchi costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico: le forme che permettono di ottenere un risultato tecnico trovano la propria tutela nel brevetto per invenzione, non nel marchio;

3. i marchi costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto: le forme che incidono in modo determinante sull'apprezzamento del prodotto sono tutelate dal design, non dal marchio.

Un esempio di marchio di forma è la celebre Vespa. Nel 2013 Piaggio, con l'assistenza legale della Jacobacci & Partners, ottenne la protezione della forma della Vespa come marchio tridimensionale in tutta l'Unione Europea. Leggi di più sulla battaglia legale per proteggere questa icona italiana.

7. La durata e il rinnovo di un marchio

I marchi registrati hanno una durata di tutela di 10 anni a partire dalla data di deposito del marchio stesso presso l’ufficio competente. Il rinnovo del marchio si effettua quindi ogni 10 anni, mediante deposito di una richiesta di rinnovo all’ufficio competente e con il pagamento delle relative tasse di rinnovo. Il rinnovo di un marchio, infine, è ripetibile indefinitamente, senza limiti temporali, ogni 10 anni.

8. Affidarsi ai professionisti: l'esperienza di Jacobacci & Partners

Insomma, registrazione, tutela e gestione di un portafoglio marchi sono tutte attività che richiedono estrema competenza e attenzione. Jacobacci & Partners è leader in Italia nella tutela della proprietà intellettuale e gestisce oltre 100.000 marchi per conto di oltre 10.000 clienti di ogni tipologia, con un team composto da 90 professionisti e oltre 250 paralegals, dislocati in 14 sedi in Europa.

Jacobacci & Partners fornisce la propria consulenza in fase preventiva, ossia nelle ricerche di anteriorità del marchio, in fase di deposito, registrazione e rinnovo e nella fase successiva, ossia nella tutela del marchio dalle attività contraffattive da parte di terzi. Una tutela a 360° per proteggere e valorizzare la proprietà intellettuale aziendale.