24 aprile 2020 Marchi Gabriele Borasi

In fase di registrazione di un marchio è bene chiarire con attenzione diversi elementi. In particolare, è necessario definire con estrema precisione quale sia l’espressione o il logo oggetto di registrazione, le categorie merceologiche (di prodotti o servizi) per la quali si chiede tutela e soprattutto gli Stati nei quali verrà effettuato il deposito. Non è un caso: quando un’impresa si affaccia sul mercato internazionale e inizia a esportare i propri prodotti o servizi in territorio diversi dall’Italia, deve necessariamente provvedere alla tutela dei suoi segni distintivi in tali mercati.

La territorialità del marchio

I diritti di proprietà intellettuale rispondono al cosiddetto principio di territorialità: il diritto di marchio e la sua tutela sono delimitati entro il territorio dello Stato in cui il marchio è stato registrato. Ciò significa che, in linea generale, negli Stati ove non si è effettuata una registrazione, chiunque può usare il marchio senza che ciò possa essere vietato.

È chiaro come una simile evenienza sia estremamente pericolosa per il titolare di un marchio, che si trova esposto al rischio di un utilizzo dei propri marchi oltre confine da soggetti terzi, senza avere alcun controllo. La strategia di internazionalizzazione è quindi essenziale per la tutela del proprio marchio oltre i confini nazionali.

Le tipologie di marchio registrato

A seconda dell’estensione territoriale, esistono diverse tipologie di marchi registrati:

1. Marchio nazionale

Registrato, per quanto riguarda l’Italia, presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e con riferimento ad altri Paesi, presso i relativi uffici di proprietà intellettuale. Il marchio nazionale ha validità e riceve tutela per il solo territorio italiano nel quale è stato depositato e registrato. Il costo del deposito di un marchio nazionale è variabile a seconda del paese di interesse (Francia, Germania, ecc…).

2. Marchio europeo

Registrato presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) con validità e tutela nel territorio dell’Unione Europea. Il regolamento (UE) 2017/1001 è entrato in vigore il 1° ottobre 2017 e ha sostituito il regolamento comunitario n. 207/2009: esso consente di ottenere il deposito e la registrazione di un marchio unico che ha efficacia in tutto il territorio europeo, evitando la frammentazione tra Stati. Il vantaggio della registrazione di un marchio europeo è quindi straordinario, tenendo anche conto che il costo della sua registrazione è decisamente inferiore alla somma delle tasse delle singole registrazioni nei 28 Stati dell’Unione Europea. Il marchio europeo ha una durata di 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile senza limiti temporali.

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3. Marchio internazionale

Non esiste purtroppo un marchio “mondiale”, inteso come un titolo unico che conferisca protezione in tutti gli Stati del mondo: ciò è dovuto al fatto che molti di essi non hanno mai acconsentito ad una limitazione della propria sovranità per aderire ad accordi internazionali. Esiste però una procedura gestita dal WIPO (World Intellectual Property Organization, con sede a Ginevra) che consente, mediante un’unica domanda internazionale, di depositare un marchio in numerosissimi Paesi aderenti al cosiddetto sistema di Madrid. La presentazione della domanda di registrazione di marchio internazionale va effettuata presso l’ufficio nazionale del paese in cui è stato depositato o registrato il proprio marchio nazionale (Italia, o presso l’EUIPO se la prima domanda è relativa a un marchio europeo). Tali uffici provvederanno ad inoltrare la domanda al WIPO. In sede di domanda di marchio internazionale occorre designare gli Stati membri nei quali si intende ottenere la protezione e la registrazione del marchio internazionale. In poche parole, quindi, tramite la registrazione del marchio internazionale si possono ottenere singoli depositi nazionali per tanti Stati nel mondo quanti ne sono stati designati dal titolare del marchio, attraverso una procedura più semplice e meno costosa rispetto a depositi svincolati dal predetto procedimento.

Quanto costa registrare un marchio a livello internazionale? Dipende! Dipende da quanti sono gli Stati che il titolare del marchio intende designare per la registrazione: ogni Stato richiede la propria tassa di registrazione. Il rinnovo del marchio internazionale avviene mediante la medesima procedura semplificata che si segue per la registrazione e a costi sostanzialmente analoghi.

La strategia di internazionalizzazione

Ovviamente la scelta degli Stati presso i quali depositare e registrare il proprio marchio deve essere frutto di una strategia concordata con il proprio consulente marchi. È chiaro che non sempre può essere conveniente investire ingenti risorse in una registrazione internazionale quando non si è sicuri del successo di un prodotto o di un servizio sui mercati esteri.

Occorre trovare un giusto equilibrio tra gli investimenti e l’ampiezza di tutela. In questo senso, la normativa viene quindi incontro alle aziende che vogliono internazionalizzarsi con l’istituto della priorità: quest’ultima concede il diritto ad un soggetto di depositare il marchio in un singolo Stato (o come marchio europeo) con la possibilità di estensione, entro 6 mesi, ad altri Stati a scelta o addirittura di estensione come marchio internazionale, vantando anche per i nuovi depositi efficacia dalla data di deposito del primo marchio.

In questo modo viene concesso un termine di 6 mesi all’interessato per pianificare una strategia di estensione della propria registrazione ad altri paesi, beneficiando della retrodatazione dei successivi depositi. Non occorre quindi decidere tutto subito: poniamo che un’azienda italiana attiva nel settore della moda intenda lanciare sul mercato una nuova linea di abbigliamento. Essa potrà limitarsi a depositare il marchio in Italia attendendo sei mesi per l’estensione in altri paesi. La priorità di deposito consente di riservarsi un periodo di tempo per verificare il successo di un prodotto ed eventualmente estendere il deposito ad altri Stati.

Investire nell’internazionalizzazione

Ma è bene fare attenzione: solo un un consulente esperto è in grado di accompagnare un’azienda nell’internazionalizzazione del proprio brand attraverso un percorso graduale di espansione che tenga conto di un equilibrio tra esigenze di tutela internazionale e contenimento dei costi.

 

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