La tutela del design di un prodotto ha la funzione di consentire al titolare di avere l’utilizzo esclusivo di determinati disegni e/o forme all'interno del mercato. La registrazione di un prodotto tramite l’istituto dei disegni e modelli è possibile per tutti quei prodotti che siano nuovi e che abbiano quello che la legge definisce “carattere individuale”, ossia si discostano in modo qualificato dall'impressione comune generata nell'utilizzatore informato.
Così la notissima poltrona Chester fu registrata per tutelare il design caratterizzato dai particolari punti di giunzione del pellame “a bottone”, differenziandosi dalle altre poltrone a quel tempo presenti sul mercato.
Ma perché è necessario tutelare un determinato prodotto tramite la registrazione del disegno o modello? Le ragioni sono molteplici: ecco le quattro più importanti.
1. Acquisire valore commerciale
La tutela di un determinato disegno industriale è in grado di aggiungere valore al prodotto che ha a oggetto. Infatti, agli occhi di un investitore è sicuramente più attrattivo il design di un prodotto registrato e tutelato piuttosto che il design di un prodotto che non gode della protezione di un titolo di proprietà industriale.
Nello sfruttamento commerciale di un design, per esempio tramite la cessione o la concessione in licenza, gli investitori richiedono certezze sull'ambito e la durata di tutela di un determinato design. Non è quindi sufficiente limitarsi alla tutela del design comunitario non registrato (di cui si parlerà tra poco) per dare valore ai propri disegni o modelli. In sede di due diligence, ad esempio, è richiesta la certezza dei propri diritti per dare valore all'operazione commerciale.
Qualsiasi operatore economico che intenda dare valore al proprio prodotto dovrebbe quindi adottare una strategia commerciale in tal senso. In questa operazione, è fortemente raccomandabile avvalersi della presenza di operatori esperti nel settore, in grado di fornire consulenza sulla miglior tutela possibile del design.
2. Ottenere una tutela semplificata in giudizio
È molto frequente che prodotti il cui design gode di una certa fama sul mercato siano oggetto di pratiche illecite di contraffazione. Qualora si voglia affrontare un giudizio di contraffazione sarà molto più semplice dimostrare la prova dell’illecito con un titolo registrato. In caso contrario, ossia di contraffazione di un disegno non registrato, la ricerca e la produzione delle prove necessarie al fine di ottenere la vittoria in giudizio contro l’avversario contraffattore sarà molto più gravosa.
In mancanza di design registrato, il titolare potrà avvalersi solamente del cosiddetto design comunitario non registrato (Regolamento CE n. 6/2002). La tutela del design non registrato decorre dalla data della prima divulgazione al pubblico, dura solamente 3 anni e non è rinnovabile.
La protezione conferita dal design comunitario non registrato è utile solo per i design che hanno breve durata ma espone il titolare ad un onere probatorio importante in merito alla prova della data e del luogo della prima divulgazione del disegno. Il titolare di un design non registrato non è infatti in possesso di un certificato di registrazione del design che dia:
1. la data certa di deposito (e quindi di tutela, nel caso in cui il design venga effettivamente registrato)
2. l’esonero dall'onere della prova circa la validità del design: spetta quindi alla controparte l’eventuale onere di provare che il design registrato è nullo perché carente dei requisiti di novità e carattere individuale previsti dalla legge.
Si tratta quindi di un enorme vantaggio competitivo in sede di tutela del design in futuri ed eventuali contenziosi.
3. Prolungare la durata della tutela
La durata della tutela può variare dai vari istituti nazionali o comunitari. Registrare un design italiano o comunitario consente una tutela pari a 5 anni e ripetibile per 5 volte. Ciò significa che per 25 anni un prodotto può godere di una solida protezione offerta dall'ordinamento giuridico.
In mancanza di registrazione del design, l’unica tutela accordata dall'ordinamento è quella di soli 3 anni data dal design comunitario non registrato. Un’importante differenza di tutela temporale rispetto al design registrato!
4. Avere sgravi fiscali nello sfruttamento commerciale
Dal 2015 è previsto un regime fiscale agevolato (il cosiddetto Patent Box) per tutte quelle imprese che sfruttano direttamente (tramite l’utilizzo nell'attività commerciale) e indirettamente (tramite la cessione in licenza o i contratti di franchising) i disegni e i modelli e, più in generale, i titoli di proprietà intellettuale (esclusi i marchi).
La quota di reddito oggetto di agevolazione nel caso di sfruttamento indiretto è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.
Nel caso di sfruttamento diretto, invece, è necessario individuare quale e quanto sia il contributo economico derivante dal design, che ha concorso a formare il reddito d’impresa.
Occorre poi prestare attenzione al fatto che il DM 30 luglio 2015 istitutivo del Patent Box parla di “disegni e modelli, giuridicamente tutelabili”, senza specificare se l’agevolazione si riferisca anche ai design non registrati.
Ad oggi, è quindi preferibile includere nell'opzione Patent Box solo design registrati, restando ancora incerta l’inclusione dei design non registrati.
In conclusione, la registrazione del disegno o modello, con l’assistenza di un consulente in materia di proprietà intellettuale, è assolutamente necessaria per poter beneficiare dei vantaggi descritti.
Articolo di: Matteo Mozzi
