6 maggio 2020 Marchi Franca Acuto

Sono tante, nella storia di un'azienda, le motivazioni che possono spingere un titolare a concedere in licenza d’uso il proprio marchio. Di certo, tuttavia, una delle principali è quella caratterizzata dallo sfruttamento economico e dall'espansione dell’offerta commerciale di quest’ultima. 

Detta espansione può essere intesa sia da un punto di vista territoriale (aprendo, ad esempio, il mercato a nuovi territori nazionali e/o esteri) sia da un punto di vista di ampliamento dell’offerta dei prodotti e servizi, (aprendo quindi a nuovi settori merceologici attraverso il cosiddetto merchandising).

Contratti di licenza d’uso: come muovere i primi passi

Va detto in primo luogo che questi contratti riguardano per lo più marchi che hanno già raggiunto un alto livello di notorietà nel mercato e che, pertanto, sono “appetibili” a terzi soggetti i quali, al fine di sfruttare la suddetta notorietà, sono disposti a pagare le royalties per utilizzarlo. Inoltre, nonostante sia molto facile reperire contratti standard su Internet, è sempre opportuno affidarsi a esperti del settore che siano in grado di stipulare contratti chiari, precisi e ben dettagliati che coprano tutte le clausole necessarie e che ci mettano al riparo nel caso in cui dovessero insorgere possibili conflitti.

 

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La stipula di un contratto di licenza è, infatti, un momento molto delicato nella vita di un marchio e può incidere in maniera determinante sulla sua espansione, sul suo valore economico e sulla sua notorietà. Il motivo è presto detto: il titolare, infatti, concedendo in licenza il proprio marchio, potrebbe ottenere grossi benefici in termini di ampliamento della conoscenza del marchio da parte del pubblico, oltre che di valore economico dello stesso. È, pertanto, sempre opportuno, prima di prendere un qualsiasi tipo di accordo, concordare con esperti del settore qual è la strategia migliore da adottare nel caso concreto e quali sono le clausole principali che si vogliono inserire all'interno del contratto.

Quali sono i punti chiave da inserire in un contratto di licenza?

Come detto, molto importante all'atto della stipula di un contratto di licenza d’uso è inserire tutte le clausole che si ritengono necessarie e che possono evitare l’insorgere di possibili dispute fra le parti. Pertanto è opportuno verificare bene:

  • l’oggetto della licenza, ossia qual è il marchio che si concede;
  • i limiti d’uso, in particolare il marchio può essere concesso in licenza per tutti o solo per una parte dei prodotti e servizi per i quali è registrato;

  • l’ambito territoriale entro il quale opera la licenza, dal momento che il marchio può essere concesso in licenza per tutto il territorio nazionale o estero o solo per una parte dello stesso;

  • l’esclusività o meno della licenza. Quest’ultima, infatti, può essere esclusiva quando l’utilizzo del marchio viene concesso ad un solo soggetto (il cosiddetto licenziatario). Altresì, la licenza può essere non esclusiva quando, invece, il titolare del marchio (ossia il licenziante) concede a più soggetti di utilizzarlo;

  • gli obblighi del licenziatario che sono legati principalmente a standard di qualità che il licenziatario è tenuto a rispettare per non ledere il prestigio acquisito dal marchio del licenziante;

  • la durata;

  • il corrispettivo da pagare, che è forse l’elemento più importante. Può essere infatti stabilito un pagamento una tantum, ossia un pagamento effettuato in un'unica soluzione all'atto della stipula o, più comunemente, si può prevedere il pagamento di una percentuale rispetto alle vendite, percentuale che va a formare le cosiddette royalties. Va specificato altresì che il valore delle royalties da corrispondere al licenziante varierà a seconda del tipo di marchio (più o meno famoso) e delle clausole previste nel contratto (contratto di esclusiva su tutto il territorio nazionale e/o estero etc..). Molto importante è poi stabilire una clausola che preveda chi è legittimato, tra il licenziante ed il licenziatario, ad agire in giudizio per proteggere il marchio in caso di contraffazione dello stesso da parte di terzi soggetti.

Che cos'è il merchandising del marchio?

Anche il merchandising, così come il licensing, consiste, come abbiamo accennato all'inizio dell’articolo, nello sfruttamento della fama del marchio e, proprio per questo motivo, è possibile effettuarlo solo se il marchio ha raggiunto un alto livello di notorietà all'interno del mercato. Grazie al merchandising, infatti, il titolare del marchio può ottenere il duplice obiettivo di entrare in nuovi mercati e di pubblicizzare ancor di più il proprio marchio.

Come detto, dunque, affinché si possano ottenere risultati da questo tipo di sfruttamento, è necessario che il marchio possieda una fama tale da poter risultare attrattivo per il consumatore anche in categorie merceologiche distanti da quelle di origine, ossia in settori completamente differenti da quelli in cui il consumatore è abituato ad associare il brand. Un chiaro esempio è rappresentato delle case automobilistiche, che hanno permesso lo sfruttamento dei propri marchi ad aziende che operano nel settore dell’orologeria, dell’oggettistica o dell’abbigliamento solo per citarne solo alcune.

Lo sfruttamento economico attraverso il merchandising consiste, infatti, principalmente nella concessione in licenza del marchio ad aziende che operano in un settore merceologico differente da quello della titolare. In generale si può affermare che mentre la licenza d’uso si riferisce alla cessione del marchio ad aziende che operano nello stesso settore di competenza, il merchandising riguarda la concessione in licenza ad aziende che operano in settori merceologici differenti.

Qual è la strategia migliore da adottare quando si vuole registrare un marchio

Di fondamentale importanza, pertanto, anche all'atto del deposito del proprio marchio, è affidarsi ad esperti nel settore che possano aiutare a scegliere la strategia migliore e a decidere quali sono i prodotti e i servizi per i quali chiedere protezione non soltanto per il presente ma anche, da un punto di vista prospettico, per il futuro. Riuscire ad avere tale consiglio di tipo strategico è infatti molto importante non solo quando il marchio ha già raggiunto un alto livello di notorietà ma anche al momento della sua “nascita”. Sono numerosi infatti i casi in cui gli imprenditori sono stati costretti a rinunciare a fette importanti di mercato perché anticipati da altri soggetti che hanno deciso di registrare lo stesso marchio per prodotti o servizi differenti.

 

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