21 settembre 2020 Marchi Stefano Giro

In un mondo sempre più globalizzato come quello in cui viviamo per poter far sì che la nostra azienda rimanga impressa nella mente del pubblico è necessario distinguersi dagli altri concorrenti. Uno degli strumenti certamente più efficaci per riuscire ad ottenere questo risultato è quello di utilizzare un marchio che ci permetta di essere immediatamente riconosciuti dal consumatore e di essere, pertanto, “unici” agli occhi del pubblico.

L’ordinamento italiano prevede, per il marchio registrato, una tutela di 10 anni a partire dalla data di deposito. Inoltre, un vantaggio da considerare quando si sta decidendo come e se registrare il proprio marchio, consiste nel fatto che, a differenza di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, il marchio può essere rinnovato un numero illimitato di volte.

Naturalmente, però, è necessario che vengano rispettate alcune scadenze e formalità previste dall’ordinamento che è molto importante conoscere a fondo se non si vuole rischiare di perdere gli effetti della registrazione. Proprio per questo motivo è sempre consigliabile affidarsi a consulenti che siano in grado di guidarci qualora, appunto, il marchio registrato non sia rinnovato.

Chi può presentare la domanda di rinnovo?

Il rinnovo del marchio deve essere fatto dal titolare o dal suo rappresentante legale al momento della presentazione della richiesta. Questo significa che in caso di vendita o cessione del marchio, durante il decennio di validità, sarà il nuovo proprietario a dover depositare la richiesta di rinnovo. Nel caso, invece, di cessione parziale del marchio, ossia quando il marchio viene ceduto solo per parte dei prodotti e/o servizi, ciascun titolare dovrà presentare la domanda di rinnovo per i prodotti e/o servizi di sua competenza.

Termini e metodi per effettuare il rinnovo del marchio

Come detto, dunque, qualora si voglia continuare a usare il proprio marchio e a usufruire di diritti e benefici derivanti dalla registrazione, è necessario rinnovarlo ogni 10 anni. La domanda di rinnovo di un marchio italiano che prevede, in ogni caso, il pagamento di una tassa, può essere fatta attraverso il portale dei servizi online dell’UIBM, in maniera cartacea presso le Camere di Commercio oppure tramite il servizio postale con l’invio di una raccomandata a/r indirizzata all’UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Ma quali sono i termini da rispettare per presentare la domanda? Ebbene, il lasso di tempo entro il quale è possibile presentare una richiesta di rinnovo parte dai 12 mesi prima della data di scadenza del marchio fino a 6 mesi dopo (in questo caso però sarà necessario pagare una penale). Trascorso detto termine, il marchio si considererà a tutti gli effetti scaduto con tutte le relative conseguenze connesse.

Proprio in riferimento alle scadenze occorre ricordare che l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) non invia alcuna notifica di avviso al titolare del marchio (registrato, ma non rinnovato). Pertanto, sarà onere dello stesso verificare bene i termini entro cui presentare la richiesta. Tuttavia, accade molto spesso che il titolare, quando non adeguatamente seguito da professionisti, si dimentichi della scadenza e, pertanto, si ritrovi con il marchio scaduto ed esposto a rischi.

Cosa succede una volta scaduto il termine?

Una volta decorso il termine per la presentazione della richiesta di rinnovo, il marchio, come detto, scade e, per poter continuare ad usarlo in esclusiva, sarà necessario depositare una nuova domanda di marchio. Questo però comporta non solo il pagamento di tutti i relativi oneri economici connessi ad una nuova registrazione, ma il pericolo più grande è che in questo frangente un altro soggetto abbia già registrato un marchio uguale o simile a quello scaduto, rendendo così un nuovo deposito potenzialmente nullo.

Proprio per evitare detti rischi, è indispensabile utilizzare un programma che ci aiuti a organizzare le scadenze o, meglio, affidare la gestione ad uno studio o una società di professionisti dotati di tutti gli strumenti e gestionali necessari a far fronte alle scadenze ed in grado di segnalarle con adeguato anticipo.

È possibile modificare il marchio senza dover affrontare un nuovo deposito?

Altra formalità a cui prestare particolare attenzione al momento del rinnovo del marchio è quella relativa alle eventuali modifiche che si sono apportare allo stesso nel corso degli anni (il cosiddetto “restyling”). Ebbene, a tal proposito va precisato che, in principio, il marchio viene protetto così come è stato registrato al momento della presentazione della domanda, pertanto solo su di esso il titolare potrà vantare un diritto di esclusiva. Nel caso in cui si decida di effettuare un restyling, al momento del rinnovo sarà necessario valutare se depositare un nuovo marchio nel caso in cui le modifiche apportate siano sostanziali, o se limitarsi al rinnovo del vecchio marchio, nel caso in cui tali modifiche siano marginali.

Ma come capire se le modifiche apportate sono marginali o sostanziali? Tale disamina è abbastanza complessa in quanto richiede la valutazione del cosiddetto cuore distintivo del marchio. Se si tratta, ad esempio, di una leggera modifica dei caratteri grafici, probabilmente non sarà necessario effettuare un nuovo deposito, al contrario se si aggiungono elementi grafici o verbali bisognerà valutare tale possibilità.

Per ciò che concerne, invece, la possibilità di modificare la lista dei prodotti e servizi al momento del rinnovo, va rilevato che è possibile modificarla solo se si chiede una limitazione dei prodotti e/o servizi ma non è in nessun caso possibile ampliarla aggiungendo nuove classi o nuovi prodotti. In tali circostanze pertanto sarà necessario depositare una nuova domanda di marchio.

In conclusione

Quello del rinnovo rappresenta, dunque, un momento strategico per il titolare di un marchio o di un portafoglio di marchi nel quale stabilire, con il supporto dei propri consulenti, quali marchi abbandonare, quali rinnovare e quali depositare.

 

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