Al giorno d’oggi oltre ai marchi tradizionali, composti da elementi verbali e figurativi, stanno assumendo sempre più importanza i cosiddetti "marchi non convenzionali". Tra questi, si distingue il marchio di forma, o tridimensionale.
Si tratta di un marchio che tutela la forma del prodotto, oppure del suo contenitore, purché abbia carattere distintivo. Vi sono alcune limitazioni per la tutela: la forma non deve essere necessaria per ottenere un risultato tecnico e, al tempo stesso, non deve dare un valore sostanziale al prodotto.
In alcuni casi, qualora la forma del prodotto possegga un carattere creativo ed un valore artistico particolare, è possibile usufruire anche della tutela mediante diritto d’autore, considerandola alla stregua di una vera e propria opera d’arte.
Vediamo insieme di cosa si tratta e come è possibile ottenere tutela per un marchio di forma. Un processo, come vedremo, non così semplice.
Che cos’è un marchio di forma?
Secondo l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) “Un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale o comprende una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto”.
Tra gli esempi più noti di marchi tridimensionali registrati presso l’EUIPO ricordiamo il marchio della batteria nera e rame della Duracell (EUTM 000146704) o la celebre bottiglia della Coca-Cola (EUTM 0105326653)
Anche il packaging di un prodotto, dunque, può essere registrato come marchio di forma, ma occorre precisare che registrare un marchio tridimensionale non è affatto facile. Infatti, spesso le domande di registrazione vengono respinte dagli uffici nazionali o europeo perché il marchio non rispetta i requisiti previsti dalla legge.
Come registrare un marchio di forma?
I requisiti per registrare un marchio tridimensionale sono stabiliti, a livello dell’Unione Europea, dall’articolo 7, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1001 e, a livello nazionale, all’articolo 9 del Codice della Proprietà Industriale.
Requisito di distintività
Per essere registrato, il marchio di forma deve essere in primo luogo distintivo.
Questo significa che il consumatore medio deve poter riconoscere l’origine commerciale del prodotto solo ed esclusivamente dalla sua forma, ossia senza un logo, scritta o ogni altra indicazione. Perché vi sia capacità distintiva, dunque, questa forma non deve essere comune e/o banale.
Nella maggior parte dei casi, un marchio di forma non ha capacità distintiva intrinseca ma acquisita, che si ottiene quando un marchio, grazie al suo intenso uso sul mercato e alla pubblicità, riesce ad imprimersi nella mente del pubblico, che sarà subito in grado di riconoscerlo.
Un esempio di marchio di forma con distintività acquisita è quello della bottiglia del liquore Malibù. Di per sé la forma di tale bottiglia non è distintiva, ma ormai è così impressa nella mente del pubblico che viene associata a prima vista alla nota bevanda.
Una delle strategie adottabili per tutelare la forma di un prodotto prima che riesca ad acquisire distintività è quella di registrarla come disegno industriale, per cui non è richiesto il requisito della distintività. In questo modo si riuscirà ad ottenere una protezione fino a 25 anni (il disegno registrato possiede una validità di 5 anni rinnovabile fino ai 25) durante i quali il pubblico potrà abituarsi alla presenza sul mercato della forma. Successivamente, qualora tale forma sia diventata riconoscibile, sarà possibile chiedere la registrazione di un marchio tridimensionale invocando la distintività acquisita.
Impedimenti: forma necessaria per ottenere un risultato tecnico
Altro requisito da rispettare per registrare un marchio tridimensionale è che la forma non sia necessaria per riuscire ad ottenere uno specifico risultato tecnico.
È il caso del rasoio della Philips: la Corte di Giustizia ha ritenuto non fosse possibile registrarlo come marchio di forma perché tutti i componenti erano necessari per raggiungere un determinato risultato tecnico (i tre rasoi di forma circolare, ad esempio, sono stati considerati necessari per far adattare le lame al viso).
Più recentemente, Il Tribunale Federale Svizzero ha dichiarato la nullità del marchio tridimensionale per le capsule di caffè Nespresso: secondo il Tribunale tale forma non può essere registrata in quanto necessaria per raggiungere un risultato tecnico, come spieghiamo in questo approfondimento.
Impedimenti: forma che dà un valore sostanziale al prodotto
Un’altra limitazione riguarda la forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto. Non si può registrare un marchio tridimensionale se la forma del prodotto incide in maniera "sostanziale" sulla scelta da parte del consumatore.
E’ quanto accaduto con gli altoparlanti della famosa società Bang & Olufsen. il Tribunale dell’Unione Europea nella sentenza T-508/08, ha rifiutato la registrazione del marchio tridimensionale perché il design molto particolare del prodotto "svolgerà un ruolo molto importante all’atto della scelta da parte del consumatore".
Il motivo di questo impedimento è quello di evitare che vengano tutelate come marchio registrato, forme che invece dovrebbero essere registrate come disegni/modelli, ottenendo in tal modo una tutela per un periodo di tempo potenzialmente illimitato (il marchio registrato possiede una validità di 10 anni, rinnovabile di decennio in decennio senza limiti di tempo)
Dal marchio di forma al diritto d’autore: il caso “Vespa” della Piaggio
In alcuni casi, laddove la forma del prodotto possegga un carattere creativo ed un valore artistico particolare, è possibile ottenere non solo la protezione come marchio tridimensionale ma anche come opera autoriale, tutelabile attraverso il diritto d’autore.
È questo il caso, ad esempio, della famosa “Vespa” della Piaggio, portato avanti da noi di Jacobacci & Partners. La Corte d’Appello di Torino nella sentenza 677/2019 ha confermato, infatti, quanto già statuito dal giudice di primo grado, ossia che la forma della Vespa, nata come oggetto di design industriale, nel corso dei decenni ha ricevuto talmente tanti riconoscimenti da essere diventata un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano.
Queste caratteristiche, dunque, consentono alla “Vespa” di essere considerata una vera e propria opera d’arte tutelabile con il diritto d’autore.
Scopri di più sulla battaglia legale per proteggere il marchio tridimensionale della Vespa.
Conclusione
In conclusione, il marchio di forma - o tridimensionale - rappresenta una risorsa strategica per le imprese, ma la sua registrazione richiede attenzione e competenza.
Pertanto, è importante rivolgersi a professionisti di comprovata esperienza, che possano aiutarti a capire qual è la strategia migliore da adottare sulla base delle esigenze e degli obiettivi della vostra azienda.
Articolo di: Elena Monte
