8 luglio 2020 Marchi Elena Monte

Al giorno d'oggi i marchi sono sempre più una parte essenziale e abituale di qualsiasi attività commerciale. Essi non sono solo uno strumento per distinguere i prodotti e i servizi di un'azienda da quelli delle altre aziende, ma anche un efficace strumento di comunicazione.

I marchi di forma, che rientrano nella categoria dei cosiddetti “marchi non convenzionali” (ossia marchi che non sono composti esclusivamente da parole e/o figure) sono oggi strumenti di comunicazione innovativi. Le aziende, infatti, al fine di aumentare significativamente la propria competitività aziendale, sono alla costante ricerca di modi nuovi e innovativi per promuovere e distinguere i propri prodotti offrendo al pubblico qualcosa di originale.

Ma che cos’è un marchio di forma?

La definizione del marchio di forma fornita dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) è la seguente: “Un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale o comprende una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto”.

Alcuni semplici e famosi esempi di marchi tridimensionali registrati presso l’EUIPO possono essere il marchio EUTM 000146704 nel quale viene rappresentata la famosa batteria nera e rame o ancora il marchio EUTM 0105326653 consistente nella rappresentazione di una delle più famose bibite gassate al mondo.

Occorre precisare che registrare un marchio tridimensionale non è affatto facile e, infatti, spesso le domande di registrazione vengono respinte dagli uffici nazionali, europei e/o internazionali perché il marchio così come presentato non rispetta i requisiti previsti dalla legge.

Quali sono i requisiti necessari per poter registrare un marchio di forma?

I suddetti requisiti sono stabiliti, a livello dell’Unione Europea, dall’articolo 7, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1001 e, a livello nazionale, all’articolo 9 del Codice della Proprietà Industriale.

Requisito della distintività

Iniziamo dalle basi: per poter essere registrato, il marchio di forma deve essere in primo luogo distintivo. Questo significa che il pubblico deve poter essere in grado di riconoscere l’origine commerciale del prodotto solo ed esclusivamente dalla sua forma ossia senza il logo, scritta o ogni altra indicazione. Per ottenere detto risultato è necessario, in prima battuta, che detta forma non sia comune e/o banale.

Per poter registrare un marchio di forma riuscendo ad adempiere al requisito della distintività, è necessario che tale forma possa permettere al consumatore di distinguere quei prodotti da altri caratterizzati da diversa forma. Nella maggior parte dei casi quel qualcosa ciò lo si può raggiungere solo tramite la cosiddetta distintività acquisita che si ottiene quando un marchio, inizialmente non distintivo, grazie al suo intenso uso sul mercato e alla pubblicità, riesce ad imprimersi nella mente del pubblico che sarà subito in grado di riconoscerne l’origine commerciale. Un esempio classico è quello della bottiglia della Coca Cola che, come detto in precedenza, è un marchio registrato. Di per sé la forma di tale bottiglia non è distintiva ma grazie all’uso massivo ed agli investimenti pubblicitari sostenuti è rimasta talmente impressa nella mente del pubblico che è in grado, a prima vista, di associarla alla Coca Cola.

Una delle strategie adottabili per tutelare la forma di un prodotto prima che riesca ad acquisire distintività attraverso l’uso è quella di registrarla inizialmente come disegno industriale. Per la registrazione di un disegno industriale, non è richiesto il requisito della distintività. In questo modo si riuscirà ad ottenere una protezione fino a 25 anni (il disegno registrato possiede una validità di 5 anni rinnovabile fino ai 25) durante i quali il pubblico potrà abituarsi alla presenza sul mercato di quella determinata forma e associarla alla nostra impresa. Successivamente, dunque, qualora tale forma sia diventata riconoscibile come marchio sarà possibile chiedere la registrazione di un marchio tridimensionale invocando la distintività acquisita.

Di norma non è affatto facile riuscire a dimostrare la distintività acquisita e, pertanto, è sempre indispensabile affidarsi ad esperti del settore che sappiano indicarci la strategia migliore da adottare.

Forma necessaria per riuscire ad ottenere un risultato tecnico

Altro requisito da rispettare se si vuole registrare un marchio di forma è che la forma dello stesso non sia necessaria per riuscire ad ottenere uno specifico risultato tecnico.

Per riuscire a comprendere in maniera più semplice questo concetto, ci si può riferire al caso della Philips.

In sostanza, nel caso in questione la Corte di Giustizia ha ritenuto che la forma del rasoio non potesse essere registrata come marchio perché tutti i suoi componenti erano necessari per riuscire a raggiungere un determinato risultato tecnico (I tre rasoi di forma circolare posti nella parte superiore, ad esempio, sono stati considerati necessari per riuscire ad ottenere il risultato tecnico di far adattare le lame alla forma del viso).

Per rifiutare la registrazione di un marchio tridimensionale per la sua esclusiva funzione tecnica è necessario che tutti i suoi componenti siano necessari per raggiungere tale risultato tecnico e non solo una parte di essi.

Forma che dà un valore sostanziale al prodotto

Altro requisito che è causa di impedimento alla registrazione di un marchio tridimensionale è legato alla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto. Per potersi verificare questo tipo di impedimento è necessario che la forma del prodotto sia in grado di rimanere così impressa nella mente del consumatore da incidere in maniera “sostanziale” sulla sua scelta al momento dell’acquisto del prodotto stesso. Un caso di scuola legato a questo tipo di impedimento è quello relativo agli altoparlanti della famosa società Bang & Olufsen.

In tal caso il quale il Tribunale dell’Unione Europea nella sentenza T-508/08, ha confermato la decisione dell’UAMI rifiutando la registrazione del marchio tridimensionale per essere lo stesso costituito esclusivamente dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto. In particolare il tribunale ha spiegato come il design molto particolare del prodotto “svolgerà un ruolo molto importante all’atto della scelta da parte del consumatore”.

Il motivo di questo impedimento voluto dal legislatore e ribadito in questa sentenza dal Tribunale dell’Unione Europea, è quello di evitare che vengano tutelate come marchio (ossia senza limiti di tempo) delle forme che invece dovrebbero essere registrate come disegni/modelli ottenendo in tal modo una tutela per un periodo limitato di tempo (massimo 25 anni).

Marchio di forma tutelabile anche come opera autoriale: il caso “Vespa” della Piaggio

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In alcuni casi, laddove la forma del prodotto possegga un carattere creativo ed un valore artistico molto particolare, è possibile ottenere sulla stessa forma non solo la protezione come marchio tridimensionale ma anche come opera autoriale tutelabile attraverso il diritto d’autore. È questo il caso, ad esempio, della famosa “Vespa” della Piaggio, portato avanti da noi di Jacobacci & Partners. La Corte d’Appello di Torino nella recente sentenza 677/2019 ha confermato, infatti, quanto già statuito dal giudice di primo grado, ossia che la forma della Vespa è sicuramente nata solo come oggetto di design industriale. Tuttavia, nel corso dei decenni ha ricevuto talmente tanti riconoscimenti da essere diventata un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano. Queste caratteristiche, dunque, consentono alla “Vespa” di essere considerata una vera e propria opera d’arte tutelabile con il diritto d’autore.

In conclusione, la tutela dei marchi tridimensionali è generalmente possibile, ma ci sono diverse problematiche legate alla tutela di tali rappresentazioni tridimensionali. Pertanto, è importante rivolgersi a professionisti del settore che possano aiutarci a capire qual è la strategia migliore da adottare sulla base delle esigenze e degli obiettivi della nostra azienda.

 

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