15 aprile 2020 Marchi Gabriele Borasi

La registrazione di un marchio consente al titolare di avere un’esclusiva sul mercato su un determinato segno distintivo (espressione o logo che sia). Uno dei requisiti per la valida registrazione e, quindi, per il legittimo utilizzo di un marchio è infatti la novità, ovvero il fatto che il marchio non sia stato registrato oppure utilizzato (con notorietà nazionale) da terzi soggetti in precedenza. La novità assume quindi un ruolo di enorme importanza.

Perché è importante che un marchio sia nuovo? Perché prima della registrazione è fondamentale sapere se terzi siano titolari di un segno distintivo identico o simile - e quindi confondibile - con il marchio che si intende registrare, onde evitare di subire spiacevoli e costose azioni di nullità del marchio o di contraffazione da parte di terzi titolari di un marchio anteriore.

Ma, giunti a questo punto, sorge spontanea un’altra domanda: come si può sapere se un marchio è nuovo? Per farlo, è necessario compiere la cosiddetta ricerca di anteriorità dei marchi, ossia un’indagine che passi sia per i registri nazionali dei titoli di proprietà intellettuale sia sui registri dei nomi a dominio e delle denominazioni sociali che riveli precedenti registrazioni da parte di altri soggetti.

 

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Modalità e tipologie delle ricerche di anteriorità dei marchi

La ricerca di anteriorità è svolta da un consulente specializzato in proprietà intellettuale e dovrà tenere conto di due elementi fondamentali: l’elemento denominativo (ad esempio, la parola “Ferrari” per il noto marchio automobilistico) e l’elemento figurativo (ad esempio, lo scudetto a fondo giallo con il celeberrimo cavallino nero di Ferrari).

Inoltre, la ricerca di anteriorità dei marchi può essere condotta secondo tre differenti modalità:

  1. Ricerca per identità: ovvero la ricerca dell’esistenza di un marchio identico a quello oggetto della ricerca (rimanendo sull'esempio precedente, tutti i marchi contenenti la parola “Ferrari” presenti nei registri);

  2. Ricerca per similitudine: una ricerca più elaborata e approfondita che terrà conto di tutti i marchi simili dal punto di vista denominativo (ad esempio, il marchio Microsoft e Macrosoft) e fonetico (marchi Philips e Filips) al marchio oggetto di ricerca.

  3. Ricerca figurativa: una ricerca che evidenzierà tutti i marchi simili dal punto di vista figurativo al marchio oggetto di ricerca (ad esempio, il cavallino rampante della Ferrari).

Come calibrare la ricerca di anteriorità

Un marchio viene depositato per determinate classi di prodotti (ad esempio cibo, prodotti cosmetici…) o servizi (servizi finanziari, immobiliari…) e in determinati territori (Italia, Francia, Giappone, l’intera Unione Europea), a seconda delle esigenze del titolare del marchio, e quindi sulla base di una strategia pianificata con il proprio consulente di proprietà intellettuale.

La ricerca di anteriorità dei marchi potrà essere quindi circoscritta alle classi merceologiche di interesse e a quelle a queste affini e limitatamente al territorio nel quale si intende far valere il marchio. Non bisogna però sottostimare la portata e gli investimenti in una ricerca di anteriorità. Anzi, è preferibile investire risorse in ricerche ad ampio spettro, sia dal punto di vista delle classi interessate che con riferimento al territorio, per anticipare future iniziative di espansione della propria attività (ad esempio, la volontà da parte di una società di espandersi ad altre classi di prodotti o servizi mantenendo il medesimo brand).

Principio di unitarietà dei segni distintivi: un caso di successo firmato Jacobacci & Partners

La ricerca di anteriorità dovrà essere estesa, per il principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 del Codice di Proprietà Industriale), non solo ai marchi identici o simili anteriori ma a tutti i segni distintivi, con ciò intendendosi la ragione sociale di un’impresa, l’insegna e i nomi a dominio. Particolare importanza assumono i nomi a dominio che per loro natura non hanno un uso territorialmente limitato (nonostante si possa discutere del diverso ambito territoriale delle estensioni nazionali, ad esempio .it, .fr, .de…).

Un nome a dominio registrato in data anteriore può costituire una causa di nullità di un marchio registrato successivamente per prodotti e/o servizi identici o simili. In tal senso, Jacobacci & Partners ha assistito con successo un importante editore italiano in un complesso caso riguardante proprio l’anteriorità di un nome a dominio sul marchio del proprio cliente. In particolare, era accaduto che in occasione del lancio di una nota rivista, la ricerca di anteriorità, opportunamente commissionata dall’editore, aveva fatto emergere un nome a dominio registrato anteriormente da una piccola società avente ad oggetto (sfortunatamente) un marchio identico a quello della futura rivista.

La strategia di Jacobacci & Partners è stata quella di intavolare una trattativa con il titolare del nome a dominio incaricando una “società-schermo” di condurre formalmente la trattativa, mantenendo quindi nascosta l’identità dell’editore. Diversamente, rivelare l’identità dell’editore avrebbe inevitabilmente alzato a dismisura le pretese economiche della piccola società titolare del nome a dominio e i conseguenti costi dell’operazione. Dopo una lunga trattativa, l’editore è riuscito ad ottenere il trasferimento della titolarità del nome a dominio ad un costo ragionevole e senza alcuna azione legale, scelta quest’ultima che si sarebbe rivelata economicamente poco conveniente e dagli esiti molto incerti.

Meglio prevenire che curare!

Lo svolgimento di attività di ricerca di anteriorità è quindi un’attività assolutamente necessaria prima della registrazione e dell’utilizzo di un marchio. I costi di una causa di nullità di marchio o di contraffazione sono molto più alti di quelli di una ricerca di anteriorità dei marchi. E, come dice il noto proverbio, è meglio prevenire che curare. Il caso della casa editrice italiana rappresentato poco sopra è esemplare: gli ingenti investimenti sostenuti in attività di promozione di un nuovo brand (ad esempio l’utilizzo in campagne pubblicitarie o l’apposizione del marchio sul prodotto), senza una ricerca di anteriorità che ha avvertito tempestivamente dell’esistenza di un nome a dominio precedentemente registrato, sarebbero, infatti, andati in fumo.

Un futuro contenzioso avrebbe potuto esporre l’editore ad un provvedimento giudiziale di inibitoria all’uso del marchio e di conseguente distruzione di tutti i beni contraddistinti dal marchio contestato, oltre ad un eventuale risarcimento del danno e restituzione delle spese di lite a controparte.

 

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