Come proteggere un marchio con l'anti-contraffazione

Molte imprese investono poche risorse nella tutela di un asset aziendale rilevantissimo: la proprietà intellettuale. Indipendentemente dal core business della propria azienda la proprietà intellettuale ha, infatti, un ruolo cruciale: un marchio, sia che contraddistingua prodotti manifatturieri sia app per smartphone, è portatore di un messaggio in grado di trasmettere immediatamente una sequenza di informazioni univoche al consumatore.

Proprio con riferimento ai marchi, l’importanza di una registrazione tempestiva è fondamentale per evitare e prevenire odiosi fenomeni di contraffazione del marchio. Il primo step per la sua tutela è, dunque, la registrazione presso gli uffici competenti.

Le tipologie di marchi registrati

A seconda dell’estensione territoriale, esistono diverse tipologie di marchi registrati:

1. marchio nazionale, registrato presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). La validità e la tutela del marchio contro la contraffazione è limitata al solo territorio italiano;

2. marchio europeo, registrato presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office). La validità e la tutela del marchio è estesa all’intero territorio dell’Unione Europea;

3. marchio “internazionale”: una procedura gestita dal WIPO (World Intellectual Property Organization) che consente, mediante un’unica domanda internazionale, di depositare un marchio nei ben 117 Paesi aderenti all'Unione di Madrid.

I vantaggi derivanti dalla registrazione del marchio

La registrazione semplifica notevolmente la tutela del marchio nei fenomeni di contraffazione, sia in ambito doganale sia nei procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria civile e penale. Ciò perché la registrazione permette di ottenere un certificato con una data di deposito e di registrazione certa da utilizzare nei confronti dei contraffattori. In mancanza di questa, dovrà essere fornita la prova documentale (per nulla semplice!) da parte dell’azienda di un utilizzo costante e diffuso del proprio marchio.

Il marchio non registrato gode di una tutela molto ridotta nel nostro Paese ed espone un’azienda ad attività di contraffazione del marchio tanto facili quanto illecite. La prima regola per la tutela del marchio è, quindi, procedere con la registrazione prima o subito dopo la diffusione dello stesso sul mercato.

In alcuni Stati esteri, tra cui la Cina per esempio, il marchio non registrato non gode di alcuna tutela. Accade, quindi, spesso che un distributore o un agente estero registri il marchio del proprio committente, impedendo al legittimo titolare del marchio di accedere allo Stato estero con i propri prodotti, che rimangono bloccati in dogana. Una situazione paradossale, certo, ma non una novità per gli operatori del settore.

Le modalità di tutela del marchio

La tutela del marchio registrato contro la contraffazione può avvenire in via preventiva mediante il controllo dell’Agenzia delle Dogane. Qualora un’azienda abbia un fondato sospetto che stiano per entrare merci contraffatte nel territorio italiano può fare istanza all’Agenzia delle Dogane, sulla base del Regolamento UE n. 608/2013, per fare controllare, per un periodo di tempo di un anno (rinnovabile), le merci in entrata e procedere a sospendere lo svincolo o a bloccare le merci effettivamente contraffatte. Per ottenere questo servizio di sorveglianza doganale è necessario essere titolari di un marchio registrato e presentare una domanda di intervento all’Agenzia delle Dogane.

Successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci è possibile procedere con la distruzione dei beni qualora l’importatore confermi che si tratti di merci contraffatte e sia d’accordo per la distruzione. In mancanza, il titolare del marchio registrato potrà avviare un procedimento di accertamento dell’attività di contraffazione del marchio per poter procedere con la distruzione dei beni.

La tutela del marchio registrato può avvenire poi mediante l’Autorità Giudiziaria. È possibile, infatti, ricorrere al giudice civile per ottenere, in via cautelare (quando vi siano ragioni di urgenza), il sequestro dei beni contraddistinti da marchi contraffatti, nonché la descrizione dei beni contraffatti ad opera dell’Ufficiale Giudiziario senza alcun preavviso per il contraffattore. È possibile, inoltre, ottenere, sempre in via cautelare, un provvedimento inibitorio del giudice che ingiunga al contraffattore di astenersi dal proseguire l’attività contraffattiva, a pena di sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo o per ogni illecito ulteriore. I procedimenti cautelari sono molto rapidi (da due settimane a 4 mesi) e consentono a un’azienda di ottenere una decisione compatibile con i tempi del proprio business.

La contraffazione del marchio online

Non va poi dimenticato che una buona parte dell’attività contraffattiva globale avviene online, sia con la registrazione di nomi a dominio fasulli sia mediante la vendita di prodotti a marchio contraffatto.

Quanto alla prima attività, si tratta del cosiddetto cybersquatting che ha molteplici forme: dalla registrazione del marchio altrui con diverse estensioni (ad esempio, marchio.it, marchio.com, marchio.fr) ad attività di cosiddetto typosquatting ossia la registrazione di nomi a dominio contenenti piccole variazioni rispetto al brand originale (ad esempio www.cocacla.com invece di “Coca Cola”, inserendo banner pay-per-click o contenuti diffamatori). Inoltre, come detto, l’attività di contraffazione online si esprime anche con la vendita di prodotti non originali su marketplace online.

Per prevenire tali inconvenienti è fortemente consigliabile attivare un servizio di sorveglianza del proprio brand online. L’attività di sorveglianza in passato veniva svolta manualmente con grande dispendio di tempi e costi e con efficacia limitata. Oggi con gli strumenti di AI (Artificial Intelligence) questa attività viene svolta in maniera automatizzata, previa autorizzazione del titolare del segno distintivo. Questo permette di essere molto più incisivi in termini di costi, tempi e intervento.

Come si è visto, i vantaggi derivanti da una tempestiva registrazione del marchio sono molteplici: è quindi fondamentale rivolgersi ad una società specializzata per la pianificazione strategica e la gestione del proprio portafoglio marchi aziendale.