Registrare in modo tempestivo il proprio marchio e attivare servizi di sorveglianza, online e non, è fondamentale per prevenire e contrastare i fenomeni di contraffazione del marchio.
Registrare il marchio: il primo passo per la tutela del brand
Il primo step per la tutela è, ovviamente, la registrazione del marchio presso gli uffici competenti, scegliendo l’ambito territoriale di tutela (nazionale, europeo o internazionale).
La registrazione semplifica notevolmente la tutela del marchio nei fenomeni di contraffazione, sia in ambito doganale sia nei procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria civile e penale. Questo perché la registrazione permette di ottenere un certificato con una data di deposito e di registrazione certa, da utilizzare nei confronti dei contraffattori.
È possibile tutelare un marchio non registrato?
In mancanza di un certificato di registrazione del marchio, dovrà essere fornita la prova documentale da parte dell’azienda di un utilizzo costante e diffuso del proprio marchio, ma questa procedura non è per nulla semplice. È necessario fornire prove concrete, come fatture, campagne pubblicitarie e presenza sul mercato, per dimostrare l'uso del segno.
Si tratta di quello che viene definito “marchio di fatto”, ovvero un segno distintivo che viene utilizzato nel mercato da un’azienda, senza essere stato registrato.
Il marchio non registrato gode di una tutela molto ridotta nel nostro Paese. La prima regola per la tutela del marchio è, quindi, procedere con la registrazione prima o subito dopo la diffusione dello stesso sul mercato.
In alcuni Stati esteri, tra cui la Cina per esempio, il marchio non registrato non gode di alcuna tutela. Accade, quindi, spesso che un distributore o un agente estero registri il marchio del proprio committente, impedendo al legittimo titolare del marchio di accedere allo Stato estero con i propri prodotti, che rimangono bloccati in dogana. Una situazione paradossale, certo, ma non una novità per gli operatori del settore.
Registrare il marchio nei Paesi strategici per il proprio business è quindi un passaggio fondamentale per evitare blocchi doganali, azioni legali e danni alla reputazione. Una corretta strategia di registrazione internazionale previene situazioni di questo tipo e protegge gli investimenti aziendali.
Sorveglianza doganale: come bloccare le merci contraffatte
La tutela del marchio registrato contro la contraffazione può avvenire in via preventiva mediante il controllo dell’Agenzia delle Dogane. Qualora l'azienda abbia un fondato sospetto che stiano per entrare merci contraffatte nel territorio italiano può fare istanza all’Agenzia delle Dogane.
Sulla base del Regolamento UE n. 608/2013, può far controllare le merci in entrata per un anno (rinnovabile), e procedere a sospendere lo svincolo o a bloccare le merci effettivamente contraffatte.
Per ottenere questo servizio di sorveglianza doganale è necessario essere titolari di un marchio registrato e presentare una domanda di intervento all’Agenzia delle Dogane.
Successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci è possibile procedere con la distruzione dei beni, qualora l’importatore confermi che si tratti di merci contraffatte e sia d’accordo per la distruzione. In mancanza, il titolare del marchio registrato potrà avviare un procedimento di accertamento dell’attività di contraffazione del marchio per poter procedere con la distruzione dei beni.
Sequestro di beni contraffatti
La tutela del marchio registrato può avvenire poi mediante l’Autorità Giudiziaria. È possibile, infatti, ricorrere al giudice civile per ottenere, in via cautelare (quando vi siano ragioni di urgenza), il sequestro dei beni contraddistinti da marchi contraffatti, nonché la descrizione dei beni contraffatti ad opera dell’Ufficiale Giudiziario senza alcun preavviso per il contraffattore.
È possibile, inoltre, ottenere, sempre in via cautelare, un provvedimento inibitorio del giudice che ingiunga al contraffattore di astenersi dal proseguire l’attività contraffattiva, a pena di sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo o per ogni illecito ulteriore.
I procedimenti cautelari sono molto rapidi (da due settimane a 4 mesi) e consentono a un’azienda di ottenere una decisione compatibile con i tempi del proprio business.
Contraffazione online: come difendersi da cybersquatting e marketplace abusivi
Oggi una buona parte dell’attività contraffattiva globale avviene online, sia con la registrazione di nomi a dominio fasulli sia mediante la vendita di prodotti a marchio contraffatto.
Nomi a dominio falsi (cybersquatting)
Il cosiddetto cybersquatting può assumere molteplici forme, quali:
- registrazione del marchio altrui con diverse estensioni (ad esempio, marchio.it, marchio.com, marchio.fr)
- typosquatting, ossia la registrazione di nomi a dominio contenenti piccole variazioni rispetto al brand originale (ad esempio www.cocacla.com invece di “Coca Cola”, inserendo banner pay-per-click o contenuti diffamatori).
E-commerce
Inoltre, come detto, l’attività di contraffazione online si esprime anche con la vendita di prodotti non originali su marketplace online.
La recente “Raccomandazione per combattere la contraffazione e rafforzare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale” adottata lo scorso 19 marzo 2024 dalla Commissione Europea (C(2024)1739 evidenzia l’urgenza di adottare un approccio integrato per combattere la contraffazione, combinando strategie legali, collaborazione con le autorità e l’uso di tecnologie avanzate.
Per approfondire leggi anche: Allarme contraffazione: la Commissione europea fa sentire la sua voce
Servizi di sorveglianza del marchio
Per prevenire tali inconvenienti è fortemente consigliabile attivare un servizio di sorveglianza del marchio, di fondamentale importanza per venire a conoscenza in tempo di registrazioni o di utilizzi di segni distintivi identici o simili al proprio
L’attività di sorveglianza in passato veniva svolta manualmente con grande dispendio di tempi e costi e con efficacia limitata. Oggi con gli strumenti di AI (Artificial Intelligence) questa attività viene svolta in maniera automatizzata, previa autorizzazione del titolare del segno distintivo. Questo permette di essere molto più incisivi in termini di costi, tempi e intervento.
Anti contraffazione: una strategia integrata di tutela
La lotta alla contraffazione richiede un approccio strategico e integrato: prima di tutto, registrare il marchio in tutti i Paesi rilevanti per il proprio business. Poi, attivare servizi di sorveglianza doganale e di monitoraggio online per individuare tempestivamente le violazioni, contrastare il cybersquatting e bloccare la diffusione di merci contraffatte.
Come si è visto, la registrazione tempestiva del marchio è il primo, fondamentale passo per proteggere il valore del brand e prevenire i rischi legati alla contraffazione. Ma non basta: una tutela efficace richiede il supporto di una società specializzata, in grado di offrire una consulenza completa per la pianificazione strategica, la registrazione e la gestione del portafoglio marchi aziendale.
Per maggiori informazioni su come proteggere il tuo marchio registrato e contrastare la contraffazione, richiedi un preventivo gratuito a un professionista Jacobacci & Partners.
Articolo di: Gabriele Borasi
