19 agosto 2020 Marchi Stefano Giro

I requisiti di validità del marchio: la novità

La registrazione è un’attività necessaria per ottenere la tutela del marchio. Non tutti sanno che un marchio, per essere valido e difendibile nei confronti di terze parti, deve avere i requisiti previsti dalla legge: novità, capacità distintiva e liceità.

Per quanto concerne la novità, è necessario che lo stesso non sia stato registrato o utilizzato da altri in precedenza.

L’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale definisce il concetto di novità dei marchi. Semplificando quanto contenuto nell’art. 12, che è molto articolato, non possono essere registrati come marchi:

1) marchi anteriori registrati o depositati

2) marchi di fatto (ovvero solo usati), o altri segni distintivi

Emerge dall’articolo 12 del Codice della Proprietà Industriale l’esistenza di una casistica molto ampia di impedimenti alla registrazione del marchio.

È quindi facile e frequente ricadere in una delle casistiche sopra indicate.

L’approccio dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

Nonostante la novità sia un requisito di validità della registrazione del marchio, al momento del deposito di una domanda di registrazione di marchio, né l’UIBM (Ufficio marchi italiano) né l’EUIPO effettuano controlli per verificare la preesistenza di marchi identici o simili (Citazione 1) nel proprio registro. Ciò a differenza di quanto avviene, ad esempio, in USA o in Cina.

Il rischio che vengano registrati marchi identici o molto simili tra loro è quindi molto alto. Questo ha un forte impatto sulla tutela del marchio. Infatti, nel caso in cui il titolare di un marchio tolleri per cinque anni l’esistenza sul mercato di un marchio registrato successivamente uguale o simile, tale secondo marchio può risultare così “convalidato” e non potrà più essere contestato da chi ha registrato per primo.

Esiste un modo per prevenire fenomeni di convalidazione del marchio e in generale per venire a conoscenza in tempo di registrazioni o di utilizzi di segni distintivi identici o simili al proprio: la sorveglianza del marchio.

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I servizi di sorveglianza del marchio

È importante che il titolare di un marchio registrato tutelare il proprio marchio contro terzi che registrino o utilizzino un marchio identico o simile. Ciò è possibile attivando un servizio di sorveglianza marchi con un consulente di proprietà industriale.

Jacobacci & Partners svolge un servizio di sorveglianza marchi sia a livello italiano, sia mondiale, nei territori di interesse del cliente.

Il cliente riceve periodicamente segnalazioni relative a qualsiasi domanda di marchio depositata in data successiva alla propria e che possa costituire un pericolo per il proprio marchio. 

Ogni segnalazione è tempestiva e permette di attivare procedure amministrative di opposizione alla registrazione (Estratto) che in Italia sono possibili entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa di una domanda di registrazione di marchio. Tali procedure amministrative hanno un costo molto inferiore rispetto alle azioni giudiziali e possono rappresentare una soluzione rapida ed efficace contro possibili registrazioni da parte di terzi.

Inoltre, ogni segnalazione nel servizio di sorveglianza marchi viene corredata da una descrizione del grado di pericolosità del nuovo marchio, basato sulla vicinanza dei prodotti e servizi rivendicati dal nuovo marchio. Per esempio, il marchio “Tizio” registrato per contraddistinguere saponi, e il marchio “Tito”, registrato per contraddistinguere servizi di consulenza, pur essendo simili non hanno un alto grado di pericolosità. Diverso sarebbe se i marchi “Tizio” e Tito” fossero stati depositati entrambi per servizi di consulenza. In tal caso, il grado di pericolosità sarebbe decisamente più alto.

Sulla base del risultato della sorveglianza di marchio è possibile definire la strategia più adatta nei confronti della nuova registrazione, che può, ad esempio, consistere in un contatto informale con controparte, in una lettera di diffida da parte di un avvocato, in una opposizione marchio o in altro atto da valutarsi di volta in volta.

Medesimo servizio di sorveglianza può essere effettuato anche con riferimento ai nuovi nomi a dominio registrati, indipendentemente dall'estensione (.com, .it, .net, ecc…), nonché, anche, a denominazioni sociali.

Agire con tempestività contro registrazioni di marchi o di nomi a dominio effettuate da terzi, grazie ad un servizio di sorveglianza, come si è visto, è fondamentale. 

Va infatti ricordato che le imitazioni di marchio possono provocare nei consumatori gravi fenomeni di confusione con conseguente sviamento della clientela.

Inoltre, l’utilizzo indiscriminato da parte di terzi di un marchio comporta fenomeni di cd. volgarizzazione che conduce alla decadenza del marchio (come è avvenuto per esempio nel caso del marchio Cellophane, che oggi identifica categorie generiche di prodotti). Si tratta di un esito davvero infausto nel quale nessun titolare di marchio vorrebbe imbattersi.

 

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