Scegliere il nome di un brand è spesso un atto creativo, dettato da motivazioni di marketing quando non addirittura personali. Ma trasformare quel nome in un marchio registrato richiede rigore e metodo. La domanda è semplice: “Come faccio a sapere se posso usare legalmente il nome che ho scelto?”.
Prima di lanciare un nuovo progetto sul mercato, è fondamentale verificare se il nome è già stato registrato da altri. Usare un nome già tutelato da un altro soggetto può portare a opposizioni, nullità o anche cause legali lunghe e costose, specialmente se ci si scontra con grandi aziende.
La buona notizia? Non è necessario che il nome sia completamente nuovo, a livello globale.
Se è stato registrato in Paesi diversi, o per classi merceologiche diverse, potresti comunque registrarlo, ma con alcune accortezze da conoscere.
Le tre fasi per registrare un nome
Il processo per tutelare un nome come marchio segue tre fasi principali:
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Brand naming
Scegliere un nome distintivo, coerente e originale. Se non sai da dove partire, leggi il nostro approfondimento su come scegliere un nome registrabile come marchio. -
Verifiche legali
Verificare, attraverso ricerche di anteriorità, se un nome identico o simile a quello scelto è già stato depositato o registrato da terzi e analizzare il rischio di conflitti -
Deposito del marchio
Presentare la domanda presso l’ufficio competente: UIBM, EUIPO, o WIPO o Ufficio marchi estero a seconda della protezione e del mercato di interesse.
Ogni fase richiede attenzione, competenze specifiche e, spesso, il supporto di un consulente legale in proprietà intellettuale.
E’ bene sapere che, in molti paesi, gli Uffici marchi non svolgono un esame preventivo sulle domande di marchio e non bloccano d’ufficio la registrazione di marchi identici o simili a nomi già protetti. In teoria, potresti anche tentare di registrare il marchio “Nike” per scarpe da ginnastica o “Apple” per un brand di computer, e la domanda verrebbe comunque accettata in fase preliminare. I problemi, com’è facile immaginare, sorgerebbero poco dopo.
Perché non basta “cercare su Google” (e neppure controllare il dominio)
Immaginiamo dunque che tu abbia scelto un nome che ti piace, come verificare se è libero?
Ricerca su Google
Un controllo preliminare è certamente utile per evitare di adottare nomi già molto usati nel tuo settore. Se da una rapida ricerca su Google emergono altre aziende con lo stesso nome, che vendono il tuo stesso prodotto, probabilmente dovrai pensare a un’alternativa. Tuttavia, il fatto di trovare su Google un nome identico al tuo non implica necessariamente che si tratti di un marchio registrato, o di un marchio registrato nel tuo settore e nel tuo Paese.
Dominio libero
Contrariamente a quanto spesso si crede, anche il fatto che un dominio come www.nomebrand.com sia occupato non è uno stop assoluto. Potresti comunque trovare varianti efficaci, ad esempio cambiando l’estensione del dominio oppure aggiungendo una seconda parola relativa al tuo servizio, e continuare ad usare il naming che hai scelto. Ovvio che se, invece, si rischia confusione tra due siti che offrono servizi o prodotti simili è meglio cercare un’alternativa
La verità è che questo tipo di ricerche empiriche possono essere utili in una prima fase del processo di brand naming, per fare una scrematura tra le proposte, ma non sono sufficienti.
Prima di procedere è necessario fare chiarezza su altri aspetti che regolano la registrazione dei marchi.
Classi di Nizza e ambiti territoriali: cosa tuteli davvero quando registri un nome?
Come dicevamo prima, registrare un nome non implica una protezione automatica su tutto, ovunque. Al tempo stesso, il fatto che un nome “sia già stato registrato” non significa necessariamente che tu non possa usarlo.
Serve restringere l’ambito di azione, specificando:
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le classi merceologiche (Classificazione di Nizza), che indicano per quali beni o servizi il marchio sarà tutelato. Ad esempio, il nome “Ferrari” è registrato per le auto, ma esiste anche un Ferrari Spumante o un Ferrari Formaggi, registrati in classi merceologiche diverse.
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l’ambito territoriale: solo in Italia, in Europa o a livello globale?
In primo luogo, dunque, è necessario scegliere i Paesi e le classi merceologiche per le quali si vuole richiedere tutela.
Ovviamente, i costi aumentano all’aumentare dell’estensione territoriale e delle classi merceologiche richieste. Pertanto, può essere utile rivolgersi a un consulente esperto in Proprietà Intellettuale per definire insieme la miglior strategia d’azione.
Poniamo che si sia deciso di registrare un marchio europeo, nella classe 33 (quella dei vini per intenderci). Come scoprire se il nome che hai scelto è libero?
Le verifiche su banche dati online
Esistono banche dati online che raccolgono i marchi registrati nell’Unione Europea e non solo, consultabili gratuitamente da chiunque. Si tratta di un servizio molto utile e, se ti sei rivolto a un brand naming expert, è buona prassi che vengano svolte ricerche preliminari su queste fonti. Tuttavia, anche questo passaggio non è sufficiente.
In primis, bisogna avere una certa padronanza dell’argomento per effettuare le ricerche online. Inoltre, i dati disponibili gratuitamente potrebbero non essere completamente esaustivi e aggiornati e infine, è difficile tramite queste ricerche individuare i nomi non identici ma simili.
Ricerche di anteriorità: identità e similitudine
Una verifica accurata richiede strumenti professionali e una conoscenza approfondita dei meccanismi che regolano la Proprietà Intellettuale. Le ricerche di anteriorità si articolano in due livelli:
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Identità: il nome è identico a uno già registrato?
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Similitudine: il nome è simile foneticamente, visivamente o concettualmente a uno esistente?
Un esempio recente è quello che ha visto contrapporsi i marchi MK Michael Kors e MK Michael Michele, dove la somiglianza fonetica e concettuale ha portato all’annullamento del marchio più recente.
Inoltre, anche marchi registrati in classi diverse possono generare conflitti, come spieghiamo nell’articolo “Non è solo una questione di classe”.
Cosa succede se registro un nome già registrato da terzi?
Come anticipato, gli Uffici Marchi non bloccano d’ufficio nuove domande identiche o simili a marchi anteriori. È onere dei titolari di marchi monitorare le nuove domande e valutare, in caso, di intervenire. Possibili azioni potrebbero essere:
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Opposizione: entro 3 mesi, un titolare anteriore può bloccare la tua domanda.
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Nullità: anche anni dopo, la tua registrazione può essere annullata se viola diritti anteriori.
In entrambi i casi, potresti dover cambiare nome, rifare logo e materiali e sostenere spese legali rilevanti.
Costruisci un marchio difendibile nel tempo
Scegliere il nome giusto e tutelarlo nel migliore dei modi è una scelta strategica, che dura nel tempo. Registrare un nome senza verifiche è una scorciatoia che può costare caro. Se stai lanciando un nuovo brand, richiedi una consulenza personalizzata: noi di Jacobacci & Partners possiamo accompagnarti dalla scelta del naming alla sua tutela come marchio, per valorizzare al massimo i tuoi asset IP.
