30 marzo 2021 Marchi Luca Mariani
Webinar-tutela-segni-distintivi

Luca Mariani interviene sul tema "Come e perché registrare un marchio d'impresa. Consigli utili per non addetti ai lavori." in occasione di un webinar organizzato da Jacobacci & Partners in collaborazione con CSC Centro Servizi Impresa, Griffeshield e Studio Legale Jacobacci & Associati.

Relatore: Luca Mariani - Jacobacci & Partners

Programma:

  • il marchio registrato: dal deposito alla concessione
  • la Classificazione di Nizza
  • la tutela nazionale e internazionale
  • gli strumenti di difesa del marchio registrato

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L'intervento di Luca Mariani

Forse già saprete che esiste un Ordine dei Consulenti specializzati in Proprietà Industriale e abilitati a rappresentare le imprese davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che è un organo amministrativo che fa parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’Albo dei Consulenti si divide in due sezioni: la sezione marchi e la sezione brevetti: io faccio parte della sezione marchi e mi occupo di segni distintivi, indicazioni geografiche, disegni e modelli.
Oggi però ci concentreremo solo sui marchi, che sono riconducibili alla più ampia categoria dei segni distintivi.

SLIDE 3 – CHE COS’È IL MARCHIO?

Che cos’è il marchio? Il marchio è un segno distintivo, cioè un segno di riconoscimento che permette di distinguere i prodotti e i servizi di una determinata impresa da quelli provenienti da imprese concorrenti.
Quando un’impresa crea un prodotto oppure offre un servizio per renderlo riconoscibile lo associa ad un marchio, che può essere posizionato sul prodotto oppure sulla confezione, spesso anche sul catalogo e sul materiale promozionale, invece – quando si tratta di servizi – il marchio viene generalmente posizionato su supporti di vario tipo che sono presenti nel luogo dove si presta un servizio.
La funzione del marchio, ovviamente è quella di mettere in risalto il prodotto o il servizio e di creare un collegamento con l’impresa che lo ha generato.
Così, quando il consumatore entra in contatto con il prodotto o il servizio può facilmente individuarlo e acquistarlo. Poi, se il prodotto o il servizio è soddisfacente, potrà ripetere l’esperienza di acquisto e consigliarlo ai conoscenti semplicemente specificando il marchio.

SLIDE 4 – TIPOLOGIE DI MARCHIO (1)

I marchi possono manifestarsi in diverse configurazioni. Quindi, procediamo con una panoramica sui tipi di marchio, partendo dai più richiesti dalle imprese italiane.
Il primo tipo è il marchio denominativo, che è costituito solo parole, lettere, numeri, segni di punteggiatura e caratteri standard che si trovano sulla tastiera di un computer. La particolarità di questo marchio è che conferisce al titolare un diritto di esclusiva sulla parola o sulla combinazione di parole in qualsiasi possibile resa grafica. Ad esempio, nel caso di ADIDAS o NIKE, i rispettivi titolari potranno utilizzare questi termini in qualsiasi carattere tipografico, colore e dimensione e nessun altro potrà utilizzare queste parole anche adottando una grafica diversa da quella tipicamente impiegata dalle titolari.
Anche il marchio figurativo, che viene comunemente definito logo o pittogramma, è una delle tipologie più ricorrenti e si compone meramente di un elemento grafico, cioè di un disegno o di un’immagine, come il trifoglio dell’ADIDAS oppure il celebre swoosh della NIKE.
In terza posizione, troviamo invece il marchio misto figurativo – denominativo, che praticamente nasce dalla combinazione delle due precedenti tipologie e, infatti, è costituito da una combinazione di parole e immagini. In questo caso, la tutela della registrazione coprirà il marchio nel suo complesso determinato dall’unione di parti visive e fonetiche.

SLIDE 5 – TIPOLOGIE DI MARCHIO (2)

Ci sono poi delle tipologie di marchio meno frequenti ma che comunque hanno una certa rilevanza, ad esempio troviamo:
Il marchio di forma costituito da una forma tridimensionale, del prodotto o dei suoi imballaggi. Il marchio di forma è tipicamente usato per i contenitori come le bottiglie – si pensi alla bottiglietta di vetro della Coca-Cola – o ai flaconi di profumo – si pensi alle boccette a forma di torso delle fragranze di Jean-Paul Gaultier. I profili di questi flaconi sono così singolari che i consumatori, quando li vedono nelle riviste e nei negozi, riconoscono subito il prodotto come proveniente da quella determinata impresa.
Il marchio di posizione invece è costituito da un elemento che viene posizionato o apposto con specifiche modalità sul prodotto stesso. Un esempio tipico può essere quello della linguetta rossa apposta longitudinalmente sul tallone delle scarpe di Prada.
Il marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un elemento o un insieme di elementi che si ripetono regolarmente e che formano una trama riconoscibile. Questo è normalmente utilizzato per rendere riconoscibili i tessuti di articoli di abbigliamento o il pellame degli articoli di pelletteria. A titolo di esempio, possiamo citare la celebre trama monogramma di Louis Vuitton oppure anche le iniziali di Guccio Gucci.
Il marchio di colore è un marchio costituito esclusivamente da una specifica tonalità cromatica o da una combinazione di due tonalità cromatiche. Questi marchi normalmente diventano riconoscibili solo grazie ad ingenti investimenti in ambito promozionale e pubblicitario, attraverso i quali acquisiscono quella che viene definita capacità distintiva. Si pensi al rosso LOUBOUTIN per le suole di scarpe, oppure in questo caso la combinazione verde-giallo di John Deere per macchine agricole.

SLIDE 6 – PERCHÉ REGISTRARE IL MARCHIO?

Parliamo ora dei vantaggi che derivano dalla registrazione del marchio.
Prima di tutto il processo di registrazione del marchio, in sé stesso, comporta una spesa contenuta, infatti, le tasse ufficiali per una domanda di marchio italiano ammontano a poche centinaia di euro.
A fronte di una spesa iniziale contenuta, il marchio entra a far parte del patrimonio immateriale dell’impresa e con il tempo – grazie alla graduale acquisizione di quote di mercato e al conseguimento di una certa reputazione nel pubblico – il valore del marchio aumenta, così come il patrimonio aziendale. Tendenzialmente un marchio più è datato e maggiore è il suo valore e, quindi, in caso di futura vendita, maggiore sarà anche il suo prezzo.
La registrazione del marchio permette anche di consolidare l’immagine e la reputazione dell’azienda. Infatti, la costituzione e il mantenimento in vita di un portafoglio di marchi registrati è un indicatore della serietà e dell’affidabilità di un’azienda e costituisce un deterrente per i potenziali concorrenti che potrebbero essere interessati ad adottare un marchio simile o identico.
Con l’attestato di registrazione si può accedere a forme di tutela anche di carattere privato come il Brand Registry di Amazon, che consente di intercettare episodi di contraffazione avvenuti sulla piattaforma di questo e-commerce.
Il vantaggio più grande rimane comunque quello della presunzione di validità. La tutela di un marchio italiano registrato, infatti, decorre da una data certa, cioè quella del deposito della domanda di marchio e si applica in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Al contrario, il marchio non registrato non gode di una presunzione di validità e, all’occorrenza, la sua esistenza dovrà essere comprovata dal titolare producendo cospicuo materiale probatorio, che dimostri con precisione in quale area geografica e per quanto tempo è stato utilizzato il marchio.
La protezione del marchio registrato prosegue anche se il marchio è usato poco e anche se non è notorio. Invece, il marchio non registrato è protetto solamente se e quando è stato usato in intenso e costante per un periodo di tempo significativo, in modo che esso abbia acquisito un certo livello di riconoscimento nel pubblico.

SLIDE 7 – CONCETTI DI BASE (1)

Molto brevemente vediamo due concetti fondamentali che bisogna tenere a mente quando si tratta di marchi:
Il primo è che il marchio è un diritto territoriale: questo vuol dire che la registrazione italiana, ad esempio, conferisce diritti di uso esclusivo solo in Italia e lo stesso succede anche negli altri Paesi.
Il secondo è che un soggetto può registrare un marchio nella misura in cui nessun altro prima di allora abbia già registrato nello stesso territorio un diritto anteriore identico o simile, per prodotti e servizi identici o affini.

SLIDE 8 – CONCETTI DI BASE (2)

Quindi, la registrazione del marchio crea un diritto esclusivo, ma con due importanti limiti: quello dei prodotti e dei servizi e quello del territorio.
Infatti, in base a quello che viene definito principio di specialità, possono coesistere due marchi simili o identici, se sono registrati per prodotti o servizi diversi. Un esempio emblematico è quello della coesistenza tra il marchio FERRARI per automobili e l’identico marchio FERRARI per i vini.
In base a quello che viene definito principio di territorialità, invece, un diritto di marchio registrato in un Paese non ha effetto sul territorio di un altro Paese. Per cui può capitare il caso in cui due imprese localizzate in Paesi diversi decidano di adottare, ciascuna nel proprio Paese, il medesimo marchio per gli stessi prodotti e servizi. Questo è possibile perché i relativi marchi saranno registrati davanti alle autorità di due Stati diversi, sottoposte a due diversi ordinamenti giuridici.

SLIDE 9: I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO

Facciamo ora un breve excursus sulle caratteristiche fondamentali che rendono un marchio registrabile:

  • ORIGINALITÀ: i marchi devono avere quella scintilla di originalità che permette al consumatore di creare un collegamento tra il prodotto o il servizio, che sta per acquistare, e l’impresa che lo ha creato.
    Questo nella pratica cosa vuol dire?
    Non possono essere utilizzate come marchio termini generici (ad esempio, non si può registrare la parola ORANGE per aranciate oppure BUONGUSTO per servizi di ristorazione), così come aggettivi che descrivono la qualità del prodotto (ad esempio, non si può registrare la parola BIANCO per vino bianco o BIO ORGANIC per generi alimentari biologici), non si può nemmeno registrare il nome della località geografica da cui il prodotto e nemmeno i segni divenuti di uso comune (ad esempio, la croce o il bastone di Esculapio per servizi di farmacia o ospedalieri)
    Questi segni generici e descrittivi non possono essere monopolizzati da un’unica impresa e devono, infatti, restare a disposizione di tutti gli operatori del settore.
  • NOVITÀ: Come già detto, il marchio non deve essere identico o simile ad un marchio già registrato da altre società per prodotti o servizi identici o affini.
  • VERITÀ: Il marchio deve essere veritiero. Non è possibile inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Ad esempio, non si può depositare un marchio contenente la dicitura “Caffè 100% Arabica”, quando in realtà si sta vendendo un succedaneo del caffè o una miscela di Robusta. Oppure non si può inserire nel marchio la figura di un bovino se si propongono in vendita con quel marchio carni di altri animali.
  • LICEITÀ O CONFORMITÀ ALLA LEGGE: I marchi non possono contenere raffigurazioni o parole oscene o offensive, né espressioni che mirano a screditare le istituzioni, il sentimento religioso o i simboli della nazione. Ad esempio, non sono tutelabili i marchi contenenti turpiloqui o simboli che rievocano il nazifascismo, ma nemmeno simboli che sono apologetici di organizzazioni criminali come quello che vedete nella slide.

SLIDE 10: COME SI REGISTRA UN MARCHIO?

Questa slide offre una panoramica delle operazioni che portano alla concessione del marchio italiano.
Quando un cliente vuole registrare un determinato marchio, la prima attività che propongo di svolgere è quella della ricerca di anteriorità; la ricerca di anteriorità è un’indagine finalizzata a capire se esistono dei marchi registrati di altre imprese che possono ostacolare la concessione del marchio desiderato.
Quello che si ottiene è una rassegna dei diritti anteriori registrati che presentano una certa somiglianza con quello ricercato e che si riferiscono alla medesima gamma di prodotti e servizi: è importante sottolineare che tra i risultati si potranno ottenere, oltre ai marchi, anche le denominazioni o ragioni sociali, nonché i nomi a dominio, contenenti la dicitura che si desidera registrare.
Quando non si individuano anteriorità particolarmente pericolose, vuol dire che la ricerca è andata bene e si può quindi procedere con la domanda di marchio.
La domanda marchio è l’atto con cui si richiede la registrazione del marchio desiderato e si indicano tutti i dettagli del titolare e del segno distintivo. Possono essere titolari di una domanda di marchio italiano le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni o gli enti, italiani ma anche stranieri, purché domiciliati in uno dei Paesi dell’Unione Europea.
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare oppure il titolare può decidere di farsi rappresentare. Gli unici soggetti abilitati alla rappresentanza presso l’UIBM sono i Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all’ordine (come il sottoscritto) oppure gli Avvocati. Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare presso l’UIBM, pertanto non possono firmare al posto del titolare.
Una volta depositate, le domande vengono assegnate ad un esaminatore dell’UIBM per una verifica di ricevibilità e per l’esame di merito. È importante sottolineare che l’ufficio non effettua ricerche di anteriorità volte ad accertare la novità del marchio, per cui se il titolare non ha incaricato il suo mandatario di svolgere questa attività, il marchio potrebbe andare a registrazione anche in presenza di situazioni di potenziale conflitto o di interferenza con marchi anteriori di terzi; queste situazioni possono emergere subito oppure – nelle ipotesi peggiori – anche dopo anni di uso e promozione del marchio.
La verifica di ricevibilità serve ad accertare che siano state pagate le tasse e che la domanda sia stata compilata negli elementi essenziali. L’esame di merito invece verifica che il marchio abbia i requisiti di legge e che i prodotti e servizi di cui si chiede la protezione siano correttamente indicati e appartenenti alla classe di Nizza dichiarata.
Se ci sono delle criticità, l’ufficio invia una comunicazione ufficiale (detta anche rilievo) al titolare, o al suo mandatario, e assegna una scadenza per rispondere. In caso di mancata risposta o comunque di risposta che non consente la risoluzione della criticità, l’ufficio procede al rigetto della domanda.
Le domande che invece si qualificano come registrabili vengono pubblicate sul bollettino delle domande registrabili e, chiunque abbia titolo anteriore valido e interesse a farlo, può opporsi alla loro concessione presentando una Procedura di Opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione.
Le domande opposte entreranno in una fase di contradditorio tra il richiedente e l’opponente, all’esito della quale l’Esaminatore deciderà se registrare o meno marchio oggetto dell’opposizione.
Le domande che non sono state opposte o che hanno superato con successo l’opposizione, vengono registrate, ricevono un attestato di concessione, e avranno una validità di dieci anni, dopodiché andranno rinnovate.
In assenza di rilievi ufficiali o di opposizioni da parte di terzi, un marchio italiano normalmente giunge a registrazione dopo circa 6-8 mesi dal deposito della domanda.

SLIDE 11: LA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA (1)

Come anticipato poco fa, quando si presenta una domanda di marchio, bisogna anche dichiarare per quali prodotti e servizi il marchio verrà utilizzato. Questo perché la tutela di ogni segno è circoscritta ad un determinato ambito merceologico.
Esistono regole specifiche su come presentare l'elenco di prodotti e servizi.
In particolare, i prodotti e i servizi devono essere specificati nel modo più preciso e dettagliato possibile e devono essere classificati in una delle classi previste dalla Classificazione Internazionale di Nizza.
Scrivere una specificazione di prodotti e servizi è un esercizio di equilibrio.
Da una parte bisogna includere tutti i prodotti e i servizi che saranno commercializzati nei primi 5 anni di vita del marchio. Per esempio, una società che oggi produce solo calze e collant, fra cinque anni, potrebbe offrire anche articoli di maglieria oppure calzature.
D’altro canto, bisogna evitare elenchi di prodotti e servizi troppo lunghi e complessi, che possono causare una serie di svantaggi, tra questi c’è il rischio di incorrere in errori o irregolarità nella classificazione e quindi di subire ritardi nella pubblicazione e nella registrazione del marchio. C’è poi anche il pericolo di conflitti con altri marchi a causa della sovrapposizione di alcuni prodotti o servizi che fanno parte della lista.
Bisogna tuttavia evitare di eccedere dal lato opposto, presentando una lista troppo breve o ristretta, poiché - una volta depositata la domanda - non si potranno fare aggiunte alla tua specificazione.

SLIDE 12: LA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA (2)

La Classificazione di Nizza è un lungo elenco di prodotti e servizi – diviso in 45 sezioni. Questo elenco prevede quasi tutti i prodotti e dei servizi che si possono trovare sul mercato e li posiziona uno per uno in una di queste 45 caselle. Al momento del deposito del marchio si dovranno selezionare i prodotti e i servizi che saranno contraddistinti dal marchio, indicando obbligatoriamente la classe di riferimento.
Le 45 classi si dividono in 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi.
A titolo esemplificativo vi segnalo le quattro classi che sono tipicamente tenute in considerazione dalle imprese operanti nel settore dell’abbigliamento, del tessile e della moda, che sono:

  • la classe 3 che include in particolar modo i cosmetici, i prodotti di bellezza e i profumi;
  • la classe 18 che comprende soprattutto i prodotti di pelletteria, come le borse e i portafogli;
  • la classe 24 che include in modo particolare tessuti e biancheria per la casa;
  • la classe 25 che comprende abbigliamento, inclusi gli articoli di calzetteria, scarpe e cappelli.
  • la classe 35 che include i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso.

SLIDE 13: DOVE SI REGISTRA IL MARCHIO?

Molto brevemente, vorrei anche citare che a livello internazionale esistono due istituzioni particolarmente importanti, che chi vuole tutelare il proprio marchio all’estero dovrebbe conoscere.
Il primo organo è l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (detto anche EUIPO), cioè l’agenzia del circuito comunitario che gestisce il cosiddetto marchio dell’Unione Europea, che è un titolo unitario avente validità in tutti i Paesi Membri. Ad oggi bisogna naturalmente escludere il Regno Unito, che dallo scorso primo gennaio non aderisce più a questo sistema.
Il secondo istituto è l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in breve OMPI), che è un’agenzia delle Nazioni Unite, dedicata a promuovere la cooperazione tra gli Stati in materia di protezione della proprietà intellettuale. Tra le sue funzioni, l’OMPI comprende anche quella di depositaria del Registro dei Marchi Internazionali.

SLIDE 14: L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MARCHIO

Il marchio internazionale non è, come si potrebbe credere, un marchio che ha effetto in tutti i Paesi del mondo. In realtà con il termine “marchio internazionale” si indica un marchio che viene depositato tramite un’unica domanda in una pluralità di Stati esteri.
Per ottenere un marchio internazionale si parte da una domanda di marchio italiano davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Dopodiché, sempre davanti all’Ufficio Italiano Brevetti Marchi si dovrà richiedere che la domanda di marchio venga estesa all’estero, tramite una registrazione internazionale, in uno o più Paesi tra i 124 che aderiscono al Sistema del marchio Internazionale. L’Ufficio Italiano certifica l’istanza di registrazione e la inoltra all’OMPI.
L’OMPI esamina formalmente l’istanza, cioè controlla che si siano tutte le informazioni necessarie e che le tasse siano state pagate, iscrive il marchio nel Registro Internazionale, lo pubblica nella sua Gazzetta ed emette un attestato di registrazione. Però non è finita qui, perché l’OMPI poi deve notificare la richiesta di registrazione ai singoli Paesi Membri, che sono stati indicati dal titolare del marchio.
Qui troverete un elenco dei Paesi più gettonati dalle imprese italiane: che sono UNIONE EUROPEA, REGNO UNITO, STATI UNITI, GIAPPONE, CINA, ma si tratta solo una piccolissima selezione delle 124 nazioni che possono essere scelte dal titolare. Una volta ricevuta la notifica dell’istanza di registrazione, ogni singolo Ufficio nazionale esamina l’istanza sulla base della normativa locale e fornisce un responso – espresso o tacito - entro 12/18 mesi.
Il marchio internazionale dovrà essere rinnovato allo scadere dei 10 anni dalla registrazione.

SLIDE 15 – COME SI DIFENDE UN MARCHIO?

Esistono diversi strumenti di difesa per il marchio d’impresa.
Il primo strumento è costituito dalle sorveglianze sui marchi.
Dopo la registrazione del marchio, consiglio sempre ai miei clienti di attivare le sorveglianze che in pratica sono costituite da un sistema informatizzato, che intercetta le domande di marchio identico o simile a quello sorvegliato, pubblicate in formato digitale nei Bollettini Marchi di tutto il Mondo.
Normalmente, il servizio di sorveglianza viene operato da un professionista specializzato nella proprietà intellettuale, come me, e consente di intervenire tempestivamente con le misure più idonee per far rispettare i diritti derivanti dal marchio del cliente.
Tra le misure che possono essere approntate troviamo:

  • l’invio di una lettera di diffida;
  • l’opposizione alla registrazione;
  • l’avvio di un’azione legale.

Con la diffida si intima alla controparte di ritirare una domanda di marchio o di limitarla a determinati prodotti o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il proprio marchio. Normalmente si richiede anche l’immediata cessazione dell’uso del marchio in questione.
Se la diffida non ha successo e ci troviamo nei primi tre mesi dalla pubblicazione, si potrà procedere con l’opposizione, che è una procedura amministrativa che permette di fermare il marchio avversario ancor prima che giunga a registrazione.
Invece, una volta che il marchio in asserita violazione è stato registrato, bisognerà eventualmente presentare un’azione di nullità che è un procedimento diretto ad ottenere la rimozione del marchio dal Registro.
Invece, l’azione di contraffazione è necessaria quando il presunto contraffattore, nonostante le intimazioni del titolare del marchio, continua ad usare un marchio che viola i diritti del titolare.