A partire dal prossimo 29 dicembre sarà possibile richiedere in Italia l’accertamento della decadenza e della nullità di una registrazione italiana di marchio o della designazione Italiana di una registrazione internazionale di marchio in via amministrativa innanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Lo scorso 29 novembre è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero delle Attività produttive che, modificando gli articoli del Regolamento di attuazione, introduce le norme che rendono operativi i procedimenti amministrativi di nullità e decadenza in Italia. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2022.
Da tale data, come stabilito dalla circolare n. 622 emessa il 12 dicembre 2022 dall’UIBM, sarà possibile depositare le istanze per la dichiarazione di decadenza e nullità di marchi italiani registrati.
L’entrata in vigore di questi procedimenti, la cui introduzione negli ordinamenti dei paesi della EU è stata prevista dalla Direttiva EU 2015/2436, era da tempo fortemente attesa.
I procedimenti amministrativi di nullità e decadenza offrono un’alternativa al ricorso alla via giudiziale, sino ad oggi unica opzione esperibile per ottenere la cancellazione di marchi, introducendo una procedura semplificata con costi e tempi ridotti.
A questo proposito è già stato adottato il Decreto del Ministero che ha determinato in Euro 500,00 i diritti di deposito dell’istanza di nullità e decadenza.
Con riguardo alle tempistiche dei nuovi procedimenti, il nuovo articolo 63-decies del Regolamento di attuazione prevede che l’UIBM emetta le decisioni sulla nullità e decadenza entro 24 mesi dal deposito delle relative istanze, fatti salvi i periodi di sospensione dei procedimenti.
Sulla base di quanto previsto dalle norme della neo Sezione II-bis del Codice di Proprietà industriale, i motivi in forza dei quali, un marchio registrato potrà essere dichiarato decaduto attraverso un procedimento amministrativo sono: il mancato uso nei cinque anni precedenti l’azione, la volgarizzazione o la sopravvenuta ingannevolezza del marchio.
Potrà essere invece dichiarata la nullità di un marchio in presenza dei cosiddetti motivi assoluti quali la mancanza di carattere distintivo, l’illiceità del marchio, o quando quest’ultimo non sia registrabile ai sensi della normativa sulle denominazioni e indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, specialità tradizionali garantite e denominazione di varietà vegetale.
Un marchio potrà inoltre essere cancellato per il tramite di un’azione amministrativa per motivi relativi su richiesta del titolare di un marchio registrato anteriore qualora il marchio contestato sia confondibile con quest’ultimo o identico/simile ad un marchio anteriore che goda di notorietà.
Potrà essere altresì dichiarato nullo un marchio depositato da un agente o da un rappresentante senza il consenso del titolare del marchio.
Le azioni amministrative di nullità non sono previste invece contro marchi depositati in mala fede, né potranno essere basate su anteriori marchi di fatto. In queste ipotesi sarà necessario istituire un’azione di fronte all’autorità giudiziaria.
Rispetto ai tratti salienti della procedura, il deposito delle domande di nullità e decadenza potrà essere cartaceo o telematico.
Le istanze dovranno essere redatte compilando il modulo predisposto dall’UIBM.
I nuovi articoli del Regolamento di attuazione prevedono una fase inziale di conciliazione per consentire alle parti di esplorare se vi siano margini per una soluzione transattiva del contenzioso amministrativo.
In assenza di un accordo tra le parti, il titolare del marchio contestato avrà facoltà di presentare argomentazioni a sua difesa e queste, se depositate, verranno trasmesse all’ istante per eventuali controdeduzioni.
Il regolamento di attuazione prevede inoltre la possibilità, di chiedere, su istanza congiunta delle parti una sospensione del procedimento fino a 24 mesi, diversamente da quanto previsto in sede di opposizione.
Restiamo a vostra disposizione per fornirvi maggiori informazioni in merito ai nuovi procedimenti e alle opportunità che forniscono.
