Registrare un marchio è solo il primo passo per tutelarlo. Conoscere la durata del marchio registrato e le modalità di rinnovo è fondamentale per mantenere la protezione legale del proprio segno distintivo nel tempo. È bene ricordare infatti che la registrazione del marchio dura 10 anni, oltre i quali - se non viene rinnovato - scade, e che l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) non invia alcuna comunicazione di scadenza.
La durata della tutela legale di un marchio registrato in Italia è di 10 anni dalla data di deposito della domanda. A differenza di altri diritti di proprietà intellettuale, il marchio può essere rinnovato un numero illimitato di volte, garantendo una protezione potenzialmente perpetua, purché vengano rispettate le scadenze.
Il rinnovo del marchio deve essere richiesto dal titolare o dal suo rappresentante legale al momento della presentazione della richiesta.
In caso di vendita o cessione del marchio durante il decennio di validità, sarà il nuovo proprietario a dover depositare la richiesta di rinnovo. Nel caso, invece, di cessione parziale del marchio (ossia solo per parte dei prodotti e/o servizi) ciascun titolare dovrà presentare la domanda di rinnovo per la parte di sua competenza.
Il rinnovo del marchio va effettuato entro i 12 mesi precedenti la scadenza e fino a 6 mesi dopo, con il pagamento di una penale in caso di ritardo. Trascorso detto termine, il marchio si considererà a tutti gli effetti scaduto, con tutte le relative conseguenze.
La domanda di rinnovo di un marchio italiano prevede il pagamento di una tassa e può essere inviata attraverso una delle seguenti modalità:
È importante sapere che l’UIBM non invia avvisi di scadenza: spetta al titolare monitorare i termini. Dimenticare il rinnovo può comportare la perdita del diritto esclusivo e la necessità di una nuova registrazione.
Una volta decorso il termine, il marchio scade e non è più rinnovabile.
Per continuare a utilizzarlo in esclusiva è necessario depositare una nuova domanda di marchio. Questo comporta non solo i costi per una nuova registrazione, ma anche il rischio che un soggetto terzo possa registrare un marchio simile a quello scaduto.
Proprio per evitare questi rischi, è indispensabile organizzarsi al meglio per ricordarsi la scadenza del rinnovo, utilizzando un programma ad hoc oppure affidando la gestione ad uno studio o una società di professionisti, che segnaleranno le scadenze con adeguato anticipo..
Come comportarsi in caso di modifiche al marchio, il cosiddetto “restyling”?
A titolo generale, il marchio viene protetto così come è stato registrato al momento della presentazione della domanda, pertanto solo su di esso il titolare potrà vantare un diritto di esclusiva.
Nel caso in cui si decida di effettuare un restyling, al momento del rinnovo sarà necessario valutare se:
Per capirlo, è necessario valutare il cuore distintivo del marchio, affidandosi a un professionista.
Al momento del rinnovo è possibile limitare l’elenco di prodotti o servizi, ma non ampliarlo. L’aggiunta di nuove classi richiede una nuova domanda di registrazione.
Il marchio dell’Unione Europea ha validità di 10 anni dalla data di deposito della domanda e protegge il segno in tutti gli Stati membri. Il rinnovo può essere richiesto da 12 mesi prima della scadenza fino a 6 mesi dopo, con un supplemento in caso di ritardo. La procedura si effettua online sul sito dell’EUIPO.
Il marchio internazionale consente la protezione in più Paesi aderenti al Sistema di Madrid. La durata è di 10 anni, con possibilità di rinnovo decennale. Il rinnovo, da presentarsi tramite il portale WIPO, può essere totale o parziale, ma non consente l’aggiunta di nuovi Paesi o prodotti: per questo serve una nuova registrazione.
Il rinnovo di un marchio è un momento strategico per tutelare il valore del proprio segno distintivo nel tempo.
Considerando che non vengono inviate notifiche di avviso prima della scadenza, che il marchio potrebbe aver subito modifiche nel tempo e che le modalità di presentazione della domanda sono diverse per i marchi nazionali, europei, e internazionali, consigliamo sempre di affidarsi a consulenti in proprietà intellettuale.
I professionisti Jacobacci & Partners sono a tua disposizione per garantire la tutela dei tuoi asset di proprietà intellettuale del tempo, monitorando le scadenze del tuo portafoglio marchi, grazie a software specifici, valutando la portata di eventuali restyling grafici e gestendo correttamente le procedure di rinnovo presso gli uffici competenti.