Articolo di Luca Mariani per Technofashion.
In data 27 novembre 2024, la società cinese Shenzhen Gongchaosheng Technology Co., Ltd. ha depositato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea per il segno denominativo “Azzix”, estesa a un’ampia gamma di prodotti di abbigliamento e calzature appartenenti alla classe 25 della Classificazione di Nizza.
Tale iniziativa ha determinato l’immediata reazione della società giapponese Kabushiki Kaisha Asics, operante come Asics Corporation, la quale, in qualità di titolare del noto marchio anteriore “Asics”, ha avviato un procedimento amministrativo di opposizione a tutela dei propri diritti di proprietà industriale e volto ad interrompere l’iter di registrazione del marchio avversario.
Il 10 aprile 2025 Asics Corporation ha depositato un atto di opposizione contro la totalità dei prodotti coperti dalla domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea nr. 19111851 “Azzix” (Classe 25) a nome della società cinese Shenzhen Gongchaosheng Technology Co., Ltd. L’azione legale si fondava, tra gli altri titoli, sulla precedente registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 5811294 “Asics” – anch’esso denominativo e tutelato per la medesima classe merceologica. A sostegno della propria pretesa, la parte opponente ha invocato anche la tutela rafforzata prevista dall’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (RMUE), che disciplina la protezione dei marchi che godono di notorietà e che si estende oltre i limiti della mera somiglianza tra i prodotti – cd. “tutela ultra-merceologica”.
Il riconoscimento della notorietà di un segno distintivo presuppone il superamento di una determinata soglia di conoscenza da parte del pubblico rilevante, la quale si ritiene raggiunta solo quando il marchio anteriore sia noto a una parte significativa della platea interessata a quella specifica gamma di prodotti o servizi. In generale, il pubblico rilevante può identificarsi con i consumatori nel loro complesso oppure solo con un segmento di acquirenti più esperti o specializzati, a seconda della natura dei beni considerati. Nel caso specifico, l’Ufficio ha tenuto in considerazione il grande pubblico – ovvero, una platea “generalista” che acquista prodotti di abbigliamento e scarpe per lo sport.
Poiché la domanda del marchio contestato era stata depositata nel novembre 2024, Asics Corp. aveva l’onere di dimostrare il fatto che il proprio marchio possedeva già la qualità della notorietà prima di tale data, nonché che questa speciale condizione era perdurata fino al momento della decisione nel procedimento.
Da una parte, le prove documentali fornite da Asics Corp. avevano il compito di attestare che la notorietà fosse presente per i prodotti specifici per i quali era stata rivendicata, ovvero le “calzature” appartenenti alla classe 25 della Classificazione di Nizza.
Dall’altra, l’opposizione era finalizzata a contestare una gamma piuttosto ampia di articoli di abbigliamento e accessori appartenenti alla medesima classe e coperti dalla domanda di marchio “Azzix”. Tra i beni contestati figuravano: cappotti, abiti, guanti, maglieria, cappelli, maglie e scarpe sportive, t-shirt, scarpe da calcio, corsetti, intimo e completi, delineando così il perimetro del potenziale conflitto commerciale.
A supporto della propria opposizione, Asics Corporation ha prodotto, tra gli altri elementi, estratti del proprio sito web istituzionale relativi alla storia aziendale. Fondata in Giappone nel 1949 come Onitsuka Co., la società ha iniziato l’attività producendo abbigliamento sportivo e calze da baseball, commercializzati con il marchio “Ku Union” principalmente a grossisti di Tokyo e Osaka. La documentazione evidenzia lo sviluppo cronologico dell’impresa, che nel 1977 ha assunto la denominazione Asics, acronimo dell’espressione latina “anima sana in corpore sano”.
Dagli anni Sessanta l’attività si è focalizzata sulla produzione di calzature e abbigliamento sportivo, includendo la sponsorizzazione ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo tenutisi nel 2021. Tali elementi probatori, introdotti agli atti del procedimento, avevano lo scopo di dimostrare la continuità temporale nell’uso del segno.
Il materiale probatorio include estratti web risalenti al 2020 concernenti i programmi di sostenibilità e responsabilità sociale dell’opponente. Dai documenti depositati risulta l’adesione di Asics Corporation al “The Fashion Pact”, coalizione internazionale di operatori del settore tessile e della moda focalizzata su obiettivi ambientali quali la mitigazione del cambiamento climatico, il ripristino della biodiversità e la tutela degli oceani.
I testi descrivono i target interni dichiarati dall’azienda, che prevedono la riduzione, entro il 2030, delle emissioni di gas serra del 38% nelle sedi operative e del 55% per singolo prodotto nella catena di fornitura. Agli atti figurava, inoltre, la sottoscrizione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
Ulteriori risultanze documentali, costituite da estratti internet del 2015, descrivono la struttura industriale di Asics Corporation nel settore delle attrezzature sportive. La documentazione descrive l’operatività della società nei segmenti dell’atletica leggera e degli sport indoor, indicandola tra i produttori di calzature tecniche e abbigliamento sportivo, con un organico che all’epoca registrava 7.484 dipendenti a livello globale. Con sede principale a Kobe, in Giappone, la capogruppo coordinava una rete societaria composta da 51 filiali e succursali estere.
Tale documentazione è stata prodotta dalla parte opponente al fine di dimostrare la dimensione transnazionale e il posizionamento commerciale del proprio marchio sul mercato.
A completamento del quadro probatorio, ulteriori estratti documentali danno conto delle rilevanti partnership commerciali strategiche siglate dall’opponente, tra cui spiccano la collaborazione con il tennista di fama mondiale Novak Djokovic e l’accordo pluriennale con la International Association of Athletics Federations (IAAF).
Tali risultanze istruttorie attestano un uso prolungato e costante nel tempo del segno distintivo, confermando la posizione ormai consolidata sul mercato del marchio “Asics”. La società nipponica dimostra così, attraverso la documentazione prodotta in atti, la propria evoluzione da realtà manifatturiera locale, fondata nel Sol Levante a metà del secolo scorso, a marchio attivo a livello globale nel settore dell’abbigliamento tecnico e delle calzature sportive.
I dati di bilancio relativi agli anni 2019 e 2024 – presentati dall’azienda nipponica – hanno evidenziato ricavi annui di notevole entità e una presenza commerciale capillarmente radicata all’interno del territorio dell’Unione Europea. In particolare, nel corso del 2020, “Asics” si è qualificato come marchio trainante nel segmento del running in Europa, registrando una crescita significativa sia in termini di redditività complessiva sia nelle vendite generate tramite canali di e-commerce. Tali performance finanziarie e operative hanno interessato in modo omogeneo i principali mercati europei, con risultati particolarmente rilevanti in economie chiave della zona euro quali la Francia, la Germania, la Spagna e l’Italia, a riprova della diffusione transnazionale del segno.
Sulla base degli elementi di fatto e di diritto sopra esposti, la Divisione di Opposizione ha ravvisato la sussistenza di un elevato grado di notorietà del marchio “Asics” nell’Unione Europea, specificamente in relazione ai prodotti della classe 25 per i quali è stata invocata la tutela rafforzata. Poiché le prove fornite si riferiscono a Stati membri che per estensione geografica e densità demografica rappresentano una parte sostanziale dell’Unione, l’Ufficio ha ritenuto soddisfatto il relativo requisito legale.
L’idoneità della notorietà del marchio nipponico a fondare l’opposizione restava, tuttavia, subordinata all’esistenza di alcuni fattori concomitanti: in particolare, il grado di somiglianza e il collegamento tra i segni, la correlazione tra i prodotti tutelati e contestati, nonché l’indebito vantaggio a favore del segno contestato.
Secondo la giurisprudenza europea, la valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale tra i marchi in conflitto deve fondarsi sull’impressione d’insieme da essi prodotta, considerando i loro elementi distintivi e dominanti. Nel caso di specie, il marchio anteriore “Asics” e il segno contestato “Azzix” non hanno alcun significato per il pubblico di riferimento dell’Unione Europea. Di conseguenza, non presentando alcun collegamento con i prodotti in questione appartenenti alla classe 25, entrambi i termini sono dotati di un normale grado di carattere distintivo intrinseco.
Dal punto di vista visivo, i due segni presentano alcuni elementi comuni, quali: l’identica lunghezza di cinque lettere e la medesima vocale iniziale “A”. Entrambi contengono inoltre la vocale “I”, sebbene collocata in posizioni differenti (in terza posizione nel marchio anteriore e in quarta nel segno contestato). Le discrepanze risiedono invece nelle consonanti, poiché il marchio anteriore reca la sequenza “S-C-S” a fronte del gruppo “Z-Z-X” del segno contestato; sulla base di tali rilievi, l’Ufficio ha riscontrato un basso grado di somiglianza visiva.
Sotto il profilo concettuale, l’assenza di un significato per i consumatori comunitari rende impossibile un raffronto, escludendo così la rilevanza di tale aspetto nella formulazione dell’analisi comparativa.
A livello fonetico, i segni mostrano una struttura ritmica affine, venendo pronunciati come bisillabi. Le analogie acustiche principali si concentrano nei suoni della “A” iniziale, della “I” e nella terminazione, data la forte somiglianza tra il gruppo “CS” dell’opponente e la “X” del richiedente. Inoltre, le consonanti centrali “S” e “Z” appartengono al medesimo gruppo fonetico, determinando una pronuncia approssimativa in “Asiks” per il marchio anteriore e “Aziks” o “Azziks” per quello contestato. L’Ufficio ha pertanto ravvisato un’elevata somiglianza fonetica e, data la sussistenza di affinità in almeno uno degli aspetti esaminati, ha disposto la prosecuzione dell’esame sull’esistenza di un effettivo pregiudizio.
I prodotti per i quali è stata accertata la notorietà sono identificati nelle scarpe da corsa, mentre i prodotti contestati comprendono diverse tipologie di abbigliamento, copricapi e calzature sportive. Sulla base di tale impianto, i prodotti risultano parzialmente identici o simili a quelli rinomati, condividendo la medesima finalità d’uso, i canali di distribuzione, i produttori e gli utenti finali. Si registra inoltre una netta sovrapposizione del pubblico di riferimento; sia i prodotti che godono di notorietà sia quelli tutelati dal marchio anteriore si rivolgono al consumatore medio, il cui grado di attenzione è stato qualificato come normale. La Divisione di Opposizione ha pertanto concluso che il pubblico rilevante, dinnanzi al segno contestato nella classe 25, sarà indotto a stabilire un nesso mentale immediato con il marchio anteriore.
Nel quadro normativo dell’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (RMUE), la fattispecie dell’indebito vantaggio disciplina i casi in cui si configura uno sfruttamento ingiustificato della notorietà di un marchio anteriore. La giurisprudenza europea definisce tale rischio come il trasferimento dell’immagine o delle caratteristiche proiettate dal marchio dotato di notorietà verso i prodotti e i servizi coperti dal segno successivo contestato. Questo fenomeno di associazione agevola la commercializzazione dei nuovi beni, agganciandosi alla reputazione del titolo anteriore senza che vi sia una reale giustificazione commerciale, alterando così le dinamiche della corretta concorrenza sul mercato.
A fondamento della propria pretesa, Asics Corporation ha dedotto che la somiglianza fonetica tra i segni determina un’impressione d’insieme analoga che, considerata l’ampia notorietà del proprio marchio, escluderebbe l’ipotesi di una pura coincidenza. La difesa di Asics Corporation ha individuato diversi fattori idonei a concretizzare il rischio di indebito vantaggio: l’elevata affinità dei segni, l’identità dei prodotti, l’omogeneità del pubblico mirato e il forte incentivo per il richiedente a sfruttare gli investimenti pubblicitari altrui, specie in caso di offerta a prezzi inferiori. Secondo tale tesi, sussisterebbe un rischio concreto, e non meramente ipotetico, di appropriazione dell’immagine e del valore evocativo del segno anteriore.
La Divisione di Opposizione ha ritenuto fondati gli argomenti relativi alla sussistenza di un rischio di indebito vantaggio. In virtù del legame rilevato tra i segni e i rispettivi prodotti, il marchio contestato beneficerebbe di un impulso commerciale ingiustificato, poiché l’associazione mentale nella percezione dei consumatori consentirebbe il trasferimento dell’immagine del marchio nipponico alla merce prodotta dall’azienda cinese.
Tale dinamica configura una sottrazione del potere attrattivo e del valore pubblicitario del segno di Asics Corporation, permettendo al titolare del marchio contestato di incrementare le proprie vendite grazie agli investimenti promozionali effettuati dalla società giapponese.
In conclusione, alla luce degli elementi di fatto e di diritto esaminati, l’opposizione di Asics Corporation a carico del marchio “Azzix” è stata ritenuta fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (RMUE). Di conseguenza, la Divisione di Opposizione ha disposto il rigetto totale della domanda di registrazione del marchio contestato per tutti i prodotti oggetto della controversia.