Un estratto dal mio intervento al Master in Management of Research, Innovation and Technology – MIP organizzato dal Politecnico di Milano.
Recentemente, mi è stato chiesto di partecipare al Master MIP del Politecnico di Milano per presentare ai partecipanti la figura professionale del Consulente in Brevetti, un mestiere ancora poco noto ai più.
Come si diventa Consulente in Brevetti?
La maggior parte di noi ha una formazione tecnica, generalmente una laurea in Ingegneria, Chimica o altre materie tecnico-scientifiche.
A questa, segue una formazione legale nel settore della Proprietà Industriale, attestata dal superamento di esami specifici per diventare Consulente in Brevetti abilitato ad agire di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), oppure European Patent Attorney, abilitato ad agire di fronte all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
Un consulente in possesso di entrambe le qualifiche può agire sia in sede di contenzioso amministrativo (davanti a UIBM o EPO) sia in sede giudiziaria (consulenza tecnica di parte, CTU).
Ma in che modo un Consulente può creare intangible assets per i propri clienti?
Si rende necessaria una stretta e continuativa collaborazione con il cliente: lavoriamo fianco a fianco con le aziende più innovative, occupandoci di progetti e invenzioni ogni volta diversi: un affascinante punto di vista sullo stato dell’innovazione nel nostro Paese.
Ci affianchiamo alle aziende nei diversi momenti dell’iter di realizzazione di una specifica innovazione, aiutando gli imprenditori a selezionare lo strumento di tutela più adatto (brevetto, disegni o modelli, copyright, know-how).
Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda la tutela di prodotti o processi innovativi: ricerche di anteriorità e monitoraggio dei portafogli brevettuali, stesura e prosecuzione delle domande di brevetto, predisposizione di pareri di brevettabilità e di libertà di attuazione.
Non lavoriamo solo con le aziende o con i privati, ma anche con altri professionisti come commercialisti e avvocati, che richiedono la nostra assistenza per analisi di contratti con fornitori e clienti, licenze, valutazione economica degli intangible assets e agevolazioni fiscali, quali il Patent Box.
Per un ingegnere, un lavoro mai uguale a sé stesso, che pone di fronte a sfide sempre nuove in diversi ambiti. Il Consulente in Brevetti deve “parlare la stessa lingua” dell’imprenditore, analizzare e capire con precisione gli aspetti tecnici di un’idea innovativa e saperla valorizzare, talvolta anche meglio dell’inventore stesso.
A questo proposito, vorrei ricordare un caso reale tratto dalla mia esperienza recente: si tratta di un’azienda italiana che aveva depositato per proprio conto una domanda di brevetto in Italia allo scopo di tutelare un innovativo sistema elettronico di localizzazione indoor.
L’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano aveva analizzato la domanda ed emesso una prima opinione di brevettabilità in cui si sollevavano diverse obiezioni, sia formali che sostanziali. Tuttavia, il titolare dell’azienda era fermamente convinto del carattere innovativo della propria invenzione, e voleva ottenere una tutela non solo in Italia ma anche all’estero. Per questo motivo ha deciso di rivolgersi alla Jacobacci & Partners.
Come abbiamo cercato di rispondere a una prima opinione di brevettabilità parzialmente negativa?
Abbiamo depositato una nuova domanda di brevetto, questa volta non italiana ma internazionale (PCT) in cui proponevamo una riformulazione delle rivendicazioni.
Nella seconda opinione di brevettabilità, la nuova rivendicazione proposta è stata giudicata conforme ai requisiti formali di legge richiesti, sebbene ancora carente di altezza inventiva.
A questo punto, abbiamo proposto al cliente di replicare a tale seconda opinione avvalendosi della procedura di esame internazionale della domanda PCT, cioè prima della scadenza dei termini per il deposito dei relativi brevetti nazionali.
Tale replica, in particolare, comprendeva alcuni emendamenti alla prima rivendicazione e argomentazioni a sostegno dell’altezza inventiva di tale rivendicazione.
In conclusione, la strategia proposta da Jacobacci & Partners è risultata vincente.
Il titolare della domanda PCT ha ottenuto un rapporto di esame preliminare internazionale (IPRP) completamente positivo, la qual cosa ha permesso di accorciare i tempi di concessione della corrispondente domanda di brevetto europeo.
