Registrare un marchio europeo e internazionale: quando e perché conviene

In fase di registrazione di un marchio è bene chiarire con attenzione diversi elementi. In particolare, è necessario definire il nome o il logo oggetto di registrazione, le categorie merceologiche (di prodotti o servizi) per la quali si chiede tutela, e soprattutto gli Stati nei quali verrà effettuato il deposito.

Se anche l’attività che si sta avviando riguarda il mercato italiano, non è detto che non si intenda - anche in un secondo momento - affacciarsi sul mercato internazionale, iniziando ad esportare i propri prodotti o servizi in territori diversi dall’Italia. Affinché il marchio - o altri segni distintivi - siano tutelati anche all’estero, è necessario estendere la registrazione del marchio.

Ma registrare un marchio europeo o un marchio internazionale conviene sempre? E in quali casi è preferibile una tutela più estesa rispetto al solo ambito nazionale?

La territorialità del marchio

I diritti di proprietà intellettuale rispondono al principio di territorialità: la tutela vale solo nei Paesi in cui il marchio è stato registrato.
Ciò significa che, in linea generale, negli Stati ove non si è effettuata una registrazione, chiunque può usare il marchio senza che ciò possa essere vietato.

È chiaro come una simile evenienza sia estremamente pericolosa per il titolare di un marchio, che si trova esposto al rischio di un utilizzo dei propri marchi oltre confine da soggetti terzi, senza avere alcun controllo. Diventa quindi fondamentale pianificare una strategia di registrazione del marchio europeo o internazionale sin dalle fasi iniziali di espansione, al fine di tutelare il proprio marchio oltre i confini nazionali.

Quale estensione territoriale per i tuoi marchi?

1. Marchio italiano (nazionale)

Registrato presso l’UIBM in Italia, copre esclusivamente il territorio nazionale. È la soluzione più semplice e meno onerosa per chi opera esclusivamente nel mercato interno.

2. Marchio europeo

Si tratta di un marchio registrato presso l’EUIPO che consente di ottenere tutela automatica in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Attualmente regolato dal Regolamento UE n. 2017/1001, è una scelta ideale per le aziende che esportano o prevedono di farlo a breve. 

Consente la registrazione di un unico marchio che ha efficacia in tutto il territorio europeo, evitando la frammentazione tra Stati. Il vantaggio è duplice: maggiore protezione con una sola procedura e costi inferiori rispetto a registrazioni multiple nei singoli Stati UE. 

Come il marchio nazionale, ha una durata di 10 anni dalla data di deposito e può essere rinnovato senza limiti temporali, previo pagamento delle tasse di concessione governativa per la registrazione.

3. Marchio internazionale

Purtroppo, non esiste un marchio valido in tutto il mondo. Esiste però  una procedura gestita dal WIPO (World Intellectual Property Organization, con sede a Ginevra) che consente, mediante un’unica domanda internazionale, di depositare un marchio in numerosissimi Paesi aderenti al cosiddetto sistema di Madrid. 

La presentazione della domanda di registrazione di marchio internazionale va effettuata presso l’ufficio nazionale (UIBM, o EUIPO se è un marchio europeo), che provvederanno a inoltrarla al WIPO. Il titolare designerà quindi gli Stati membri nei quali vuole registrare il marchio internazionale.

Si tratta quindi di una procedura flessibile e vantaggiosa per ottenere singoli depositi nazionali, attuando una tutela personalizzata su mercati strategici.

Quanto costa registrare un marchio a livello internazionale? Dipende da quanti sono gli Stati in cui si vuole tutelare il marchio, perché ogni Stato richiede la propria tassa di registrazione. Tuttavia la procedura è più semplice e meno costosa rispetto a depositi svincolati dal predetto procedimento.

La priorità di deposito del marchio

Fortunatamente, la normativa viene incontro alle aziende che vogliono internazionalizzarsi con l’istituto della priorità. Questa consente di depositare il marchio in un singolo Stato (o come marchio europeo) con la possibilità di estensione, entro 6 mesi, ad altri Stati a scelta o anche come marchio internazionale, mantenendo la data di deposito del primo marchio.

Questo consente alle imprese di testare il mercato, iniziando a depositare solo un marchio nazionale e riservarsi un periodo di 6 mesi per verificare il successo del prodotto e decidere se estendere la protezione con un marchio europeo o internazionale.

La strategia conta

Ogni azienda ha esigenze diverse. Non sempre è necessario o opportuno registrare il proprio marchio a livello globale, specialmente quando non si è sicuri del successo di un prodotto o di un servizio sui mercati esteri. La scelta, dunque, deve essere frutto di una strategia concordata con un consulente esperto in marchi. Occorre trovare un giusto equilibrio tra ampiezza di tutela ed entità degli investimenti.

Registrare un marchio europeo o internazionale non è una semplice formalità: è una scelta strategica che protegge il valore del brand nel tempo. Jacobacci & Partners supporta le imprese in questo percorso, offrendo consulenza su misura per ogni fase, per tutelare al meglio i tuoi asset immateriali. 

Vuoi sapere in quali Paesi è valida la registrazione EUIPO o WIPO? Consulta la nostra mappa interattiva per scoprire dove il tuo marchio può essere protetto.

Tabella comparativa: Marchio Nazionale, Europeo e Internazionale