Nel mercato vitivinicolo, il marchio non è solo un segno grafico: è il veicolo della reputazione di una cantina, il custode della sua storia e il motore delle sue vendite. Tuttavia, la proprietà di un marchio registrato non è eterna né incondizionata.
La normativa dell’Unione Europea, al pari di quella italiana e di quella di moltissimi paesi del mondo, prevede infatti il cosiddetto “onere di uso”. In altre parole, trascorso un certo lasso di tempo - che nel sistema legislativo della EU e dei paesi europei è di 5 anni dalla data di registrazione del marchio - il suo mancato uso può portare ad azioni di decadenza. Queste azioni, se accolte, determinano la cancellazione del marchio. Oltre al rischio di vedere la propria registrazione attaccata per decadenza, il titolare del marchio che non ne abbia fatto uso può anche pregiudicare la sua possibilità di attaccare con successo l’uso o il deposito di marchi successivi di terzi.
Infatti, nell’ambito dei procedimenti di opposizione o di invalidazione, sia di fronte all’EUIPO - l’ufficio della EU che gestisce i marchi EU - sia di fronte agli Uffici Marchi nazionali, chi subisce l’opposizione o l’azione di cancellazione può chiedere al titolare del marchio anteriore di dimostrare l’uso effettivo del segno nel quinquennio pertinente. In assenza di prova o se questa sarà valutata come insufficiente, l’opposizione o la richiesta di invalidazione verranno respinte d’ufficio.
L’onere dell’uso implica, come si è detto, che, trascorso un quinquennio dalla registrazione, il titolare di un marchio potrebbe essere in ogni momento chiamato a dimostrare di avere realmente utilizzato il marchio nel mercato EU, pena la perdita della sua registrazione o della sua capacità di azionarlo contro terzi. La finalità della norma è quella di evitare l’accaparramento di marchi che potrebbero rappresentare un ostacolo e un limite all’adozione di nuovi segni, anche quando questo limite, essendo i marchi anteriori non utilizzati, non sia giustificato. Diventa pertanto essenziale per un produttore saper dimostrare l’uso effettivo del proprio marchio. La disponibilità di prove adeguate consentirà infatti di difendere il marchio contro azioni di decadenza che, se accolte, possono cancellare anni di investimenti. Ma avrà anche lo scopo di garantire la piena validità del marchio come strumento per impedire a terzi di usare segni confondibili con il proprio.
Un’interessante e recente sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia Europea offre una panoramica chiara e precisa dei principi di cui tenere conto in tema di prove dell’uso.
Facciamo riferimento alla sentenza del 19.11.2025 nel caso T-543/24. Si tratta dell’ultimo tassello di un procedimento di decadenza per non uso presentato contro il marchio EU ABOCA. Nel dettaglio, a seguito di una domanda per la dichiarazione di invalidità, il titolare del marchio ABOCA registrato per vari prodotti tra cui “vini”, si era difeso presentando documentazione sull’uso del marchio. Specificamente aveva depositato fatture di vendita dei suoi vini destinate sia all’Italia sia ad alcuni paesi EU, copie di listini prezzi, fotografie delle bottiglie e delle relative etichette, foto del suo stand a fiere di settore, pagine estratte dal suo sito web nonché da siti di terzi, analisi pre-imbottigliamento e articoli.
La Divisione di Opposizione dell’EUIPO, dopo aver esaminato i documenti, li aveva considerati idonei a dimostrare l’uso quinquennale del marchio in relazione ai vini. Aveva di conseguenza rigettato l’azione e confermato la piena validità del marchio. La decisione era stata poi confermata, in sede di appello, dalla Commissione dei Ricorsi.
Il richiedente la decadenza si è successivamente rivolto al Tribunale della Corte di Giustizia contestando la valutazione delle prove.
Prima di entrare nel vivo della sentenza, premettiamo che il Regolamento sul marchio EU N. 2017/1001 prevede che l’uso deve essere effettivo. Su quest’ultimo punto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e dell’EUIPO ha precisato che non basta una vendita simbolica del prodotto. È invece necessario dimostrare che la promozione e la commercializzazione di prodotti contraddistinti dal marchio sono rientrate nell’ambito di una normale attività commerciale volta a creare o mantenere una quota di mercato per tali prodotti. Inoltre, l’articolo 10(3) del Regolamento delegato EU 2018/625 precisa che “le prove dell’uso stabiliscono il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso del marchio oggetto dell’opposizione, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l’opposizione.”
Il Tribunale nella sua sentenza ha esaminato i documenti presentati dal titolare del marchio contestato alla luce dei fattori essenziali identificati dalla normativa. In particolare, ha precisato che:
Tempo: l’uso deve ricadere nel periodo di cinque anni precedente alla domanda di decadenza o di opposizione; i documenti devono essere riferiti al quinquennio di rilievo. Tuttavia, anche documenti non datati possono essere rilevanti nella misura in cui forniscano informazioni su aspetti quali la natura dell’uso. Viene infatti ribadito che le prove non devono essere analizzate isolatamente, ma nell’ambito di un esame congiunto che consenta di identificare, nel loro complesso, i dati di luogo, tempo, natura ed estensione dell’uso;
Luogo: il marchio deve essere stato usato nel territorio di registrazione. Per un marchio EU questo territorio è quello della EU. Il Tribunale ha tuttavia ribadito che questo non significa che il marchio debba essere stato utilizzato in ciascuno dei paesi della Unione: non si può infatti escludere che, in alcuni casi, possa essere sufficiente un uso anche in un solo paese membro;
Estensione: l’esame delle prove dell’uso non ha come obiettivo di esaminare l’eventuale successo commerciale del prodotto contraddistinto dal marchio. Né la normativa né la giurisprudenza hanno stabilito delle soglie definite di vendite per identificare quando l’uso sia stato effettivo. La sentenza ha confermato che ciò che conta è che i dati consentano di affermare che l’uso non era fittizio ma svolto nell’ambito di un‘attività reale e concreta animata dall’obbiettivo di creare uno sbocco commerciale per i propri prodotti. Viene inoltre confermato che c’è una interdipendenza tra i fattori, per cui uno scarso volume di vendite può essere compensato da una notevole intensità o dalla costanza nel tempo dell’uso del segno;
Natura: alla luce delle concrete modalità di utilizzo, deve emergere che il segno è stato usato coerentemente con la sua funzione di identificatore dell’origine commerciale dei prodotti. Viene inoltre confermato che il marchio deve essere usato nella forma oggetto di registrazione o in varianti che non pregiudicano il suo carattere distintivo. In particolare, questo carattere resta confermato anche nei casi in cui un marchio sia stato usato in unione con altri segni: a questo riguardo la sentenza riconosce infatti che nel settore dei vini è comune apporre sulle etichette più marchi, come ad esempio il marchio aziendale e quello di linea. Nel caso ABOCA è stato altresì confermato che l’uso del marchio nella sola retro etichetta non esclude che il segno sia stato usato in funzione di marchio, questa modalità di apposizione rientrando nelle legittime scelte di marketing del produttore.
Come sopra precisato, la giurisprudenza ha confermato che non è necessario che ogni singolo documento presentato come prova fornisca elementi e informazioni rispetto a tutte le condizioni essenziali di tempo, luogo, natura ed estensione. Pertanto, non è da escludere che un documento, che di per sé potrebbe anche non essere decisivo, possa in ogni caso essere preso in considerazione in quanto capace di rafforzare la restante documentazione e giustificare, in unione agli altri, che un uso del segno c’è stato. Come precisa il Tribunale nella sentenza ABOCA è infatti necessario che le prove siano “esaminate congiuntamente per identificarne il senso più probabile e coerente.
In ogni caso l’analisi della giurisprudenza in merito alle prove dell’uso ha messo in luce come alcune tipologie di documenti abbiano, per l’insieme delle informazioni che normalmente contengono, un valore probatorio e un peso maggiore.
Di seguito riportiamo, in ordine, i possibili documenti per evidenziare quelli ai quali prestare maggiore attenzione:
Documenti contabili e commerciali
Fatture di vendita: sono fondamentali in quanto, quando riportano il luogo di destinazione della merce, la data di emissione del documento, il marchio e la descrizione la tipologia di prodotti, sono capaci di fornire già di per sé indicazioni su luogo, tempo e natura dell’uso. Inoltre, attraverso il riferimento a prezzi e quantitativi venduti, possono fornire informazioni anche sull’estensione dell’utilizzo del segno.
Listini prezzi e cataloghi: sebbene spesso non datati, acquistano un valore significativo se incrociati con le fatture del periodo di rilievo. Conservate sempre copie cartacee o PDF datati dei listini e dei cataloghi
Documenti di trasporto (DDT): corroborano le fatture, confermando che la merce ha effettivamente lasciato la cantina verso un mercato specifico.
Materiale di Confezionamento
Fotografie delle bottiglie: scattate foto reali delle bottiglie etichettate e, se possibile, degli espositori o degli scaffali nei punti vendita (supermercati, enoteche).
Etichette e packaging: conservate esemplari fisici delle etichette (frontali e retro) utilizzate nelle diverse annate, meglio se datati così da consentire in modo immediato di trarre delle indicazioni anche sul tempo d’uso. In ogni caso anche se privi di data, tali tipologie di prove sono estremamente utili per attestare la natura dell’uso del marchio.
Comunicazione e promozione
Fiere ed eventi: conservate fotografie degli stand in fiere internazionali dove il marchio sia ben visibile, brochure distribuite e rassegna stampa dell’evento.
Presenza web e social, screenshot di e-commerce: screenshot del sito internet aziendale e delle pagine di e-commerce sono utili quando presentano il vino con il marchio. Attenzione: la sola presenza online senza prova di vendite nel territorio UE potrebbe non bastare.
Recensioni, rassegna stampa: è utile raccogliere le recensioni dei consumatori nonché articoli apparsi su riviste anche di settore o guide che citano o fanno vedere specificamente il vino con il suo marchio.
La prova dell’uso è dunque una prova documentale. Rispetto a questa prova, in alcuni casi il problema principale delle aziende non è stata la mancanza di uso del marchio, ma l’assenza di documentazione capace di supportarlo e dimostrarlo. Spesso, quando arriva una contestazione, i documenti relativi al quinquennio di rilievo non si trovano più o non sono in misura sufficiente.
In altri casi il loro recupero si dimostra difficoltoso, dispendioso, lungo, rendendo difficile rispettare le scadenze assegnate dagli Uffici per assolvere all’onere della prova.
Per non farsi trovare impreparati di fronte a un’azione di decadenza, ecco una guida alla documentazione che ogni azienda vitivinicola dovrebbe archiviare sistematicamente:
l’archivio: create una cartella digitale dedicata esclusivamente alle “Prove dell’Uso”. Ogni volta che stampate una nuova etichetta, partecipate a una fiera o ricevete una recensione importante, salvatene una copia in questa cartella, suddivisa per anno.
Le fatture: istruite l’ufficio amministrativo affinché vengano archiviate alcuni esemplari di fatture di vendita nel quale compaiono i marchi registrati, suddivise per anno e per paese.
Rassegna stampa - campioni fisici: conservate sempre due o tre esemplari di ogni etichetta per annata, così come del materiale pubblicitario e promozionale; costruite una cartella per la rassegna stampa per raccogliere articoli apparsi in riviste e giornali, nonché video di pubblicità o interviste relative al marchio. L’EUIPO accetta non solo pdf che riproducono materiali cartacei ma anche file multimediali.
Non da ultimo, può essere estremamente utile sottoporre periodicamente il materiale a un professionista IP che, alla luce della giurisprudenza dell’EU, possa esaminare e confermare l’idoneità della documentazione e fornire indicazioni per la sua eventuale integrazione.
La Corte di Giustizia e l’EUIPO valutano globalmente le prove dell’uso, mettendo in relazione le informazioni e i dati riscontrabili nei singoli documenti forniti. Il caso ABOCA ci conferma che nel settore vinicolo la prova dell’uso non si costruisce con un singolo documento “eroico”, ma con la raccolta e la conservazione di più tipologie di documenti. La coerenza nei dati forniti da questi ultimi potrà consentire, in una valutazione complessiva, di dimostrare lo sforzo reale e effettivo dell’azienda nel creare e mantenere un mercato per i suoi vini e i suoi marchi.
Articolo di Lisa Pozzebon per VVQ.
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