Marchio tridimensionale: il caso Vespa

La Vespa rappresenta un’icona della storia e cultura italiane: come proteggerne la forma da imitazioni?

La normativa italiana ed europea offrono diverse possibilità di tutela, quali, ad esempio, il marchio tridimensionale ed il copyright, che sono cumulabili.

Relatori:

• Barbara La Tella - Studio Legale Jacobacci & Associati
• Elena Monte - Jacobacci & Partners

Lingua: Italiano

Descrizione: La Vespa rappresenta un’icona della storia e cultura italiane: come proteggerne la forma da imitazioni?

La normativa italiana ed europea offrono diverse possibilità di tutela, quali, ad esempio, il marchio tridimensionale ed il copyright. Tali tutele sono cumulabili e Piaggio S.p.A. le ha sfruttate entrambe, sia a livello nazionale che europeo, ottenendo titoli di esclusiva e azionando, quando necessario, il copyright e il marchio avverso imitatori della forma dello scooter.

La scelta di tutela operata da Piaggio ha già superato con successo il vaglio del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino, entrambi chiamati ad investigare la validità del marchio tridimensionale e l’azionabilità del diritto d’autore, a seguito di un’azione di nullità di marchio incardinata da un colosso cinese produttore di scooter; attualmente, pende l’ultimo grado di giudizio dinanzi alla Suprema Corte.

Al contempo, anche in sede EU, la forma della Vespa è stata oggetto di disamina da parte dell’EUIPO dove Piaggio ne ha ottenuto la registrazione come marchio tridimensionale, confermata anche a seguito di azione di nullità avviata dal medesimo gruppo cinese.

Lo scopo del seminario è, dunque, partendo dal caso concreto Vespa, illustrare gli aspetti salienti delle due tutele, nonché come tali aspetti vengano interpretati ed applicati a livello europeo e nazionale.

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L'intervento di Barbara La Tella,
Studio Legale Jacobacci & Associati 

La questione Vespa ha avuto svariati profili: è iniziata in sede penale, attraverso una vicenda che affronteremo poi nel merito più dettagliatamente; ha visto coinvolti Piaggio, la titolare e colei che produce e commercializza la Vespa e un grosso gruppo cinese, ZNEN, leader nella produzione e nella commercializzazione a livello mondiale di motocicli.
Il conflitto ha avuto inizio in sede penale e si è poi sviluppato in sede civile; infine, anche dinanzi all’EUIPO perché la vicenda era davvero interessante per entrambe le parti e soprattutto il gruppo cinese ha desiderato portarla avanti, avendo accumulato tutta una serie di successi, in tutte le sedi possibili e immaginabili.
La Piaggio, come dicevamo - come tutti sappiamo - è conosciuta nel mondo per svariati modelli di motocicli, il più importante dei quali è sicuramente la Vespa, almeno per questa vicenda.

Nel 2013, dunque, Piaggio decide di proteggere la forma della Vespa (quindi parliamo di marchi di forma) sia a livello comunitario, sia a livello italiano, attraverso un marchio tridimensionale.

I due marchi sono stati concessi e sono attualmente in vigore.
Ecco, vedete rappresentati gli stessi in questa slide: sulla sinistra vedete l'oggetto della domanda della registrazione di marchio tridimensionale - quindi la forma della Vespa in più vedute - e sulla destra potete vedere la Vespa LX, che meglio di qualunque altro modello riveste le vedute che potete apprezzare sulla sinistra.
Questi sono i modelli, invece, della controparte ZNEN.
Il modello Cityzen; il modello Ves e il modello - l'ultimo su in alto a destra - il Revival.
Questi tre modelli sono stati proprio quelli contro i quali Piaggio si è dovuta confrontare in questa vicenda.

La controversia ha avuto inizio in sede penale: più esattamente, durante la Fiera EICMA, che si svolge sempre a Rho ogni anno, nel mese di novembre (fatta eccezione purtroppo per il 2020, speriamo ancora nel 2021) e che è la fiera internazionale più importante per il motociclo.
Qui, le grandi imprese che si occupano di motocicli espongono i loro nuovi modelli e fanno anche bene attenzione a quello che propongono i concorrenti.
È ciò che fa Piaggio tutti gli anni presentandosi alla fiera per proporre suoi nuovi modelli, ma anche per avere un occhio a ciò che presentano le altre industrie concorrenti.

Nel 2013, dunque, Piaggio rinviene in questa sede i modelli di ZNEN che ritiene essere una copia dei propri modelli: Cityzen, Revival e Ves.
Secondo la procedura italiana, in sede civile non si possono esperire sequestri durante le fiere; l'unico strumento che si ha è lo strumento penale per poter eventualmente rimuovere dagli stand prodotti in odore di contraffazione.
Quindi Piaggio presentò all’epoca un esposto alla Guardia di Finanza, producendo i propri titoli (quindi i marchi tridimensionali) e richiedendo la rimozione dagli stand di ZNEN di quei tre modelli.
La Guardia di Finanza accolse la richiesta di Piaggio e, quindi, successivamente si aprì un procedimento in sede civile, perché ZNEN non contenta di quanto accaduto in sede di fiera, decide di attaccare Piaggio cercando di ottenere l'annullamento delle domande - delle registrazioni - di marchio tridimensionale italiana, perché il Tribunale italiano non ha competenza, se non in casi rarissimi, sulle registrazioni comunitarie e chiedendo al contempo l'accertamento negativo nella contraffazione per i modelli attaccati da Piaggio in sede di fiera.

Quali sono le motivazioni che ZNEN ha portato all'attenzione del Tribunale di Torino, competente perché Torino è dove Piaggio ha depositato - tramite proprio la Jacobacci & Partners - dove ha il domicilio eletto per i propri titoli di proprietà industriale.
ZNEN ha chiesto al Tribunale di Torino di affermare che non vi era contraffazione tra i propri modelli e il modello Vespa perché, a proprio modo di vedere, non vi era rassomiglianza alcuna tra gli scooter ZNEN e la Vespa di Piaggio.
Il consumatore che acquista i motocicli è comunque un consumatore avveduto: non fa acquisti con superficialità e dà grande importanza anche al marchio verbale, molto più che a quello figurativo.
Inoltre, ZNEN sosteneva che il mercato degli scooter fosse un mercato cosiddetto affollato: motivo per cui le caratteristiche della Vespa di Piaggio fossero assolutamente presenti in moltissimi altri scooter.
Per quanto riguarda, invece, la nullità, che cosa sostiene dinanzi al Tribunale di Torino il gruppo ZNEN?
Sostiene che il marchio sia privo di novità, sia privo di capacità distintiva, abbia una forma standard e la registrazione fosse stata depositata in malafede.

• Assenza di novità, perché ZNEN dice: io ho i miei modelli e i miei modelli anticipano il marchio tridimensionale di Piaggio. Ricordiamo che marchi tridimensionali di Piaggio risalgono al 2013 e i modelli di ZNEN risalivano al 2010.
• Carenza di capacità distintiva: si dice, in fondo, quella forma di motociclo è la forma che hanno tutti gli scooter oggi sul mercato! Anzi, quella forma si è addirittura volgarizzata.
  Inoltre, quella forma serve per dare un valore tecnico-funzionale e sostanziale al prodotto.
• Registrazioni in malafede perché, quando nel 2013 Piaggio ha depositato la propria registrazione di marchio, sapeva benissimo che esistevano i modelli di ZNEN.
  

La sentenza del Tribunale di Torino arriva dopo tre anni ed è una sentenza assolutamente favorevole: il marchio tridimensionale italiano è assolutamente valido e la domanda di contraffazione viene accolta, ma solo con riferimento ad un unico modello. Vedremo perché.
Quello stesso modello costituisce contraffazione di diritto d'autore e concorrenza sleale.

Molto importante nell'ambito del procedimento, il ruolo rivestito dal Consulente Tecnico d'Ufficio.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio venne nominato dalla Presidente Vitrò in carico del caso, perché c'erano varie questioni tecniche da affrontare, sia in tema di validità del marchio sia in tema di contraffazione. Il Consulente, come vedremo tra poco, svolse un ruolo molto importante, perché oltre a esaminare le difese delle parti, aggiunse una propria valutazione che - adesso vedremo - completò la difesa di Piaggio.

La decisione sulla validità punta la propria attenzione su tutti i reclami di ZNEN.
Quindi, il marchio è assolutamente nuovo, perché corrisponde a un modello precedente rispetto ai modelli di ZNEN, quindi alla Vespa LX 2005 e, in ogni caso, il marchio di forma della Vespa risaliva al 1945. Quindi, preuso da quando cioè Corradino D'Ascanio aveva ideato questa forma particolare per un motociclo, messa poi sul mercato dal 1946.

• La prima è il “profilo a freccia” dello scudo frontale 
• La seconda è la “omega rovesciata” dell'incavo tra la sella e lo scudo frontale
• Poi abbiamo la “X” tra il bordo inferiore della sella e la carenatura posteriore.
  
  

• Forma imposta: non è vero! La Vespa ha una forma che non è l'unica possibile per i motocicli, tant’è che sul mercato esistono svariati modelli privi di almeno una delle caratteristiche della Vespa.

• Forma necessitata per ottenere un risultato tecnico: ZNEN sosteneva che quella forma fosse necessaria per poter ottenere le funzioni tipiche di un motociclo; in realtà no! Quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato non sono fondamentali per ottenere dei risultati tecnici: si possono ottenere anche senza quelle caratteristiche.

• Infine il valore sostanziale della forma: è ben vero che la forma riveste un ruolo importante nella scelta del consumatore, ma non è l'unico elemento che ne determina l'acquisto; un consumatore oltretutto avveduto, come diceva ZNEN, che acquista un motociclo della caratura della Vespa, guarda anche al prezzo, ai consumi e alle caratteristiche tecniche.

Passiamo infine a vedere l'aspetto del diritto d'autore: davvero molto interessante per come è stato affrontato dal Tribunale di Torino. Tema sempre molto oggetto di querelle quando riguarda il design industriale.
La Vespa – inutile, è un fatto pacifico - nasce senz'altro come un oggetto di design industriale quando Corradino D'Ascanio l’ha disegnata pensava a disegnare un motociclo, non certo a disegnare un'opera d'arte! Però poi, nei decenni che ne sono seguiti, la Vespa è diventata un'icona della storia italiana grazie a moltissimi riconoscimenti, a livello nazionale ed internazionale, che l'hanno proprio elevata a simbolo della nostra italianità.
E così ha detto il Tribunale di Torino: la forma della Vespa è senz'altro nata come design industriale; un fatto oggettivo, tuttavia nel corso dei decenni ha acquisito talmente tanti riconoscimenti dall'ambiente artistico - e non meramente industriale - che ne hanno celebrato grandemente le qualità creative ed artistiche, da diventare un'icona simbolo del costume e del design artistico italiano. Questi plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi e importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del design, confermano il suo carattere creativo e il valore artistico.
Sappiamo che un'opera, per poter beneficiare della tutela autoriale, deve esprimere carattere creativo e valore artistico.
Per il design industriale è sempre un po' difficile ottenere questi riconoscimenti. Sulla Vespa, il Tribunale di Torino non ha avuto dubbi. Piaggio ha prodotto in giudizio documentazione tale che ha reso possibile fra questa - compiere questa – ricostruzione.
ZNEN infatti sosteneva che, per poter godere di questa tutela, un’opera deve nascere come opera d'arte, non lo può diventare nel tempo; in realtà il Tribunale di Torino, in accoglimento delle difese di Piaggio, conclude: “(…) Non si ritiene che il diritto d'autore protegga unicamente un design industriale, che nella mente dell'autore dovesse sin dall'origine avere carattere creativo e sia stato concepito anche a fini artistici. Un'opera di design industriale può nascere come mera forma tecnica esteriore di un mezzo industriale ed acquisire successivamente, attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale”. Un riconoscimento dunque molto importante sia per il marchio tridimensionale, sia per il diritto d'autore.

Ciononostante, nonostante l'importanza delle difese di Piaggio e questa sentenza straordinaria, scritta dal Tribunale di Torino (d'altronde il Giudice Istruttore era il Presidente della Sezione d’Impresa), ZNEN decide di appellare. Appella dinanzi alla Corte d'Appello e, a questo punto, l’appello viene completamente respinto.
Respinto per motivazioni analoghe a quelle già rese in primo grado: semplicemente la Corte d'Appello entra ancora più nel merito, evidenziando ancora di più gli argomenti già espressi dal Tribunale in primo grado.

Naturalmente ZNEN non si ferma. Non dimentichiamoci che è un colosso cinese - forse il leader più importante a livello internazionale nel mondo cinese - nella produzione di motocicli e, quindi, presenta ricorso in Cassazione nel 2019.
La Cassazione deve ancora fissare l'udienza di discussione: siamo dunque in attesa, ma siamo confidenti che la Suprema Corte non potrà che confermare quanto già deciso in primo e in secondo grado, anche perché - come tutti sapete - in Cassazione si possono avanzare soltanto motivi di legittimità e non si può più entrare nel merito della questione. Dunque, siamo confidenti che questa vicenda, da un punto di vista giudiziale, si concluderà per il meglio.

Passo adesso la parola ad Elena che ha affrontato la medesima questione però davanti all’EUIPO giacché, come vi dicevo, ZNEN si è attivata per attaccare la forma della Vespa su vari fronti.

L'intervento di Elena Monte, Jacobacci & Partners

Verrei alla questione invece che ha riguardato il marchio europeo: come diceva Barbara, la questione è nata a seguito del sequestro effettuato da Piaggio presso la Fiera EICMA nel 2013 e ha dato luogo alle vicende che Barbara vi ha raccontato.

Dovete però sapere che, a scopo meramente ritorsivo – direi – ZNEN ha avviato anche un’analoga azione di nullità avverso il marchio dell'Unione Europea, perché Piaggio  aveva registrato stesso lo marchio corrispondente alla forma della Vespa, non solo in Italia, ma altresì anche in Unione Europea, ottenendone la registrazione.

E quindi vediamo che ZNEN affronta la questione su più fronti, proprio per cercare di ripulire il panorama dai diritti di Piaggio e poter, quindi, continuare nella sua condotta senza rischiare, poi successivamente, ulteriori azioni che potevano essere portate non solo in Italia, ma ovviamente anche in Unione Europea, sulla base dell'analogo marchio. I motivi avanzati da ZNEN sono pressoché i medesimi che abbiamo visto anche in sede italiana.

In particolare, l’azione è stata basata su un motivo relativo e su quattro motivi assoluti.
Per quanto concerne il motivo relativo, ZNEN ha invocato l'assenza di novità del marchio poiché anticipato dal proprio disegno (modello che corrisponde al Revival, che abbiamo visto precedentemente).
Ricordiamo che questo modello Revival era stato registrato nel 2010, mentre il marchio di Piaggio era stato depositato nel 2013.

Fra i motivi assoluti, ZNEN ha invocato la carenza di capacità distintiva della forma, nonché gli impedimenti alla registrazione delle forme, per essere forma necessaria per ottenere un risultato tecnico e forma che dà valore sostanziale al prodotto.
Infine anche in questo caso ritroviamo l'argomentazione della malafede, seppur declinata in una maniera un pochino diversa.
Vediamo adesso un po' nel dettaglio le motivazioni addotte dal ZNEN, nonché quanto stabilito dall’EUIPO in sede di decisione, decisione che è stata da poco rilasciata ossia soltanto nello scorso mese di dicembre.
Anche qui vedremo perché ci sono voluti sei anni - oltre sei anni - per giungere a questa decisione, che in ogni caso ha respinto integralmente la domanda di nullità, confermando quindi la validità del marchio tridimensionale.

Veniamo ai motivi che ho dianzi riassunto: anzitutto il motivo relativo. Dicevamo, l'assenza di novità del marchio, poiché anticipato dal modello Revival di ZNEN. Ricordo che il marchio di Piaggio corrisponde alla forma del modello di Vespa LX, che è uscito sul mercato per la prima volta nel 2005, seppur la registrazione sia, per l'appunto, stata chiesta nel 2013. Quindi il modello Revival di ZNEN, ottenuto in sede comunitaria, si collocava in epoca anteriore alla concessione del titolo di Piaggio, ossia nel 2010.

Cosa è successo? Che in realtà Piaggio si è posto il quesito di come poter neutralizzare questo motivo addotto da ZNEN.
Infatti Piaggio ha deciso di avviare un'azione di nullità avverso il design di ZNEN proprio con lo scopo di ottenere comunque un esito ad essa favorevole, indipendentemente dall'esito dell'azione stessa poiché, da un lato, se al design fosse stato annullato il motivo relativo in sede di azione, il suo marchio sarebbe venuto meno, ma anche una decisione negativa relativamente all'annullamento del design avrebbe giovato a Piaggio, in quanto avrebbe potuto dichiarare che i modelli erano diversi.

Questo è quanto poi infine è successo: Piaggio nell'ambito dell'azione sul design, ha vinto il primo grado. Decisione poi ribaltata in appello e confermata poi dal Tribunale dell'Unione Europea.

L’EUIPO ha sospeso la procedura ad oggetto il marchio, in attesa degli esiti della procedura ad oggetto il modello. La quale si è conclusa con una decisione a favore di ZNEN, ma che ha fatto gioco a Piaggio stessa, poiché è stato definito – nell’ambito della decisione del Tribunale dell’Unione Europea – che il marchio di Piaggio produce un’impressione generale diversa dal modello comunitario e, dunque, da un lato il modello è valido; dall'altro, però, l'analoga decisione doveva pesare anche nell'ambito della procedura ad oggetto il marchio.

E così è stato: l’EUIPO, l’Esaminatore ha semplicemente richiamato la decisione del Tribunale dell'Unione Europea.

Venendo invece ai motivi assoluti: anzitutto l’EUIPO fa una sua considerazione generale e ci dice che i marchi concessi godono di una presunzione di validità perché hanno già oltrepassato un esame di potenziali motivi assoluti per il loro rigetto.

E ci dice la Divisione di Annullamento che questa non è obbligata ad effettuare nuovamente l'esame del marchio con i fatti pertinenti che possono eventualmente portare ad applicare degli impedimenti assoluti alla registrazione e, quindi, a non concederla. Ma spetta a chi chiede la nullità del marchio, produrre quegli argomenti, fatti e prove che possono metterne in discussione la validità.

Quindi semplicemente l’EUIPO ci dice che l'onere della prova sta tutta in chi invoca la nullità del marchio e vedremo che questo è un argomento che poi ritorna anche nell'esame dei motivi assoluti, che sono stati presi in considerazione. Primo fra tutti, la carenza di capacità distintiva, e conclude l’EUIPO che non è stata data dimostrazione.

L'argomentazione principale di ZNEN, come abbiamo visto già anche in sede italiana, consisteva nel fatto che la forma della Vespa rappresentava una comune forma di scooter diffusa sul mercato, mentre quanto sostenuto non è stato supportato da alcuna prova pertinente.

Il marchio di Piaggio è stato concesso con riconoscimento di un secondary meaning e su questo aspetto ha fatto leva anche la controparte, sostenendo che l'acquisizione di secondary meaning comportava implicitamente una carenza di distintività del marchio a livello perlomeno intrinseco.
Su questo aspetto, l'EUIPO ci ha tenuto a precisare che, seppure un utente - consultando il registro - possa apprendere che un marchio è stato concesso con rivendicazione di secondary meaning, tuttavia non si può sapere se ciò è dovuto a una notifica di rifiuto ed in ogni caso quale possa essere il contenuto di tale rifiuto.
Per cui meramente sostenere che l'esistenza di un rifiuto debba provare la mancanza di carattere distintivo non costituisce una prova dell’assenza di distintività.

Venendo poi ai motivi assoluti che abbiamo visto anche trattare in sede italiana, riguardanti gli impedimenti alla registrazione delle forme, per essere necessario il risultato tecnico o per dare valore sostanziale al prodotto, anche in questo caso vediamo come l’EUIPO abbia concluso per un'assenza di dimostrazione di quanto sostenuto.
In particolar modo, per ciò che riguarda la funzione tecnica, sappiamo che l'impedimento riguarda quelle che sono considerate le caratteristiche essenziali di un segno.
Di conseguenza, per poter sostenere che una forma svolge una funzione meramente tecnica, è anzitutto necessario individuare quali siano le caratteristiche essenziali del marchio tridimensionale e, dopodiché, sostenere e dimostrare che queste sono tutte dettate dalla funzionalità tecnica.

Ciò non è stato fatto da ZNEN, la quale si è limitata ad individuare una caratteristica essenziale e – se ricordate le immagini che abbiamo visto precedentemente - uno degli elementi distintivi del marchio, come sostenuto da Piaggio, è lo scudo frontale che una forma di “freccia”.
Ecco, bene, la controparte ha sostenuto che questa forma a “freccia” sia una caratteristica essenziale della Vespa e che ne suggerisce un’idea di velocità.
Ebbene, si può anche condividere il fatto che si tratti di una caratteristica essenziale: la stessa Piaggio lo ha sostenuto come caratteristica in realtà più che essenziale distintiva della forma.
Tuttavia ovviamente, essendo uno scudo frontale a forma di “freccia”, questo può suggerire un'idea di velocità - come affermato dalla controparte - ma l'idea (una mera idea) non è senz'altro una funzionalità tecnica; e quindi sostenere che il consumatore possa in qualche modo vedere in questa caratteristica della forma un'idea di velocità, non significa aver dimostrato la funzionalità tecnica di questa forma.

Per quanto riguarda invece l'impedimento invocato circa la forma che dà valore sostanziale al prodotto, nuovamente l’EUIPO ha sostenuto una mancata dimostrazione di questa argomentazione, ma in questo caso si è spinto un po' più avanti ad analizzare la questione che - come sappiamo - negli ultimi anni ha occupato moltissimi tribunali in sede europea con riferimento anche diversi tipi di prodotti industriali.
Sappiamo benissimo che la forma della Vespa è senz'altro una forma che ha una sua validità estetica: lo abbiamo visto anche grazie al processo che c'è stato di ammodernamento del prodotto, tenendo ferme quelle caratteristiche ritenute da Piaggio essenziali ed attrattive.
Dunque, è certamente possibile sostenere – come ha sostenuto ZNEN – che la forma della Vespa esercita un potere attrattivo nei confronti del pubblico; tuttavia quello che non è stato riconosciuto dall’EUIPO è che questa forma estetica abbia la validità in qualche modo di condizionare l'acquisto del prodotto da parte del consumatore.
Sicuramente il consumatore sarà più interessato ad acquistare una forma che ha delle caratteristiche estetiche che lo attraggono; bensì, con riferimento in particolar modo ad un prodotto come un motociclo, ci sono senz'altro altre caratteristiche importanti cui tener conto all'atto di un acquisto, fra tutte l'affidabilità e le prestazioni tecniche.

Dunque l’EUIPO – ecco - dove poi si va a generalizzare il concetto di che cosa è una forma attrattiva e che cosa rappresenta con riferimento alla possibilità di registrare un marchio tridimensionale.
L’EUIPO ci dice che il fatto che la forma o delle caratteristiche del prodotto siano gradevoli o attrattive non sono sufficienti ad escludere la possibilità di ottenere una registrazione di tale forma come marchio tridimensionale.
Se così fosse, sarebbe estremamente difficile poter ottenere una registrazione per un marchio tridimensionale perché, nell'economia moderna, ormai tutti prodotti che esercitano un certo interesse industriale, sono oggetto di studio, ricerca e disegno prima della loro immissione in commercio.

Quindi l'attrattività di una forma non coincide con la funzione sostanziale di quella forma.
Di conseguenza l’EUIPO chiarisce che, sebbene vi sia sicuramente un impedimento alla registrazione che tende ad evitare la concessione di un diritto esclusivo e permanente come quello conferito da un marchio, d'altro canto è anche vero che non è la forma - la funzione sostanziale della forma – ad essere riconosciuta come impedimento per quelle forme che possono essere considerate attrattive.

E, anzi, si spinge l’EUIPO a dirci che, in realtà, ci può essere una coesistenza di diversi titoli di protezione giuridica per la medesima forma: e questo l'abbiamo visto, ancora, in maniera ancora più evidente in ambito italiano, dove abbiamo visto che la forma della Vespa è stata ritenuta tutelata anche come diritto d'autore. Quindi in realtà è un aspetto molto importante perché, nel panorama europeo, dove anche la la normativa in tema di diritto d'autore non è ancora omogenea in tutti i Paesi Membri, la possibilità di un cumulo di tutele conferisce sicuramente a chi accede a questo tipo di titoli, una potenza anche di protezione e di attacco nei confronti di soggetti contraffattori molto importante.

Infine per quanto riguarda il motivo assoluto invocato circa la malafede di Piaggio all'atto del deposito della domanda, nuovamente, viene stabilito dall’EUIPO che ZNEN non ne dà una dimostrazione. In questo caso, la malafede è stata invocata in una forma leggermente diversa da quanto avvenuto in sede italiana.
ZNEN fa leva sul fatto che Piaggio, per dimostrare la capacità distintiva del proprio marchio, ha addotto come prove la continuità nel tempo di quelle caratteristiche distintive che noi abbiamo visto, appunto, enunciate precedentemente da Barbara in quelle forme che sono rimaste costanti nel tempo sin dalla prima immissione in commercio della Vespa, risalente al 46.
E quindi Piaggio, nel tracciare la storia della Vespa e nel rendere note quelle che sono le caratteristiche maggiormente distintive - a suo dire - ma anche riconosciute dal mercato, che premia ovviamente questo tipo di prodotto, ZNEN (dicevo) ci ha visto un tentativo di ingannare l'Esaminatore per avere in qualche modo Piaggio portato sul tavolo prove che non si riferivano esclusivamente al modello oggetto di registrazione che - come dicevamo - corrisponde alla Vespa LX lanciata sul mercato nel 2005, ma si trattava di prove che erano state in realtà fornite con riguardo a molti modelli anche antecedenti alla Vespa LX.
Ecco secondo ZNEN questo operato di Piaggio costituiva una malafede all'atto del deposito.

L’EUIPO ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio e semplicemente, oltre ad affermare che non è stata dimostrata la malafede, ha voluto anche spiegare in che cosa consiste la condotta di malafede ed essa deve essere un comportamento che si discosta dai principi accettati di comportamento etico e dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà.Quindi, di conseguenza, non è stata riconosciuta nemmeno la malafede.

Quindi, insomma, la conclusione - l'avete già capita, l'avevo già anticipata - è la decisione che è arrivata nel dicembre scorso. Dopo sei anni di un lunghissimo procedimento (per quelli che sono i canoni dell’EUIPO)con questa decisione, è stata respinta l'azione e confermata la validità del marchio.

Di fatto, in realtà, è già arrivato anche in questo caso il ricorso - presentato nel febbraio di quest'anno da ZNEN - e quindi vedremo come andrà a finire questa vicenda che ci sta ovviamente occupando molti anni, molto tempo, ma che è di assoluto interesse - non solo nel panorama generale di quella che può essere la tutela delle forme - ma anche, come dicevo prima, di quelli che possono essere gli strumenti in mano alle aziende per la lotta alla contraffazione perché, se da un lato, certamente è importante poter ottenere una registrazione per delle forme (come nel caso della Vespa), dall'altra, è altrettanto importante poterle poi azionare.

E, quindi, ciò che sta succedendo in questo caso è che Piaggio, nonostante abbia avuto l'ardire di azionare i propri marchi per contrastare la contraffazione, sta anche sperimentando che, in realtà, quanto fatto sinora ha sicuramente grandi vantaggi e avuto ragione di quanto fin qui accaduto.
Quindi, vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi e anni, sia sul fronte italiano sia sul fronte europeo.

Q&A

Allora, mi viene chiesto, in punto volgarizzazione e mercato affollato - due temi che sono stati trattati nell'ambito del procedimento civile che ha visto contrapposti Piaggio e ZNEN - come ha fatto Piaggio a difendersi, perché sembrano due temi molto attuali nel mondo dei motocicli.

Allora, come abbiamo visto durante la mia presentazione, effettivamente il mercato dei motocicli è un mercato affollato; le forme sono ormai tra loro effettivamente molto simili: è difficile distinguersi dagli altri scooter e della stessa normativa, che prevede confermata, dalla giurisprudenza, che bastano solo sufficienti poche e modeste modifiche alla propria forma per non andare ad impattare su registrazioni o titoli comunque protetti di altri.

In questo caso possiamo dire - senz'altro confermare - che il mercato è affollato, però è anche vero - e ZNEN infatti ha fallito in questo in senso - che la forma della Vespa è davvero molto distintiva e nessuno sul mercato ad oggi (tant’è che chi ci provato, vediamo il veicolo Ves) è stato estromesso dal mercato da Piaggio, racchiude nella propria forma quelle quattro caratteristiche distintive - tutte insieme - che abbiamo raccontato prima.

Alla stessa base, è la difesa della volgarizzazione. La volgarizzazione di una forma, come di un marchio verbale, avviene quando ormai quel marchio si è diluito nel tempo e quindi non ha più la capacità di attribuire a un certo prodotto una certa forza produttiva; diventa descrittivo.

Ebbene, la forma della Vespa non è descrittiva del motociclo in generale; tant'è che nel corso del giudizio, ZNEN non è stata in grado di portare alla valutazione del tribunale prove che esistessero altri motocicli inclusivi delle quattro caratteristiche della Vespa. Ha cercato di utilizzare come pezzo forte - diciamo così - la Lambretta, ma la Lambretta storica era uscita dal mercato svariati anni prima rispetto alla commercializzazione e alla registrazione poi successiva del marchio tridimensionale, la commercializzazione della Vespa LX.

La Lambretta che poi è stata prodotta successivamente come nuovo modello, era successiva all'uscita sul mercato della forma della Vespa LX 2005 e, quindi, incapace di racchiudere tutte le caratteristiche della Vespa in modo da portare avanti questo concetto della volgarizzazione.

Quindi, alla fine, la vittoria di Piaggio su questo punto è stata sicuramente merito della capacità dell'azienda negli anni di difendere il proprio marchio tridimensionale, il proprio marchio di fatto, il diritto d'autore, perché è ovvio che se le aziende sono tolleranti, poi la volgarizzazione è un rischio che può entrare nella vita di una forma protetta o di un marchio protetto, ma se le aziende sono reattive e, quindi, quando c'è qualcosa sul mercato che può andare a corroborare questo profilo di attacco, bisogna reagire e toglierlo dal mercato.

Quindi Piaggio ha fatto molto; ZNEN non è stata in grado infatti di trovare sul mercato materiale per supportare la volgarizzazione e il tribunale ha riconosciuto che di volgarizzazione non si poteva parlare, men che meno con riferimento alla Lambretta.

Mi viene chiesto se è possibile avere qualche dettaglio relativamente alle prove di capacità di istintiva fornite da Piaggio.

Diciamo che noi abbiamo affrontato la questione in due momenti diversi: dapprima l'atto del deposito del marchio (sia in sede italiana sia in sede europea) e poi successivamente nell'ambito dell'azione di nullità. Per quanto riguarda la registrazione dei marchi, italiano ed europeo, Piaggio ha dato dimostrazione - come dicevamo – del secondary meaning acquisito e, in tema di prove, ha proceduto a una raccolta di prove di tipo indiretto.
Voi sapete perfettamente che la prova principe, per quanto concerne la distintività di un marchio, sono le indagini di mercato. Tuttavia, prima di approcciarci verso questo aspetto, più che altro in ambito europeo, dove per effettuare delle indagini di questo tipo, in tutti i territori Membri, è certamente molto dispendioso, Piaggio ha dapprima cercato di raccogliere documentazione sufficiente ad attestare la distintività dei marchi di forma indiretta.
E così è stato. Devo dire che, per quanto riguarda il motociclo, è una situazione un po' particolare: nel senso che, come tipologia di prodotto, si dispongono di moltissime informazioni provenienti da fonti terze e certificate, come ad esempio l'omologazione dei prodotti.

Per cui, è stato possibile non solo raccogliere la classica documentazione relativamente alla storia della Vespa, relativamente alla sua creazione, all’evoluzione nel tempo, alla diffusione sul mercato, i numerosissimi premi che sono stati ottenuti, ma anche proprio fornire quei dati che sono stati sufficienti a dimostrare il monopolio fondamentalmente detenuta da questo scooter nell'ambito del suo segmento di riferimento, che è quello degli scooter cosiddetti classici; dove, acquisendo i dati grazie alle varie agenzie sui territori di tutti i paesi dell'Unione Europea, sono disponibili - ossia i dati che provengono dalle omologazioni - si riesce a risalire al posizionamento sul mercato del singolo prodotto, del singolo scooter.

Ecco, ed è stato evidente immediatamente che in sostanza la Vespa gode di un monopolio – e se non un monopolio come avviene in certi territori - come minimo di una posizione di leader di mercato, distaccando moltissimo tutti gli altri scooter di concorrenti che si pongono nello stesso segmento.

Questo tipo di prove sono state raccolte per tutti i territori dell'Unione Europea: noi sappiamo che quando si parla di distintività nell’Unione, il marchio europeo non viene suddiviso per territorio, ma la prova deve essere fornita in relazione all'intero territorio.
Ecco, per far questo, noi abbiamo ovviamente ottenuto queste informazioni dalle agenzie che sono presenti in tutti paesi dell'Unione Europea. Siamo riusciti a fornire questi dati, quasi per tutti gli Stati Membri; cioè siamo riusciti praticamente a raccogliere documentazione relativa al posizionamento di mercato della Vespa che rappresentava il 98% della popolazione europea, quindi inclusi anche i paesi nordici dove tipicamente gli scooter non vengono così tanto utilizzati.
I risultati erano, appunto come ho anticipato, estremamente favorevoli e quindi abbinando questo tipo di informazioni con dati sulle vendite certificate, è stato abbastanza semplice poter dimostrare l'acquisita distintività, poiché nel settore specifico di riferimento quindi il consumatore specifico dello scooter classico, non solo conosce il prodotto perché sa che il prodotto è sul mercato, ma perché ne è un acquirente e principalmente un acquirente della Vespa.

Quindi, questa è stato un po' la chiave di lettura delle prove che sono state fornite in sede di registrazione di marchio.

Diverso invece quanto abbiamo deciso di mettere in campo nell'ambito dell'azione, dove ovviamente volevamo avere delle controprove più oggettive della capacità distintiva della forma della Vespa. Ebbene, nell'ambito dell'azione abbiamo - nel corso dell'azione - abbiamo contattato un'agenzia con la quale abbiamo effettuato indagini di mercato sulla distintività della Vespa.

In questo caso, anche per contenere un pochino i costi, abbiamo selezionato 12 Stati Membri, quelli che potevano essere un po' più rappresentativi come mercato dello scooter e anche come popolazione dell'Unione Europea in generale e, quindi, abbiamo selezionato pressoché tutti i principali paesi in termini di dimensione e diciamo, escludendo un po’ quelli del Nord Europa dove - come dicevamo – i motocicli non sono così diffusi. Ecco, e così abbiamo raccolto delle prove dirette sulla distintività della forma della Vespa.

Lo ricordava Barbara nell'ambito della sua presentazione: semplicemente sottoponendo l'immagine del marchio, quindi privo di ogni stilizzazione, ma non solo privo del marchio VESPA o dello scudetto frontale apposto sul veicolo dalla Piaggio, ma anche proprio un po’ ad quelle connotazioni - anche di colore se vogliamo, che sono quelle tipiche della Vespa, soprattutto dei modelli che vogliono richiamare un po’ quelli storici - quindi in maniera molto asettica, proponendo - come avete visto rappresentato - l'etichetta con le sue viste del motociclo Vespa, ai consumatori, abbiamo raccolto le loro risposte, arrivando a renderci conto che la forma della Vespa veniva riconosciuta e collegata, dapprima al marchio VESPA, ma soprattutto anche al produttore Piaggio.

In numeri elevatissimi di casi, dividendo fra i vari paesi, possiamo dire che non c'è stato nessun paese in cui la percentuale di riconoscimento sia scesa sotto il 60%; ci sono stati territori dove abbiamo superato il 90%. Ad esempio, in Italia.

Quindi, direi che questo excursus che abbiamo fatto tramite le indagini di mercato non ha fatto altro che confermare i dati che noi avevamo già acquisito e, quindi, da una parte avevamo una posizione di leadership indiscussa del mercato e, dall'altro, un riconoscimento diretto da parte dei consumatori.

Queste indagini - le risultanze di queste indagini - sono state depositate nell'ambito dell'azione di cancellazione sul marchio.

Non ne ho parlato nel corso della registrazione, perché di fatto l’EUIPO non si è espresso in merito a questo materiale, perché - come ho ricordato inizialmente - la dimostrazione dell'assenza della distintività deve essere data da chi la invoca, e quindi da ZNEN.

Ovviamente ZNEN ha contestato con controargomentazioni le nostre indagini di mercato; tuttavia l’EUIPO ha semplicemente sgombrato il campo da ogni dubbio, semplicemente dicendo che la prova dell’assenza di distintività non era stata adeguatamente fornita e non riteneva necessario addentrarsi proprio nell'esaminare anche queste indagini che sono state depositate.

Ovviamente, vi raccontavo che vi è già stato - è già stato presentato – ricorso e quindi vedremo se in sede, invece, di appello le prove verranno analizzate in maniera più dettagliata di quanto sia stato fatto ora.



Vorrei fare un contest per il design dello stesso: mi conviene proporlo come un contest di artista o di disegni tecnici?

Perché di fatto ritorniamo in quelli che erano i due grossi quesiti che hanno posto queste vicende: ossia gli impedimenti alla registrazione delle forme, da un lato, per la funzionalità tecnica, dall'altro, per il valore sostanziale.

Dovete anche sapere che, nell'arco dei sei anni che è durato il procedimento innanzi all’EUIPO in primo grado, si sono susseguite diverse decisioni ad oggetto marchi tridimensionali che hanno anche in parte ribaltato l'orientamento originario europeo.

È arrivata, forse la conoscete, la famosa sentenza sul TRIPP TRAPP che è questo seggiolone, la cui registrazione, che è un marchio tridimensionale, è stato rifiutato proprio per il valore sostanziale dato alla forma.

Quindi in realtà quando noi abbiamo iniziato questa vicenda, ci siamo molto concentrati sullo sgombrare il campo dalla funzionalità tecnica della forma della Vespa, perché questo sembrava un pochino più l'argomento che avrebbe cavalcato la controparte anche proprio per il fatto che noi stessi abbiamo individuato con Piaggio le caratteristiche distintive della Vespa e che avevano sicuramente avuto un loro pensiero iniziale, anche per rispondere a requisiti necessari e tecnici, una forma a “freccia” dello scudo, chiaramente funzionale alla sua aerodinamicità.

Durante invece tutta la procedura, ci siamo dovuti anche confrontare con il pericolo che la forma fosse ritenuta dare un valore sostanziale al prodotto e che il fatto che la Vespa è esposta in moltissimi musei, fra il MOMA, ha ottenuto qualche anno fa riconoscimento per essere uno dei 10 design industriali che hanno segnato la storia dello scorso decennio.

Quindi era un attimo poter arrivare a dire che quel il tipo di forma ormai - la sua validità a livello di estetica - poteva superare quello che erano gli altri pregi del prodotto.

Quindi, dare una risposta a questa domanda non è semplicissimo, perché lo si vede poi in base al successo del prodotto sul mercato che cos'è che poi in realtà ne determina da un lato la sua distintività in assenza di requisiti solamente tecnici o solamente estetici.

Quindi purtroppo una risposta prima ancora di aver lanciato il prodotto è molto difficile da poter dare a questa domanda.

Io forse mi proporrei con contest di artisti, perché quello che si vorrebbe sicuramente evitare ab origine è di creare un prodotto che assolva esclusivamente a funzioni tecniche, perché in questo già sapremo che va incontro a un impedimento a una registrazione.

Mentre forte nell'ambito di un contest di artisti, si possono coniugare le esigenze del prodotto con quello che è una sua estetica che, come abbiamo visto, non è penalizzante se attrattiva di fronte a una richiesta di marchio tridimensionale.

Ci sono anche altre domande: allora ne leggo velocemente; chiede Sara se attività simili possono essere azionate anche per il marchio automobilistico JEEP.

Senz'altro sì! Quello che ricordavo appunto nel corso della presentazione è proprio questo: cioè il tema è, da una parte, se si ha la confidenza data ovviamente dalle prove possibili - che è possibile raccogliere - di poter ottenere una registrazione di marchio, soprattutto potendo dimostrare una distintività acquisita, vale senz'altro la pena di provare a fare – di provare a depositare - un marchio tridimensionale.

È chiaro che lo step successivo è sì azionare questo marchio: è un qualcosa di diverso dal mero 'ottenimento di una registrazione, che senz'altro è stato un passo estremamente importante per poi, come avete visto, la prova del nove - quello che poi può succedere - è ovviamente tutto da scoprire, anche perché nel caso di Piaggio la fiera EICMA e quello che è successo poi con questa società cinese, non è l'unico esempio di azionamento di questi marchi che ci sono stati.

Piaggio ha azionato questi marchi anche di fronte ad altre contraffazioni, anche più evidenti - se vogliamo - della forma di Vespa perché il primo punto è quello di sgombrare il campo da dalle copie della Vespa che sono presenti - che tutti noi vediamo – e sempre più spesso vengono posti sul mercato degli scooter che vogliono avere quell’appeal estetico della Vespa. Poi chiaramente sono contraddistinti da nomi totalmente diversi. Quindi, ci sono già stati altri casi in cui Piaggio ha con successo potuto azionare i propri marchi a difesa della Vespa.

È chiaro che misura nella misura in cui si trova poi una controparte che è un colosso del motociclo e che ha tanto interesse a entrare nel mercato europeo con prodotti che poi, alla fine, sono quantomeno ispirati alla Vespa, allora ecco che si va veramente alla prova del nove per quanto concerne l'efficacia di questo tipo di registrazioni.

E poi ricordiamoci che poter verificare se il marchio – se il design – possa anche essere oggetto di tutela per diritto d'autore, lo si può fare solo andando innanzi a un Giudice.

Quindi questo è stato un ulteriore passaggio molto importante.

Aggiungo che la stessa cosa è successa anche in Francia, dove anche in Francia Piaggio ha ottenuto una tutela per diritto d'autore della forma della Vespa da parte del Tribunal de Grande Instance di Parigi e quindi questa è una strada sicuramente non semplice, ma è Piaggio sta percorrendo con grandissimo successo.


Quindi io per ora vi ringrazio tutti e vi rimando al prossimo webinar.

Grazie a tutti anche da parte mia, ci vediamo in una prossima occasione!