La Vespa non si tocca (e non si copia)

L’iconica Vespa è un marchio europeo tridimensionale e un design tutelato dal diritto d’autore. Assistita dalla Jacobacci & Partners, Piaggio ha vinto la battaglia legale contro gli scooter cinesi di Znen. Ecco perché la cumulabilità delle tutele di marchio, design registrato e diritto d’autore segna una svolta importante per le aziende che producono oggetti dallo spiccato valore estetico.

La Vespa è un marchio tridimensionale

Nel 2013 Piaggio, assistita da Elena Monte della Jacobacci & Partners, ha ottenuto protezione per la forma della Vespa come marchio tridimensionale in Italia e in Unione Europea, dando prova dell’acquisizione di capacità distintiva.

Scooter cinesi sequestrati in fiera

Nello stesso anno, sulla base della registrazione tridimensionale italiana, Piaggio ha ottenuto il sequestro di alcuni modelli di scooter esposti alla fiera EICMA dalla società cinese Znen, denominati Cityzen, Revival e Ves, di cui i primi due protetti come disegno o modello comunitario registrato.

Znen avvia un’azione legale in Italia contro Piaggio che - assistita dallo Studio Legale Jacobacci & Associati – vince

A seguito del sequestro, Znen ha avviato un’azione innanzi al Tribunale di Torino chiedendo che la Corte dichiarasse la non contraffazione della Vespa ad opera dei tre modelli di scooter e che il marchio tridimensionale italiano fosse dichiarato nullo.

Piaggio, difesa dagli avvocati Fabrizio Jacobacci e Barbara La Tella e Maddalena Deagostino dello Studio Legale Jacobacci e Associati, non solo ha rigettato le pretese di Znen, chiedendo al Tribunale di confermare la validità del marchio italiano tridimensionale, ma ha anche chiesto di accertare che la forma della Vespa gode di tutela ai sensi dell'art. 2.10 della legge italiana sul diritto d'autore, come opera di "disegno industriale".

Il Tribunale di Torino (sentenza n. 1900 del 6.04 2017, confermata in appello con la sentenza n. 677 del 16.04.2019) ha respinto le istanze di Znen e ha confermato sia la validità del marchio italiano per la forma della Vespa sia la protezione della forma ai sensi della legge italiana sul diritto d'autore come opera di disegno industriale, che presenta di per sé carattere creativo e valore artistico.

La battaglia legale tra Italia e Cina si estende in Europa

L’azienda cinese avvia anche innanzi all’EUIPO un’azione di nullità del marchio tridimensionale europeo.

Tra le motivazioni, Znen cita il fatto che il disegno o modello comunitario del suo scooter Revival è stato registrato prima rispetto al marchio tridimensionale di Vespa, che il marchio tridimensionale non è distintivo ed è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto e infine che Piaggio ha agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione.

Vi rimandiamo a questo approfondimento, per leggere le motivazioni della sentenza, anticipando che Piaggio, assistita da Elena Monte, è risultata vittoriosa, in quanto la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha rigettato integralmente l’istanza di Znen, confermando la cumulabilità delle tutele per una stessa forma come marchio e disegno o modello industriale – in questo caso tutelato anche dal diritto d’autore.

Effetti della triplice tutela di una forma come marchio tridimensionale e disegno o modello industriale registrato e tutelato dal diritto d’autore

Il caso Vespa è particolarmente interessante nell’ambito del dibattito sulla protezione delle forme attraverso diverse privative, chiarendo che la tipica tutela conferita dal modello o design – registrato o tutelato dal diritto d’autore- può essere affiancata da quella del marchio.

In un panorama europeo ancora variegato in tema di diritto d’autore per ciò che concerne le opere di design proteggibili – dove in Italia lo sono non tutte le opere dotate di creatività ma solo quelle che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico – il cumulo di tutele rappresenta una soluzione importante per le imprese che producono oggetti la cui forma ha sempre più un necessario valore estetico. Ciò è ormai evidente in molti settori, dall’arredamento all’automotive, fino ad arrivare all’alimentare e al medicale.

Ottenere protezione come marchio tridimensionale per una forma intramontabile come la Vespa significa poter disporre di un diritto potenzialmente perenne, che si somma a tutele più limitate nel tempo, come quella offerta dal design per un massimo di venticinque anni o dal diritto d’autore, fino ai settant’anni successivi alla morte dell’autore.

Rilevante è anche il pubblico di riferimento. A differenza della tutela come modello o design, la protezione come marchio si estende a tutte le forme considerate simili agli occhi di un consumatore “medio”, che non deve necessariamente essere, come nel caso del modello, un soggetto con un’approfondita conoscenza del settore.

E’ quindi evidente la maggior ampiezza del perimetro di protezione della forma tutelata dal marchio tridimensionale se paragonata con l’ambito di esclusiva garantito dal disegno o modello.

D’altra parte, in alcune circostanze la tutela tramite disegno o modello risulta preferibile in quanto prescinde dalla categoria merceologica.

Più armi per la lotta alla contraffazione

Piaggio ha avuto il merito di ottenere la registrazione del marchio tridimensionale per la forma della Vespa e l’ardire di intraprendere un’azione legale verso i contraffattori, che sempre più spesso immettono sul mercato modelli non così simili da violare un design e contraddistinti da un diverso nome per non violare il segno denominativo, ma sufficientemente imitativi da ricordare la Vespa e dunque attrarre consumatori che consapevolmente acquistano un prodotto diverso, affascinati dal ricordo dell’iconico scooter.

In un panorama europeo in cui i marchi tridimensionali sono raramente concessi, la Vespa può ora contare su una registrazione di marchio che ha già attraversato non solo un giudizio di registrabilità, ma anche un attacco diretto.

Disporre di tre diverse tutele – design, marchio e diritto d’autore – è un arsenale quanto mai completo nella lotta alla contraffazione.

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Prima fase della sentenza - guarda l’intervista a Elena Monte >> La vicenda Vespa Piaggio: un caso di successo