Moderatrice: Valeria Croce
Breve riepilogo normativo e cenni pratici [Fabio Giordano, Studio Giordano]
- Cenni normativi
- Considerazioni su alcuni aspetti caratterizzanti le start-up innovative
- Casi pratici
Strategie di tutela IP e Voucher 3I [Danilo De Lorenzo, Gabriele Borasi]
- L’importanza dei titoli di proprietà intellettuale per la start-up
- Voucher 3I, modalità e requisiti
- Strategie di tutela della proprietà intellettuale (Marchi e Brevetti)
Come affrontare i problemi di titolarità e di trasferimento dell'IP attraverso gli strumenti contrattuali [Alberto Camusso, Studio Legale Jacobacci & Associati]
- Come impostare la titolarità
- Come usare i contratti verso i Terzi
- Come operare il trasferimento tecnologico
Gli interventi di Danilo De Lorenzo e Gabriele Borasi
Danilo di Lorenzo (min. 20.38)
L'obiettivo della mia presentazione è quella di illustravi quali sono gli strumenti messi a disposizione della legge per tutelare la proprietà intellettuale, in generale ma ancor di più per una startup, ma soprattutto di dare delle indicazioni su quali sono le agevolazioni che esistono oggi, e quindi vedere come variare poi conseguentemente la strategia di tutela della proprietà intellettuale che magari la start-up già oggi sta attuando.
Come primo punto riassumiamo brevemente cos'è la proprietà intellettuale, tutto quell’apparato di norme principi per la tutela delle creazioni dell’ingegno umano, quindi brevetto per la soluzione di un problema tecnico, disegno o modello per proteggere le forme estetiche, un marchio per proteggere i segni distintivi, il know how che sono le misure attuate per mantenere i segreti industriali o il diritto d’autore che va a tutelare le creazioni artistiche e il software.
Per le start-up innovative questi titoli possono essere utilizzati per rispondere a uno di quei requisiti necessari per essere iscrivibili come startup innovativa.
Bisogna seguire almeno uno di queste tre voci, e laddove sia difficoltoso soddisfare le prime due voci quindi Ricerca e Sviluppo uguale o superiore al 15% del valore della produzione piuttosto che avere personale altamente qualificato per almeno un terzo da dottorato di ricerca o per almeno due terzi soggetti in possesso di laurea magistrale, ecco che il terzo requisito forse può essere più facilmente raggiungibile perché è sufficiente che sia titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale intesa come brevetto per invenzione o modello di utilità. Può anche essere in attesa di pubblicazione, quindi che anche semplicemente abbia depositato una richiesta di brevetto e non sia ancora stato concesso il titolo.
In alternativa anche un software registrato presso il pubblico registro speciale per i programmi per elaboratore è una valida alternativa al possesso di un titolo di proprietà industriale.
Per questo motivo vediamo brevemente quali sono i titoli di proprietà industriale.
Il brevetto di invenzione riguarda tutte le invenzioni tecniche che siano nuove e siano atte ad avere un’applicazione industriale come sancito dall'articolo 45 del codice di proprietà industriale. Queste soluzioni devono rispettare i requisiti di brevettabilità che sono novità, inventività, industrialità e attenersi a un principio di liceità. Il requisito diciamo così che generalmente dà fastidio a chi è in fase di costruzione di una start-up è la novità perchè l’invenzione dovrebbe essere una novità in senso assoluto, quindi mai stata divulgata prima della presentazione della domanda di brevetto neppure dagli stessi ideatori e autori dell'invenzione, e questo in fase di costituzione spesso risulta essere un evidenza contrastante: la volontà di divulgare il prima possibile la mia idea e dall'altra parte la necessità di farlo solo dopo che ho presentato la domanda di brevetto.
Per il brevetto per invenzione può essere esteso all'estero entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di brevetto nazionale italiana.
I modelli di utilità invece sono i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Possono essere macchine, strumenti utensili eccetera ma a differenza del brevetto per invenzione sono esclusi dal modello di utilità i procedimenti industriali. Anche qui c’è la possibilità di estendere all'estero entro 12 mesi dalla presentazione della domanda nazionale nei paesi che consentono tale estensione e prevedono i modelli di utilità anche all'estero.
Infine il software registrato: di fatto non si tratta altro che di presentare la richiesta di registrazione del software presso il pubblico registro del software che è a cura della SIAE, dove possono essere registrati tutti i programmi per computer che rispettino i requisiti di idoneità all'attività ma che soprattutto siano stati pubblicati. La richiesta è facilmente inviabile sul portale della SIAE con una dichiarazione nella quale vanno indicati gli autori del software, il titolo la data di pubblicazione e poi però deve essere allegato anche un esemplare del software, come codice sorgente o come applicativo. Una volta fatta questa richiesta a quel punto si ha una dichiarazione di registrazione del software che può essere fatta valere proprio come uno dei requisiti per registrarsi come startup innovativa.
Voucher 3I
Una volta che abbiamo sfruttato queste possibilità per essere dichiarati startup innovativa, in questo momento storico dal 15 giugno 2020 è possibile fare una richiesta di agevolazione, che si chiama voucher 3i che finanzia l'acquisto di servizi di consulenza specifici per la brevettazione.
Il servizio di consulenza viene erogato da un consulente, mentre il soggetto diciamo così erogatore è in Invitalia su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico.
Quali sono i tre servizi che si possono agevolare?
Innanzitutto sono delle ricerche di anteriorità per verificare il requisito di brevettabilità dell'invenzione, ovvero delle ricerche prima di presentare la domanda per verificare che l'oggetto della domanda sia una novità, un servizio di stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l'ufficio italiano brevetti e marchi, oppure un deposito all'estero di una precedente domanda nazionale di brevetto, quindi la possibilità di estensione entro 12 mesi all'estero della domanda. E’ possibile fare tre richieste nel corso dell'anno della presentazione della prima richiesta per ciascuno di questi tre servizi per un totale di 9 richieste e quindi è facile fare il conto: si tratta di un'agevolazione che supera i €30.000 annuali per specifica per tutelare le soluzioni tecniche.
Come funziona la richiesta di voucher?
Prima siglato digitalmente un accordo di consulenza con il consulente da parte della startup dopodiché la start-up presenta la domanda ed entro 30 giorni in Italia dall' esito di questa domanda, una volta avuto esito positivo viene erogato il voucher e al quel punto il servizio richiesto deve essere erogato dal consulente entro 120 giorni a seguito del quale una volta erogato il servizio verrà fatta una relazione firmata anche digitalmente della startup sul portale Invitalia e quindi verrà emessa la fattura e entro 60 giorni Invitalia provvederà al pagamento.
A cosa stare attenti in questa procedura?
Innanzitutto che il servizio di voucher 3i può essere erogato esclusivamente da fornitori appartenenti all'ordine nazionale dei consulenti proprietà intellettuale o al Consiglio Nazionale Forense.
In secondo luogo uno degli aspetti più interessanti è che il pagamento della prestazione viene effettuato direttamente dall'ente gestore gestore del voucher, cioè Equitalia, al consulente e quindi per la startup innovativa non c'è nessuna uscita di cassa, salvo che nel caso del deposito in cui ci siano da pagare delle tasse e quindi diventa sostanzialmente un’erogazione di servizio quasi gratuita.
Un’altra cosa a cui fare attenzione è la sottoscrizione digitale dell’accordo. È importante individuare prima chi è il soggetto fornitore a cui rivolgersi in modo tale da sottoscrivere digitalmente l’accordo e poi procedere alla fase di presentazione della domanda sul portale. L’accordo deve essere firmato digitalmente da entrambi.
Detto questo cosa cambia dal punto di vista di strategia di tutela della proprietà intellettuale per una startup?
Visto che abbiamo la possibilità in un arco temporale di un anno di depositare un numero maggiore di brevetti per delle soluzioni tecniche è importante approfittarne e quindi pensare ad esempio anche a soluzioni tecniche collaterali all'idea di base da cui è scaturito il progetto della startup. Facciamo un esempio: se ho depositato la domanda di brevetto per un dispositivo o per una composizione chimica o quant'altro, magari nel corso dei mesi ho scoperto che anche il processo produttivo ha delle basi innovative e quindi potrei pensare di proteggere anche il processo produttivo. Oppure se ho tralasciato di proteggere nella prima fase della domanda di brevetto una soluzione tecnica particolare perché non rilevante a questo punto potrebbe essere opportuno farlo, così come se il prototipo iniziale dovrà essere migliorato, ho scoperto delle migliorie tecniche sul prodotto o sul servizio che in realtà non erano presenti alla prima domanda di brevetto depositata, forse conviene in questo caso approfittarne e proteggere con una nuova domanda di brevetto anche quelle migliorie atte ad avere i vantaggi tecnici particolari.
Ad esempio è possibile fare brainstorming per cercare tutte quelle possibili soluzioni alternative e quindi arricchire il portafoglio brevettuale e incrementare il valore della startup e impedire che eventuali concorrenti trovino soluzioni alternative.
Dato che il voucher soddisfa la possibilità di estendere all'estero le domande di brevetto ampliare anche all'estero attraverso la domanda in mercati di interesse attuale ma soprattutto potenziali del futuro.
Diciamo in questo momento difficile gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale sono un bene rifugio per idee e progetti di innovazione da sfruttare nel futuro, soprattutto se in qualche modo sono anche agevolati in maniera cospicua da parte del ministero. Infatti il Ministero in questo in questo momento probabilmente ha sentito il bisogno di proteggere ciò che nella startup è più importante tutelare che è proprio l'idea, quindi i progetti innovativi. quindi il messaggio in questo caso sembra essere stato molto chiaro.
Gabriele Borasi – tutela del marchio
Grazie Danilo effettivamente il mio intervento sarà rapidissimo devo giusto condividere con voi due idee di fondo. La prima è relativa al fatto che anche il marchio cioè il segno distintivo del prodotto-servizio che la startup innovativa va a lanciare sul mercato deve essere nuovo, quindi debbo pensare a identificare un marchio che caratterizzi questo prodotto o servizio con un po' di anticipo rispetto al lancio.
Faccio un esempio: proprio in questi giorni stiamo curando professionalmente una fintech che stava per lanciare una nuova banca on-line, con un nome che è stato fatto oggetto di un’opposizione da parte di un soggetto spagnolo titolare di un marchio europeo. Questa fintech si è trovata nella necessità all'ultimo minuto di posticipare il lancio del suo progetto e dovrà non solo identificare un nuovo nome ma anche cambiare la ragione sociale, quindi convocare un'assemblea straordinaria e ottenere un’autorizzazione della Banca d'Italia per l'utilizzo del nuovo segno distintivo.
Quindi il messaggio che vorrei far passare in questo momento è che chiaramente la startup tecnologica si occupa principalmente di quello che è l’ambito tecnologico di Ricerca e Sviluppo, ma non dimenticatevi che per andare sul mercato poi ci vuole anche un nome.
Ci vuole un marchio che deve essere nuovo, quindi devono essere svolte delle ricerche che normalmente richiedono dei tempi di esecuzione, devono essere depositati dei marchi che richiedono tre mesi dalla data di pubblicazione per giungere a concessione.
Il primo messaggio è non arrivate all'ultimo minuto, prendetevi il tempo necessario non solo per sviluppare la vostra idea dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista della comunicazione e del mercato.
La seconda brevissima annotazione che volevo condividere riguarda il fatto che purtroppo le spese relative a queste ricerche e al deposito del marchio che contraddistingue l'attività della startup innovativa purtroppo non sono agevolate, quindi il voucher 3i di cui ha appena parlato Danilo non riguarda le spese relative alle ricerche per il segno distintivo e al suo deposito. Per cercare di ovviare a questo problema la Jacobacci ha studiato dei pacchetti scontati e dedicati alle startup innovative che sono molto interessanti e riguardano l'attività di screening iniziale del nuovo nome e il suo deposito tipicamente in Italia o in sede Europea, in modo tale da far sì che questa attività possa essere affrontata anche da un punto di vista della spesa con la necessaria tranquillità dalla startup innovativa.
