Articolo di Luca Mariani per Technofashion.
L’EUIPO ha respinto la registrazione del marchio “Intimotimo”, ritenendo che la forte notorietà di “Intimissimi” fosse sufficiente a creare un’associazione mentale tra i due segni e a generare un indebito vantaggio per il nuovo marchio.
L'elevato grado di riconoscimento di un marchio può battere anche le sottili differenze grafiche. Lo ha stabilito l’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), bloccando il tentativo di registrazione del segno “Intimotimo”. A fare da scudo è stata la notorietà del marchio “Intimissimi” di Calzedonia S.p.A., ritenuta tale da neutralizzare i margini di difformità tra i due nomi.
Il procedimento è iniziato il 30 agosto 2024, quando la società Calzedonia S.p.A. ha presentato formalmente un atto di opposizione contro la domanda di registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 19044848 relativo al segno denominativo "INTIMOTIMO", depositata da una società terza avente sede ad Avellino. L'opposizione era diretta contro l'intera gamma dei prodotti e dei servizi rivendicati dalla domanda contestata, i quali sono inquadrati nelle classi 3, 25 e 35 della Classificazione di Nizza. Nello specifico, si trattava di un’ampia gamma di articoli di profumeria e cosmetica, capi di abbigliamento, calzature, biancheria intima e da mare, nonché i connessi servizi commerciali di gestione, promozione, vendita al dettaglio e all'ingrosso.
L'azione legale avviata dall'opponente si basava in modo particolare sulla preesistente registrazione del marchio dell'Unione Europea nr. 1941911 concernente il segno denominativo "INTIMISSIMI" – che, tra i vari diritti anteriori azionati da Calzedonia, è stato il primo e l’unico ad essere effettivamente considerato ai fini del procedimento.
Tale marchio anteriore a sua volta copre prodotti e servizi rientranti nelle stesse Classi di Nizza (cioè 3, 25 e 35), ampiamente sovrapponibili con quelli rivendicati dalla domanda di marchio contestata. A fondamento giuridico della propria opposizione, l'opponente ha invocato l’esistenza di: a) un rischio di confusione tra i segni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE), e b) la notorietà del marchio anteriore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo Regolamento.
L'esito del procedimento di opposizione dipendeva in ampia misura dalle valutazioni relative agli elementi di prova depositati dall’Opponente (ovvero, Calzedonia), al fine di dimostrare l'uso effettivo e la notorietà del marchio anteriore. Per tale ragione, la Divisione di Opposizione in primis ha esaminato tutta la documentazione prodotta, in modo da accertare se il marchio anteriore fosse stato oggetto di uso effettivo e se avesse acquisito una reputazione sul mercato. In effetti, su richiesta del convenuto, l'Opponente è tenuto a fornire la prova che, nel quinquennio precedente la data di deposito o di priorità della domanda contestata, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio di protezione per i prodotti e servizi azionati, ovvero che sussistono giusti motivi per il mancato uso.
Dopo un’accurata disamina, la Divisione di Opposizione ha concluso che la documentazione prodotta — e in particolare le fatture, gli studi di mercato, le rassegne stampa e le inserzioni pubblicitarie su varie riviste di moda — dimostrassero in modo convincente che Calzedonia ha investito in modo continuo, promosso e consolidato la presenza del marchio “INTIMISSIMI” nel settore dell'abbigliamento intimo e da notte, con particolare riferimento ad alcuni Paesi, ovvero: Italia, Spagna e Portogallo. Risulta pertanto provato l'uso effettivo per la macrocategoria dell'abbigliamento intimo, comprensiva di busti e lingerie, nonché per i capi da notte (ovvero pigiami, camicie da notte e vesti da camera).
Per contro, il fascicolo non contiene alcun riferimento probatorio pertinente agli ulteriori prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore "INTIMISSIMI" risulta registrato. Di conseguenza, non essendo stato fornito alcun riscontro per i restanti ambiti merceologici, la Divisione di Opposizione ha perimetrato l’ambito d’uso del marchio anteriore ai seguenti prodotti della Classe 25 della Classificazione di Nizza: Abbigliamento intimo; busti; lingerie; abbigliamento da notte, ovvero pigiami, camicie da notte e vesti da camera.
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opposizione proposta sulla base di un marchio anteriore che gode di notorietà comporta il diniego di registrazione del marchio successivo, identico o simile, a prescindere dall'identità o affinità dei prodotti o servizi rivendicati. Tale tutela rafforzata presuppone che il marchio anteriore dell'Unione europea superi una determinata soglia di riconoscimento nell'Unione – oppure, nello Stato membro interessato se si tratta di marchi nazionali – e che l'uso senza giusto motivo del segno contestato tragga un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o rechi pregiudizio agli stessi.
Secondo la Divisione di Opposizione, i mezzi probatori prodotti da Calzedonia nel procedimento contro “INTIMOTIMO” hanno attestato un'elevata intensità, un'ampia estensione geografica e una rilevante durata dell'uso del marchio anteriore “INTIMISSIMI”. In particolare, gli studi di mercato accertano che il brand "INTIMISSIMI" ricopre una posizione di leadership nel settore dell'abbigliamento intimo, della lingerie e dei pigiami quantomeno in alcuni territori europei, registrando notevoli indici di riconoscimento.
A parere dell’Ufficio, l'analisi complessiva della documentazione prodotta – comprensiva di campagne sui media, inserzioni pubblicitarie e indagini di mercato — ha confermato in modo inequivocabile l'uso continuativo e intensivo del segno anteriore. Alla data di deposito della domanda contestata, il marchio "INTIMISSIMI" godeva di una spiccata notorietà in una parte sostanziale dell'Unione Europea per le categorie di abbigliamento intimo (inclusi busti e lingerie) e articoli da notte (ovvero pigiami, camicie da notte e vesti da camera), per le quali è stato validamente comprovato anche l'uso effettivo.
Prima di iniziare il confronto tra i due marchi, la Divisione di Opposizione ha precisato che le diciture "INTIMISSIMI" e "INTIMOTIMO", quando vengono considerate nella loro interezza, non esprimono un significato univoco e comprensibile per la maggior parte del pubblico europeo; di conseguenza, queste due parole presentano un grado medio di originalità.
Ciò avviene nonostante il fatto che, per il pubblico di lingua italiana, il prefisso "INTIMI" del marchio anteriore e l'elemento "INTIMO" del segno contestato possano essere associati direttamente al settore dell'abbigliamento underwear. Allo stesso modo, non è stata ritenuta particolarmente importante neppure la circostanza per cui un’altra parte dei consumatori dell'Unione Europea potrebbe collegare la radice comune "INTIM" al concetto di intimità o ad articoli di natura personale.
L’Ufficio ha dunque proseguito con la comparazione dei due segni sulla base dei tre criteri classisi con cui viene valutata la similitudine dei marchi, concludendo quanto segue:
Dal punto di vista visivo, i segni coincidono nella sequenza iniziale "INTIM-", che costituisce la porzione più facilmente memorizzabile da parte del consumatore, nonché nella combinazione di lettere "IM" collocata nella parte finale di entrambi i marchi. Le divergenze risiedono invece nelle seguenti lettere evidenziate in grassetto: "INTIM -ISS - IM - I" e "INTIM-OT – IM - O", che sono poste verso la chiusura dei due segni, dove l'attenzione del pubblico tende a scemare. Considerando la perfetta coincidenza dei primi cinque grafemi e l'identità di altre due lettere in posizione centrale, i marchi presentano ben sette battiture comuni sulle dieci o undici complessive, risultando visivamente simili a un grado medio.
Dal punto di vista fonetico, i segni saranno pronunciati rispettivamente secondo le seguenti sillabazioni: "in-ti-mis-si-mi" e "in-ti-mo-ti-mo", o comunque secondo letture metriche equivalenti in base alle specificità linguistiche territoriali. I marchi condividono una perfetta coincidenza nelle prime due sillabe e presentano spiccate assonanze nelle restanti tre per la presenza reiterata dei fonemi "IM". Nonostante la diversa terminazione e le difformità strutturali nella seconda parte delle parole, le concordanze acustiche complessive risultano sufficienti a generare un'impressione d'insieme analoga, determinando una somiglianza fonetica di grado medio.
Dal punto di vista concettuale, nessuno dei due segni possiede un significato univoco e determinato per la totalità del pubblico pertinente. Nella misura in cui la radice "INTIMI" o "INTIMO" venga percepita da una parte dei consumatori come un riferimento descrittivo o evocativo dell'abbigliamento intimo, sussiste un espresso collegamento concettuale tra i segni, il quale determina una somiglianza concettuale al massimo di grado basso. Per la parte restante del pubblico europeo, incapace di cogliere alcun legame semantico a causa della barriera linguistica, la comparazione concettuale deve invece considerarsi neutrale.
Nel giudicare la sussistenza del nesso di associazione tra i marchi, la giurisprudenza consolidata ritiene che un elevato grado di similitudine tra i segni aumenti la probabilità che il pubblico pertinente colleghi il marchio successivo a quello anteriore dotato di notorietà. Tuttavia, di norma, la somiglianza dei marchi da sola non costituisce una condizione sufficiente laddove i prodotti o servizi rispettivamente rivendicati dai due marchi si rivolgano a pubblici totalmente distinti e non sovrapponibili.
Venendo al caso di specie, la Divisione di Opposizione sottolinea che la marcata somiglianza tra i segni si unisce all'elevato grado di notorietà del marchio anteriore nel territorio di riferimento e alle possibili sovrapposizioni nel pubblico destinatario dei prodotti e servizi, rispettivamente contrassegnati dai due marchi.
L'esistenza di tale collegamento mentale risulta particolarmente nitida con riguardo ai prodotti contestati rientranti nelle Classi 3 e 25 della Classificazione di Nizza. Gli articoli di abbigliamento della Classe 25 appaiono identici o altamente affini ai beni per i quali il marchio anteriore gode di rinomanza. Analogamente, i prodotti di profumeria, cosmetica e cura della persona della Classe 3 presentano uno stretto legame con il settore della moda e dell'intimo. Costituisce, infatti, una consolidata prassi commerciale che le case di moda estendano la propria offerta alle fragranze e ai cosmetici sotto il medesimo segno, inducendo il consumatore ad attribuire tali beni a una medesima origine imprenditoriale.
Una certa prossimità sussiste altresì con riferimento ai servizi di natura commerciale e promozionale oggetto di contestazione e compresi nella Classe 35. Infatti, i servizi di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento sono finalizzati a favorire la commercializzazione dei medesimi beni per i quali il marchio anteriore ha acquisito notorietà, e per tale ragione essi presentano un chiaro nesso di complementarità. Similmente, i servizi di pubblicità, marketing e promozione colpiti dall’opposizione sono intrinsecamente connessi alla valorizzazione dei brand di moda. Il pubblico di riferimento è abituato a riscontrare attività promozionali gestite direttamente dalle imprese del settore tessile sotto il proprio marchio di impresa.
A valle di una valutazione globale di tutti questi fattori— con particolare riguardo alla spiccata notorietà del marchio "INTIMISSIMI", alla somiglianza tra i segni e alla stretta affinità merceologica — l’Ufficio ha concluso che il pubblico pertinente stabilirà ineluttabilmente un nesso di associazione mentale (link) tra il segno contestato "INTIMOTIMO" e il marchio anteriore “INTIMISSIMI”.
L'indebito vantaggio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE) ricorre nelle ipotesi in cui si verifichi la condotta di un soggetto terzo volta a sfruttare ingiustificatamente l'immagine e l'attrattiva del marchio anteriore dotato di notorietà. In tali circostanze, sussiste il concreto rischio che le qualità immateriali e i valori proiettati dal marchio anteriore vengano trasferiti ai prodotti e ai servizi rivendicati dalla domanda successiva. Tale associazione mentale agevola la commercializzazione dei beni del soggetto terzo ed estraneo alla società titolare, il quale trae un beneficio economico ingiustificato dalla reputazione del marchio preesistente senza sostenere i relativi costi finanziari o promozionali.
Nel caso di specie, il marchio anteriore "INTIMISSIMI" gode di un'elevata notorietà nell'Unione europea per le categorie dell'abbigliamento intimo e da notte compresi nella Classe 25 della Classificazione di Nizza. Il grado medio di somiglianza visiva e fonetica tra i segni, unitamente alla consolidata reputazione del segno dell'opponente, risulta idoneo a determinare un immediato nesso di associazione nella mente del pubblico. Tale rischio appare accentuato per i prodotti di vestiario contestati compresi nella Classe 25, i quali coincidono esattamente con il core business dell'opponente, esponendo il mercato a un effettivo condizionamento nelle scelte d'acquisto.
Alla luce di una valutazione globale, la Divisione di Opposizione ha ritenuto che l'uso del segno contestato “INTIMOTIMO” potrebbe consentire al suo titolare di agganciarsi alla notorietà del marchio anteriore “INTIMISSIMI” (ride on the coat-tails), sfruttando ingiustamente il valore commerciale e il potere di attrazione coltivati dall'Opponente. Tale condotta permetterebbe ad un soggetto terzo di beneficiare degli ingenti investimenti sostenuti negli ultimi decenni da Calzedonia per l'affermazione del suo brand senza alcun corrispettivo economico.
L’Ufficio concludeva, pertanto, che la domanda di registrazione “INTIMOTIMO” fosse idonea a trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla reputazione del marchio anteriore “INTIMISSIMI”.
L'Ufficio UE non ha avuto dubbi: le ragioni di Calzedonia sono fondate e la tutela del marchio storico prevale. La domanda di registrazione per "INTIMOTIMO" è stata così integralmente respinta per tutti i prodotti e servizi richiesti. Si chiude così il primo round di una contesa legale che potrebbe però riservare un secondo capitolo: la parte soccombente potrà infatti presentare ricorso e portare la decisione all'esame delle Commissioni di Ricorso dell'EUIPO.