L’immissione in commercio di un prodotto in un dato territorio è sempre a rischio di costituire una contraffazione di uno o più brevetti azionabili di terzi. Per ridurre questo rischio, è importante effettuare un’analisi di libertà di attuazione, in cui un consulente brevetti verifica se un certo prodotto o procedimento è libero da vincoli brevettuali.
In questo articolo, scopriamo come e perché le analisi di libertà di attuazione diventano ancora più importanti alla luce delle novità normative dell’anno scorso.
Il Brevetto Unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti
La principale innovazione normativa nel mondo brevettuale europeo dell’ultimo mezzo secolo è ormai diventata realtà: il 1° Giugno 2023, l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court Agreement - UPCA) è entrato in vigore, accompagnato dal Regolamento dell’Unione Europea che fonda il Brevetto Unitario (Unitary Patent – UP). Anche se alcuni grandi paesi europei, come Regno Unito, Spagna e Polonia non sono parte di questi accordi, il Brevetto Unitario (o meglio, il Brevetto Europeo con effetto unitario) e la nuova Corte riguardano ben 17 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. A questi, potranno aggiungersi nei prossimi anni fino ad altri 7 paesi membri dell’UE che hanno già firmato l’accordo ma non lo hanno ancora ratificato. Il prossimo ad aggiungersi potrebbe essere la Romania: proprio il 16 novembre 2023, infatti, il governo romeno ha approvato la bozza di legge di ratifica.
A sinistra: in rosso i paesi contraenti per il brevetto europeo, in azzurro e grigio scuro i paesi di estensione o validazione: quando una domanda di brevetto europeo viene concessa, bisogna validare il brevetto in ciascun paese desiderato, uno per uno. A destra: in blu i paesi coperti in blocco con un Brevetto Unitario.*
*Fonte immagine: European Patent Office
In sostanza, grazie al Brevetto Unitario, chi ottiene la concessione di una domanda di brevetto europeo potrà ora scegliere – in alternativa alla sempre possibile ‘classica’ validazione paese per paese – di validare il brevetto in maniera unitaria per i 17 paesi sopra indicati, con evidenti risparmi in termini di costi. Per gli altri paesi coperti dal brevetto europeo ma non da quello unitario, sarà possibile comunque procedere con la convenzionale procedura di validazione, anche affiancandola ad una validazione unitaria.
Al 31 dicembre 2023, circa 1 brevetto europeo su 6 tra quelli concessi da quando è in vigore la nuova normativa è stato validato come brevetto unitario.
Dei brevetti europei rimanenti, che sono comunque normalmente soggetti alla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti a meno di una rinuncia dei titolari, circa il 45% è stato appunto rinunciato (“opted-put”) mentre il 55% rimane sotto tale giurisdizione.
La giurisdizione del nuovo Tribunale
Infatti, il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà giurisdizione non solo sui brevetti unitari, ma anche sui brevetti europei per i quali non è stata depositata una dichiarazione di opt-out – ovvero per i quali il titolare non ha attivamente richiesto l’esclusione dalla giurisdizione – nonché sui certificati di protezione complementare, in cause riguardanti:
- contraffazioni effettive o minacciate;
- ingiunzioni e misure protettive e cautelari;
- dichiarazioni di non contraffazione;
- revoca e domande riconvenzionali di nullità;
- danni derivati dalla protezione provvisoria attribuita da una domanda di brevetto europea pubblicata;
- uso di un’invenzione prima della concessione di un brevetto europeo o diritto di preuso.
Le cause relative alla validità o alla contraffazione di brevetti europei validati in maniera convenzionale per i quali è stata depositata una dichiarazione di opt-out saranno, invece, giudicate dalle corti nazionali. Salvo estensioni normative, la possibilità di un opt-out è prevista solo per i primi 7 anni di operatività della Corte, in un regime transitorio, eventualmente rinnovabile una sola volta dal Consiglio di Amministrazione della Corte.
Freedom to operate (FTO) – nuovi rischi e nuove opportunità
Le innovazioni apportate dal Brevetto Unitario e dal Tribunale Unificato dei Brevetti permettono consistenti risparmi e opportunità nuove, ma costituiscono anche elementi insidiosi nella gestione del rischio, sia per chi possiede asset di tutela delle invenzioni sia per chi fornisce prodotti e servizi in Europa.
Vista l’estensione territoriale del nuovo sistema brevettuale, ancora più di prima, le analisi di libertà di attuazione, meglio note come Freedom to Operate (FTO), in cui un consulente brevetti verifica se un certo prodotto o procedimento è libero da vincoli brevettuali in determinate giurisdizioni, diventano cruciali e imprescindibili nell’ottica di ridurre i rischi commerciali e di contenzioso.
Infatti, aumenteranno i brevetti europei che coprono anche il territorio italiano. Infatti, quantomeno alcuni dei brevetti europei che vengono concessi e validati in maniera unitaria non sarebbero stati validati anche in Italia nel regime convenzionale, nel quale generalmente si tende a validare un brevetto europeo concesso solo in pochi, importanti paesi, quali Germania, Francia, Regno Unito, a cui si aggiungono spesso paesi con requisiti di traduzione facilitati, come Belgio, Svizzera, Irlanda, Paesi Bassi – ma non l’Italia. Lo stesso ragionamento utilizzato per l’Italia si applica anche ad altri piccoli paesi coperti dal Brevetto Unitario in cui le validazioni di brevetto europeo erano generalmente poco frequenti, come i tre paesi baltici, la Bulgaria, il Portogallo, e Malta: chi opera in questi paesi, dunque, deve preoccuparsi di gestire un rischio che finora poteva essere trascurabile.
Con una analisi di libertà di attuazione è tra l’altro possibile identificare in anticipo titoli brevettuali europei che verranno plausibilmente concessi, o che sono stati concessi da meno di 9 mesi, e che sono rilevanti per la vostra attività, e quindi procedere, quando vi siano le basi, ad una procedura di opposizione. Infatti, rimane la possibilità – anche in caso di brevetto europeo con effetto unitario – di avviare una procedura di opposizione di fronte all’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della menzione di concessione di un brevetto europeo.
Tempi stretti e rapidità di giudizio
Il regolamento del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti, inoltre, stabilisce termini molto stringenti per le parti, sia per presentare le proprie osservazioni che per replicare a quelle di controparte. Si dimentichino i tempi ‘lunghi’ di alcuni tribunali italiani: un procedimento presso la nuova Corte può durare anche solo pochi mesi! Questo rende ancora più vantaggioso aver condotto una analisi di libertà di attuazione in anticipo: infatti, con tempi così stringenti, le ricerche e le analisi necessarie non possono essere rimandate interamente alla fase processuale.
Infine, il nuovo regime importa anche in Italia un istituto qui nuovo e mai sperimentato: le “protective letters”: chi teme che un certo brevetto possa essere azionato contro i propri prodotti con misure cautelari senza essere ascoltato, potrà depositare preventivamente fatti e argomentazioni in sua difesa, pagando una tassa di soli € 200. Ancora un ulteriore buon motivo per effettuare una analisi di libertà di attuazione per tempo.
Altri benefici dei pareri di libertà di attuazione
Oltre alla valutazione della difesa tout cour del vostro prodotto rispetto ad una serie di brevetti europei in vigore, una libertà di attuazione è in grado di mettere in luce le specifiche caratteristiche che rientrano in tali brevetti europei, aprendo la strada a quel processo che in gergo viene chiamato design-around, ovvero un processo in cui insieme al consulente brevetti si cerca di trovare alternative non in contraffazione a tali caratteristiche, in modo da passare da una situazione di conflitto ad una situazione in cui il prodotto sia liberamente attuabile.
Non da ultimo, un parere di libertà di attuazione che comprenda anche una ricerca dei brevetti potenzialmente confliggenti permette di conoscere in maggiore dettaglio le attività di ricerca e sviluppo dei concorrenti, con i loro punti di forza e di debolezza. Questo, a sua volta, può orientare ulteriori sviluppi di prodotto e/o scelte di strategia di mercato.
Per maggiori informazioni sul FTO leggi anche l'articolo: "Ricerca di anteriorità e Freedom to Operate: a che pro?"
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