15 maggio 2020 Brevetti Matteo Mozzi

Partiamo dalle basi. Un atto di contraffazione consiste nell'imitazione delle caratteristiche di beni presenti sul mercato con l’obiettivo di trarre in inganno i consumatori e avvantaggiarsi delle conoscenze sviluppate dal titolare dell’opera di invenzione, alterando il normale funzionamento dei meccanismi economici di mercato in libera concorrenza. La contraffazione è un fenomeno di carattere generale e si estende a più settori, tra cui quello della proprietà intellettuale e, in particolare, al settore dei brevetti.

Cos’è la contraffazione di un brevetto?

La contraffazione di un brevetto si manifesta quando un terzo privo di autorizzazione produce, commercializza, importa o esporta prodotti o processi rispetto ai quali era stato in precedenza accordato un titolo brevettuale ad altro soggetto che è, per l’appunto, il proprietario. Si tratta di un illecito plurioffensivo, il che significa che con un solo atto di contraffazione si ledono, contemporaneamente, il diritto di esclusiva del proprietario e il diritto di concorrenza leale.

Il proprietario, quindi, deve vigilare sul proprio diritto di esclusiva. Spetta allo stesso titolare del diritto di esclusiva, infatti, individuare eventuali violazioni, anche soltanto potenziali, del prodotto o processo brevettato e, nel caso, agire dinanzi al giudice civile o penale per chiedere opportune tutele.

La corretta interpretazione del titolo brevettuale è condizione necessaria per la buona riuscita della causa giudiziale di contraffazione.

Come interpretare il diritto di esclusiva?

Può ritenersi compreso nel diritto di esclusiva tutto ciò possa desumersi dalla documentazione contenuta nel cosiddetto “fascicolo brevettuale”. In esso sarà verificabile l’estensione del diritto esclusivo e, dunque: la regolarità dei diritti di privativa, l’area in cui ne è garantita la protezione, il periodo di validità, le specificità tecniche che caratterizzano il brevetto, ed ogni altra circostanza che vale ad identificarlo correttamente.

Quali sono gli elementi da cui identificare un potenziale atto di contraffazione?

Un atto di contraffazione si traduce, in definitiva, in un’azione volta a violare i diritti di privativa e di esclusiva così come sono stati individuati, tenendo conto della documentazione brevettuale. Non solo. È contraffazione anche l’attività di chi utilizza l’idea fondamentale alla base dell’opera brevettata, senza appropriarsi delle specificità tecniche essenziali per la realizzazione e la messa a punto dell’opera brevettata (in tal caso si parla di contraffazione per equivalente).

Bisogna tener presente, però, che non ogni forma di utilizzo dell’opera brevettata costituisce necessariamente un’ipotesi di contraffazione. Ad esempio, attività private senza scopi di lucro aventi ad oggetto l’opera d’ingegno per la quale il proprietario ha ottenuto il brevetto non costituiscono attività di contraffazione; tra queste, le sperimentazioni in ambito imprenditoriale o le attività destinate esclusivamente a scopo di ricerca.

Fatte queste premesse, dunque, chiunque ritenga di poter efficacemente intraprendere un’azione giudiziaria per contraffazione del proprio brevetto si trova dinanzi ad una duplice possibilità: agire in sede civile o in sede penale.

Quando e come si agisce in sede civile?

In sede civile, è possibile anzitutto procedere in via cautelare per ottenere dal giudice un provvedimento di “descrizione giudiziale”. Questo provvedimento, finalizzato ad ottenere la descrizione dei beni o processi presunti contraffatti direttamente presso la sede del fabbricante, costituisce la prova tecnica e documentale dell’attività di contraffazione. Questa prova potrà essere utilizzata, da parte del proprietario del brevetto, nel giudizio dinanzi al giudice civile. Data la complessità e la tecnicità delle opere o dei processi brevettati i giudici, nella maggior parte dei casi, si avvalgono di periti e consulenti tecnici e, quindi, di persone che vantano un elevato grado di preparazione ed esperienza scientifica nel settore di riferimento.

Il provvedimento di descrizione giudiziale, qualora presenti elementi a favore del titolare del brevetto, non assicura certezza assoluta di vittoria in sede giudiziale, ma certamente rappresenta una possibilità di dimostrare ai concorrenti sul mercato il possesso di un brevetto valido.

Le azioni ordinarie di merito in sede civile si distinguono in azioni di accertamento della contraffazione e azioni di condanna al risarcimento dei danni. Con la prima, il titolare del brevetto richiede la cessazione immediata dell’illecito, l’ordine del ritiro dal commercio dell’opera contraffatta. Con la seconda, il proprietario richiede il risarcimento dei danni subiti, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge.

Quando agire in sede penale?

Si ritiene auspicabile agire dinanzi al giudice penale soltanto in un secondo momento ovvero quando, ottenuto un provvedimento di accertamento della contraffazione in sede civile, quest’ultimo non sia stato ottemperato dal contraffattore. Ciò sta a significare che la contraffazione perdura. In altri termini, nell'ipotesi in cui, nonostante il provvedimento del giudice civile, il destinatario continui ad utilizzare, a fini commerciali, il prodotto o il processo brevettato, il proprietario potrà denunciare il reato di contraffazione di un brevetto.

In tal caso, si aprirà un procedimento penale a carico del contraffattore, che potrà concludersi con un provvedimento penale di reclusione in carcere (da uno a quattro anni). In definitiva, come è evidente, l’azione penale è complementare a quella civile: essa non esclude l’azione civile, ma la integra, eventualmente, in un secondo momento.

 

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