L’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) entrerà in vigore tra meno di un anno, approssimativamente tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, determinando anche l'applicabilità dei Regolamenti Europei n. 1257/2012 e n. 1260/2012: il cosiddetto “Pacchetto sul Brevetto Unitario”.
Sarà quindi possibile richiedere all'EPO il rilascio di un Brevetto Europeo con effetto unitario (in breve, “Brevetto Unitario” o “BU”) entro 1 mese dalla pubblicazione della menzione di concessione. Sarà inoltre istituito un nuovo tribunale, il Tribunale Unificato dei Brevetti (o “TUB”), che avrà giurisdizione sul territorio di tutti i Paesi che avranno ratificato l’Accordo sul TUB in materia di azioni di contraffazione e validità dei brevetti con effetto unitario, nonché dei brevetti europei tradizionali, a meno che questi ultimi non siano “opted out” (come si vedrà meglio nel seguito).
Attualmente, dopo la concessione, un brevetto europeo tradizionale viene validato nei Paesi di interesse, trasformandosi in un fascio di brevetti nazionali del tutto indipendenti tra loro ed assimilabili a brevetti ottenuti per via nazionale. Il BU avrà invece carattere unitario, così che esso potrà essere limitato, trasferito o revocato, oppure decadere, solo in relazione a tutto il territorio che esso copre. Per il momento, tale territorio si estende ai 17 Stati membri dell'UE che hanno ratificato l'Accordo sul TUB, vale a dire:
Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.
Il BU è un'opzione aggiuntiva al tradizionale brevetto europeo. Questo significa che il BU potrà essere combinato con le convalide nazionali negli Stati contraenti della Convenzione sul Brevetto Europeo che non sono coperti territorialmente dal Pacchetto sul Brevetto Unitario, vale a dire sia gli Stati extra-UE, come la Svizzera, il Regno Unito o la Turchia, sia gli Stati dell'UE che non hanno ratificato (almeno per il momento) l'Accordo sul TUB.
In vista di questo scenario rivoluzionario, i titolari di brevetti europei concessi nonché i richiedenti di domande di brevetto europeo saranno chiamati a prendere decisioni molto importanti.
In particolare, per le domande di brevetto europeo che saranno concesse a partire dalla data di applicazione del Pacchetto sul Brevetto Unitario, essi dovranno decidere se richiedere il BU oppure convalidare il brevetto europeo a livello nazionale nei Paesi sopra elencati.
Il BU avrà costi inferiori rispetto alle convalide nazionali tradizionali se, dopo la concessione del brevetto europeo, si richiede la protezione in almeno 4-5 Paesi compresi nell’elenco di cui sopra. Inutile dire che la riduzione dei costi sarà via via più significativa con l’aumentare del numero di Paesi di reale interesse. Tuttavia, il BU esporrà il titolare alle incertezze dovute all'assoggettamento esclusivo di questo brevetto alla giurisdizione del TUB, un nuovo tribunale con personale proveniente da vari Stati e una pluralità di sedi in diversi Paesi, che opererà seguendo un regolamento redatto ex novo.
Come già indicato sopra, di default, il TUB avrà competenza anche per tutti i brevetti europei tradizionali nel territorio dei Paesi che avranno ratificato l'Accordo sul TUB. Tuttavia, per non correre il rischio di vedere i propri brevetti revocati in tutti questi Paesi a causa di un'unica azione di nullità andata a buon fine dinanzi al TUB, i titolari dei brevetti europei tradizionali avranno la possibilità di rimuovere i propri titoli brevettuali dalla giurisdizione del TUB presentando una richiesta di rinuncia (cosiddetta "opt out”).
La procedura di “opt out” sarà disponibile a partire dal cosiddetto "sunrise period", che inizierà tre mesi prima dell’effettiva operatività del TUB, e soltanto per un periodo transitorio la cui durata sarà di almeno 7 anni dall'entrata in funzione del TUB e potrà essere estesa di ulteriori 7 anni.
Per riassumere, i titolari di brevetti europei e i richiedenti di domande di brevetto europeo hanno due opzioni:
- non fare nulla (e quindi sottostare automaticamente alla giurisdizione del TUB), oppure
- rinunciare al TUB depositando una richiesta di “opt-out”. Così facendo, i tribunali nazionali continueranno ad avere competenza esclusiva sulle porzioni nazionali del brevetto europeo tradizionale e nulla cambierà rispetto al sistema attuale.
In vista delle numerose sfide cui i titolari di brevetti europei e i richiedenti di domande di brevetto europeo dovranno far fronte, siamo a disposizione per analizzare il vostro portafoglio brevetti esistente, con particolare attenzione ai casi in cui i titoli brevettuali siano oggetto di accordi di licenza, al fine di:
- stabilire, per ogni brevetto concesso e domanda pendente, se presentare o meno una richiesta di “opt out”;
- valutare, per ogni domanda pendente prossima alla concessione, se ritardare la procedura di concessione fino all'entrata in vigore del Pacchetto sul Brevetto Unitario, in modo tale da mantenere aperta la possibilità di richiedere l’effetto unitario;
- per le domande pendenti che non sono ancora in una fase avanzata della procedura di concessione, valutare l’opportunità di richiedere, a tempo debito, l’effetto unitario.
Thanks to Francesca Meroni and Angelo Gerbino
