Giuliana Miglierini intervista Valeria Croce.
Il TUB è in piena attività, con oltre 300 procedimenti di primo grado già presentati alla Corte. A giugno 2024 ha preso il via anche la terza sezione centrale con sede a Milano. Facciamone un primo bilancio delle attività con Valeria Croce, mandataria europea e partner di Jacobacci & Partners.
Dopo l’inizio delle attività del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), a giugno 2023, è il momento di fare un primo bilancio sul funzionamento della nuova Corte e sui punti delle procedure ancora in discussione.
Istituito ai sensi dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (UPCA), ad oggi ratificato da 17 Paesi UE, il TUB agisce da Corte comune per i Paesi contraenti (divenendo parte effettiva del loro sistema giudiziario), con competenze esclusive in tema di brevetti europei a effetto unitario e di competenza alternativa alle Corti nazionali sui brevetti europei non soggetti a opt-out, e sui certificati di protezione complementare (SPC). Il Tribunale unificato si compone di una Corte di Prima istanza, composta da una divisione centrale e varie divisioni locali (tra cui quella di Milano) e regionali (Figura 1).
La divisione centrale ha sede a Parigi e ha sezioni distaccate a Monaco di Baviera e, da giugno 2024, a Milano. La Corte di Appello del TUB, invece, ha sede in Lussemburgo; le varie Corti sono composte da giudici - sia legali che tecnici - provenienti da tutti i Paesi dell’Unione Europea e selezionati in base alla competenza acquisita in campo brevettuale.
Abbiamo chiesto a Valeria Croce, mandataria europea e partner di Jacobacci & Partners, di aiutarci a fare il punto sulle attività del Tribunale Unificato dei Brevetti.
Qual è il primo bilancio sulle attività del TUB, a un anno dall’inizio?
Il sistema è stato visto favorevolmente dagli utilizzatori, come dimostrano i numeri. Da giugno 2023 a fine aprile 2024, la Corte di Prima istanza ha ricevuto in totale 341 procedimenti di primo grado, di cui 123 per contraffazione brevettuale e 153 domande riconvenzionali di nullità, sorte in relazione a 54 azioni di contraffazione (Figura 2). Questi procedimenti sono stati depositati in prevalenza nelle divisioni locali del Tribunale di lingua tedesca, a Monaco, Düsseldorf, Mannheim e Amburgo, e presso la divisione locale francese di Parigi. Minore è il numero di procedimenti depositati presso la divisione regionale del Baltico; la divisione locale di Milano e quella dell’Aia (NL) hanno ricevuto quattro casi ciascuna. Le altre divisioni minori (Bruxelles, Helsinki, Copenaghen, Lisbona, Lubiana e Vienna) hanno ricevuto solo uno o nessun caso. Significativo è il fatto che siano state depositate un buon numero di domande riconvenzionali di nullità, che rappresenta un po’ l’azione “principe” in difesa rispetto a un’azione di contraffazione.
In difesa di una singola azione riconvenzionale di nullità, infatti, ciascuna delle parti accusate di contraffazione attiva una sua azione d’invalidità; per questo motivo, quindi, il numero di procedimenti reali è probabilmente minore. Si stima siano circa quaranta, che è comunque un numero significativo. La Corte ha ricevuto anche una trentina di azioni di revoca indipendenti, quindi richieste di dichiarare nulli i brevetti; in questo caso, il deposito avviene presso la sede centrale di Parigi o presso la sua sezione di Monaco, come prevede l’accordo sul brevetto unitario. Interessante è anche il numero di domande di provvedimenti provvisori, anche in questo caso una trentina: i provvedimenti provvisori rappresentano strumenti molto importanti, sono i cosiddetti provvedimenti cautelari o “di emergenza” che vengono richiesti quando è necessario poter agire con urgenza e non si ha la possibilità di svolgere un procedimento ordinario e, quindi, attenderne la conclusione (che può richiedere un tempo non compatibile con le necessità del caso). Il provvedimento cautelare per sua natura viene svolto in tempi più rapidi, a fronte di una valutazione sommaria delle circostanze di contraffazione e di validità.
Cosa si intende con azione riconvenzionale di nullità?
In linea generale, la nullità di un brevetto può essere richiesta anche in modo indipendente. Se vengo a conoscenza di un brevetto che “mi dà fastidio”, perché copre una tecnologia di mio interesse, ad esempio, posso avviare una causa di nullità per invalidarlo.
Oppure si può avviare una procedura per dichiarare l’invalidità del brevetto per nullità, all’interno di un procedimento avviato da una controparte che mi attacca per contraffazione del brevetto. Il senso di questa linea di difesa, in questo caso, è di ottenere una sentenza finale di non validità del brevetto, quindi, di una circostanza che fa venire meno i presupposti della contraffazione. Nelle cause brevettuali la validità del brevetto impugnato e la contraffazione da parte di un prodotto o di un processo vengono valutate distintamente; i due concetti, infatti, non vanno confusi. Sono due valutazioni diverse, le cui conseguenze si intersecano.
La maggior parte delle procedure di prima istanza sono state avviate in Germania. C’è un perché?
È una domanda interessante. Sembra che il sistema della Corte unificata sia sfruttato dagli utenti tedeschi.
D’altra parte, la Germania ha giocato un ruolo fondamentale nella creazione e anche nella partenza del sistema (la Germania ha firmato per ultima l’accordo dandogli di fatto “il calcio di inizio”).
È anche vero che il sistema del Tribunale Unificato s’ispira per alcuni aspetti sostanziali al sistema normativo brevettuale tedesco, basti pensare alla cosiddetta “biforcazione”, cioè all’assegnazione a due organi differenti della competenza sulla valutazione della contraffazione e della validità.
Questo è tipico del sistema giudiziario brevettuale tedesco, che è stato ripreso dalla normativa della Corte Unificata. Secondo questa biforcazione, l’accertamento della validità del brevetto è condotto dall’Ufficio Brevetti Tedesco o dal Bundespatentgericht (Tribunale Federale dei Brevetti, NdR), mentre l’accertamento della contraffazione dalle Corti locali. Certamente gli utilizzatori di lingua tedesca sono “facilitati” anche per il fatto che il tedesco sia una delle lingue di procedura della Corte.
Non dimentichiamo, comunque, che la Germania ha una forte tradizione industriale ed è uno dei motori economici europei; è naturale che il sistema brevettuale sia parte integrante del suo sviluppo economico, commerciale e tecnico e sia quindi molto utilizzato. La stessa Germania ha diverse divisioni locali della Corte Unificata del Brevetto proprio per agevolare il ricorso a questo sistema da parte degli utenti tedeschi.
Che riscontro c’è riguardo ai procedimenti presentati in ambito Pharma e delle Scienze della Vita?
All’inizio, si pensava che il settore delle telecomunicazioni fosse quello che avrebbe maggiormente sfruttato il nuovo sistema di liti presso il TUB. C’era, invece, maggiore scetticismo nei confronti del settore farmaceutico. Ciò sembra non essere stato confermato, anzi alcuni dei casi più rilevanti hanno visto coinvolte proprio delle case farmaceutiche. La lite fra Amgen e Sanofi sull’anticorpo monoclonale alirocumab, ad esempio, ha coinvolto fin dalla sua nascita la sede centrale della Corte e la divisione locale di Monaco di Baviera (case ID: UPC_CFI_1/2023).
Anche la prima udienza orale in assoluto tenuta presso il TUB è stata relativa a un caso nel settore Life Sciences. Si tratta della “battaglia” 10x Genomics vs Nanostring.
Nel corso della lite, sono state emesse decisioni attese per poter interpretare alcuni punti di legge fondamentali, come la concessione di misure cautelari. Un caso sulle valvole cardiache ha visto impegnate due società molto importanti di fronte alla sede locale di Monaco e alla sede regionale Nordic Baltic del Tribunale Unificato. Astellas Pharma, invece, si è mossa contro un brevetto di Helios e dell’Università di Osaka relativo a un metodo per la purificazione di cellule epiteliali pigmentate della retina, brevetto già opposto di fronte all’EPO dalla Strawman Limited (si tratta di una società che può agire in alcune procedure presso l’Ufficio Brevetti Europeo per conto di un’altra società, il cui nome può essere non rivelato).
Che indicazioni si possono trarre su ciò che ha funzionato bene nelle nuove procedure?
Una cosa che “piace” molto e che sembra funzionare sono le tempistiche molto contenute dei procedimenti, che era un obiettivo del sistema che ruota intorno alla nuova Corte TUB. Concludere un procedimento di prima istanza in un anno è senz’altro visto favorevolmente, perché crea certezza giuridica, con risvolti economici positivi; si può ottenere un risultato sulla validità o sulla contraffazione in tempi veramente molto rapidi. Certo, se questi tempi favoriscono chi agisce, non si può dire altrettanto per chi li subisce, che rischia di veder deciso davvero velocemente un caso di contraffazione o l’invalidità del proprio brevetto. Queste tempistiche sono normalmente più corte di quelle dei procedimenti tradizionali di molti tribunali europei. L’Italia, in realtà, non è messa male, in quanto un procedimento brevettuale italiano ha delle tempistiche accettabili (tranne rare eccezioni), grazie anche all’esistenza di sezioni specializzate in proprietà industriale presenti in molti Tribunali, dove si crea una competenza solida in materia di validità e contraffazione di brevetti.
I tempi stretti sono percepiti come efficienza e aiutano il diffondersi e l’uso del nuovo sistema della Corte Unitaria. Questo anche quando le parti coinvolte sono di Paesi extra-europei, magari aziende molto grandi con processi decisionali complessi e articolati, spesso poco adatti a reagire in tempi rapidi. Le società multinazionali, poi, possono spesso avere procedure legali aperte sulla stessa famiglia brevettuale anche altri Paesi come il Regno Unito o gli Stati Uniti, con la conseguente necessità di coordinare le procedure con quella di fronte alla Corte del TUB. Le tematiche brevettuali oggetto di lite, specie quelle presso la Corte Unitaria, sono spesso complesse anche dal punto di vista tecnico: chiudere un procedimento brevettuale in un tempo di un anno o poco più può rappresentare una sfida anche sul piano organizzativo.
Anche il fatto che il sistema dia la possibilità di accedere alle cosiddette procedure cautelari (preliminary injuction), è stato visto positivamente, come pure l’introduzione delle protective letters, che non sono previste da tutte le normative dei Paesi europei. In Italia, ad esempio, l’ordinamento non le prevede, al contrario di Germania, Paesi Bassi o Belgio. In questo modo, è stata creata la possibilità di accedere a uno strumento normativo molto spesso strategico.
Come funziona più nel dettaglio la protective letter?
Si tratta di un documento che, con le dovute formalità, contiene motivazioni sostanziali sulla invalidità di un brevetto, con indicazioni su ciò che si pensa possa essere azionato a riguardo. Questa lettera, all’atto pratico, insinua dei dubbi nella Corte presso la quale il brevetto potrebbe essere azionato, e la predispone a non emettere una decisione su una richiesta di una procedura cautelare senza aver prima consultato la controparte.
In assenza di questa protective letter, la Corte potrebbe venire “convinta” della opportunità della richiesta del procedimento cautelare, senza sentire la controparte, che verrebbe quindi “sorpresa” dall’azione. Per questo è uno strumento procedurale molto importante e strategico.
Quali sono, invece, gli aspetti procedurali ancora da mettere bene a punto?
Un aspetto dibattuto, su cui sono state emesse già diverse decisioni, riguarda le lingue usate nei procedimenti.
Si è visto che le Corti, anche la Corte di Appello, si sono dimostrate inclini a modificare la lingua di procedura in favore dell’inglese. Ciò per agevolare la parte che subisce il procedimento.
È chiaro che l’utilizzo dell’inglese facilita enormemente la gestione e l’organizzazione di un procedimento, in quanto evita il ricorso a traduzioni e traduttori e facilita la comunicazione fra i diversi soggetti coinvolti: tecnici, avvocati, mandatari brevettuali, dirigenti aziendali, etc. L’inglese è una lingua comunemente parlata dagli avvocati, dai mandatari brevettuali e dalle aziende, specie dalle multinazionali anche quando la casa madre è in Giappone o in Cina. Questa elasticità aiuterà certamente il sistema. Si sta dibattendo anche su un aspetto non secondario, ma molto delicato, ovvero la trasparenza delle procedure svolte presso la nuova Corte e la gestione delle informazioni confidenziali. Una recente decisione della Corte locale di Mannheim ha indicato quello che a suo avviso è un modo opportuno di gestire l’accessibilità ai documenti riservati. Nel corso di una causa brevettuale, infatti, può essere necessario produrre documenti che contengono informazioni confidenziali, come segreti commerciali, dati personali, accordi commerciali e i relativi importi.
Tutte queste informazioni sono contenute in documenti che comprendono anche le informazioni necessarie alla procedura: un documento, quindi, può contenere sia informazioni che possono e devono essere divulgate ai fini della causa che informazioni che devono essere mantenute riservate a tutela delle parti. La decisione della Corte di Mannheim delinea un modus operandi, che consente una gestione dei documenti e delle informazioni riservate tramite il Case Management System e il Registry. Ci sono poi altri aspetti ancora aperti, sui quali si dovrà costruire una giurisprudenza nel tempo. Ad esempio, l’interpretazione della cosiddetta “contraffazione per equivalenti”, che è diversa dalla “contraffazione letterale”, perché si configura nel momento in cui una caratteristica del brevetto viene sostituita con un elemento considerato, appunto, equivalente. La valutazione della contraffazione per equivalenti è costruita secondo un approccio e un percorso logico diversi nei diversi Paesi europei, che talvolta ha portato a conclusioni divergenti fra tribunali di diversi Paesi.
Bisognerà vedere nel tempo come verranno armonizzate le varie “scuole di pensiero”. Il fatto che il pool dei giudici sia internazionale consente a ciascun giudice di offrire la propria esperienza nel costruire poi quella che sarà la giurisprudenza della Corte Unitaria.
Che prospettive si prospettano con l’apertura a Milano della nuova sezione della Corte?
Milano è subentrata a Londra (dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea a causa della Brexit) come sede della terza sezione della sede centrale, dopo quelle di Parigi e Monaco di Baviera.
La sezione centrale della Corte in Italia è diventata operativa da pochissimo, a giugno 2024, dopo la firma dell’Accordo di Sede tra governo italiano e Tribunale Unico dei Brevetti, il 26 gennaio 2024, l’assegnazione dei locali in via San Barnaba a Milano (nel palazzo che già ospita alcune sezioni del Tribunale) e l’assegnazione dei giudici. Dopo la rinuncia di Londra, che si sarebbe dovuta occupare di tutti i brevetti relativi alle “necessità umane” (quindi anche i brevetti farmaceutici), le relative competenze sono state divise sulla base della classificazione brevettuale tra la sede centrale di Parigi e la sezione di Monaco di Baviera. Alla capitale francese erano state assegnate competenze in ambito di brevetti di elettronica, a Monaco i brevetti con classificazioni meccaniche.
L’assegnazione a Milano della terza sezione della sede centrale non è stata automatica e ha richiesto impegno istituzionale, in quanto, in un primo momento, le competenze di Londra erano state suddivise tra Parigi e Monaco.
Il compromesso raggiunto, tuttavia, ha determinato che la sede centrale di Parigi fosse comunque competente per le cause brevettuali relative ai brevetti su farmaci, laddove il brevetto fosse collegato a un certificato di protezione complementare (SPC). Questi sono normalmente coinvolti in business molto importanti, perché coprono farmaci innovativi e che generano importanti ritorni economici. Sono quindi spesso oggetto di “battaglie” legali significative.
Alla sede bavarese, invece, è stata affidata la competenza per i brevetti del settore chimico inerenti alla metallurgia.
Al momento, le competenze della nuova sezione centrale di Milano dovrebbero includere, quindi, i brevetti su medicinali non collegati a SPC, la chimica industriale, i cosmetici, i detergenti, etc., ma bisognerà vedere quali cause verranno assegnate una volta iniziate le attività, anche in base alla classificazione brevettuale. Si parla anche di una possibile adesione dell’Irlanda all’Accordo TUB; Paese che, con il suo sistema giudiziario improntato alla common law, potrebbe dare l’apporto venuto meno da parte del Regno Unito per via della Brexit.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha migliorato alcune delle sue procedure, in particolare quelle di opposizione, nel caso ci sia una causa aperta presso il TUB o un altro tribunale. Come si colloca questa novità nel quadro generale che abbiamo appena delineato?
L’accelerazione delle procedure dell’Ufficio Europeo dei Brevetti è una novità relativa; di fatto, non sono state introdotte nuove procedure.
Nel caso in cui si possa aprire una possibile lite nazionale per contraffazione o una procedura presso il TUB, questo oppure la corte nazionale informa la divisione di opposizione dell’EPO, che garantisce che l’opposizione venga trattata in tempi più stretti rispetto alla norma (addirittura otto mesi dal deposito dell’opposizione), così da accelerare la conclusione della procedura. La procedura di opposizione a un brevetto europeo, infatti, è una procedura amministrativa che può essere depositata entro nove mesi dalla concessione del brevetto stesso; gli effetti dell’opposizione e del conseguente appello hanno efficacia in tutti i Paesi in cui il brevetto europeo è stato validato (fino a 38 Paesi, di cui 17 sono quelli che fanno riferimento alla Corte TUB). La procedura di opposizione, quindi, potrebbe portare a una limitazione o a una revoca di un brevetto europeo con effetti non solo sui Paesi aderenti alla Corte Unitaria, ma anche su altri. È chiaro che, per questioni di “economia procedurale”, la Corte del Brevetto Unitario deve coordinarsi e comunque verificare l’eventuale procedura di opposizione o di appello presso l’EPO. Le novità apportate dall’EPO rendono possibile, nel momento in cui si apre una opposizione, accelerare la relativa procedura in modo tale da concluderla in tempi rapidi e poter poi lasciare il campo alla procedura presso la Corte del Brevetto Unitario. È stato messo nero su bianco che l’EPO collabora con il Tribunale Unificato dei Brevetti affinché i due procedimenti possano svolgersi in tempi ragionevoli, e quindi con una buona certezza nei confronti dei terzi.
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