Articolo di Luca Mariani per VVQ.
Nel mercato vitivinicolo, il marchio non è solo un segno grafico: è il veicolo della reputazione di una cantina, il custode della sua storia e il motore delle sue vendite. Tuttavia, la proprietà di un marchio registrato non è eterna né incondizionata.
L’avventura dell’azienda vitivinicola Casa Brancaia inizia nel 1981 quando i coniugi svizzeri Bruno e Brigitte Widmer acquistano una proprietà rurale a Castellina in Chianti. Nel 1988 nasce “Il Blu”, un blend che, esulando volontariamente dalle rigide regole del disciplinare del Chianti Classico, consacra a pieno titolo la cantina all’interno del fenomeno dei celebri vini Supertuscan. Negli ultimi anni la cantina si è trasformata in una realtà di primissimo piano ed è in questo florido contesto produttivo e commerciale che si sono inserite e delineate le dinamiche legali e strategiche della recente vertenza con il marchio “Biancaia”.
In data 5 giugno 2024 una società con sede in Alberobello ha depositato la domanda di marchio dell’Unione Europea n. 019037251 per il segno verbale “Biancaia”, destinato a contraddistinguere diversi prodotti vinicoli e alcolici afferenti alla Classe 33. La domanda è stata pubblicata sul Bollettino dei Marchi dell’Unione Europea il successivo 17 giugno 2024, data dalla quale iniziava a decorrere il termine perentorio di tre mesi per la presentazione di eventuali opposizioni da parte di soggetti terzi “contro-interessati”. Tale pubblicazione apre, infatti, la fase di esame formale in cui i titolari di diritti anteriori possono bloccare preventivamente la registrazione.
Il 16 luglio 2024, la Casa Brancaia Srl, sita in Radda in Chianti, ha formulato un’opposizione totale avverso la registrazione della menzionata domanda. L’azione si fondava sul marchio internazionale anteriore n. 630419 “Brancaia” registrato il 7 dicembre 1994 e protetto, inter alia, in Italia, Germania e Austria. A sostegno del gravame, l’opponente ha dedotto la sussistenza di un concreto rischio di confusione e associazione tra i segni idoneo a indurre in errore il consumatore. Da un punto di vista procedurale, l’ordinamento comunitario riconosce espressamente che un marchio internazionale, anche se efficace solo in alcuni Stati membri, costituisce valido titolo anteriore per impedire la registrazione di un marchio dell’UE. L’efficacia della contestazione, pertanto, prescinde dalla necessità di una preesistenza del diritto sull’intero territorio dell’Unione.
Il quadro normativo che disciplina il marchio dell’Unione Europea stabilisce che, se il richiedente (convenuto) lo richiede, l’opponente (attore) deve dimostrare di aver utilizzato in modo effettivo il proprio segno anteriore. Questa prova deve riguardare i cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità della domanda contestata e deve attestare che il marchio sia stato usato davvero nei territori in cui è protetto e per i prodotti o servizi inseriti nell’opposizione. Questo obbligo scatta se, a quella data, il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni; se manca questa dimostrazione, o se non ci sono giustificati motivi per il mancato utilizzo, l’opposizione viene rigettata.
In applicazione di questa regola, la De Giorgio Srl ha formalmente richiesto che la Casa Brancaia Srl dimostrasse l’uso effettivo del marchio “Brancaia” su cui si fondava la contestazione. L’onere probatorio a carico dell’opponente riguardava l’utilizzo concreto del segno in Italia, Germania e Austria nei cinque anni precedenti il mese di giugno 2024. Inoltre, i documenti presentati dovevano dimostrare in modo specifico che il marchio era stato impiegato proprio per i prodotti che giustificavano l’opposizione, ossia i vini appartenenti alla Classe 33.
Le immagini delle bottiglie di vino prodotte dall’opponente tra il 2019 e il 2024, insieme a cataloghi e articoli sulle campagne pubblicitarie in Austria, Germania e Italia, mostrano diverse modalità di uso del segno. Tuttavia, l’Ufficio ha rilevato che tale materiale non costituisce un’informazione indipendente proveniente da terzi, bensì una serie di dichiarazioni e spiegazioni autoriferite sull’attività commerciale dell’opponente stesso. Inoltre, i dati contenuti in questi documenti illustrano al massimo la natura e la tipologia dell’uso del marchio, senza fornire elementi concreti sulla sua reale ampiezza quantitativa, temporale e territoriale. Il valore probatorio di questa documentazione è stato, quindi, ritenuto contenuto, poiché l’opponente non può confermare l’uso effettivo basandosi solo su materiale da lui stesso creato e pubblicato.
Al contrario, la consistente quantità di fatture prodotte, relative a un elevato volume di bottiglie di vino vendute, risulta regolarmente datata all’interno del periodo di riferimento. In questi documenti fiscali il segno grafico è chiaramente visibile e i prodotti sono specificamente identificati nella loro natura merceologica. Il numero cospicuo di vendite effettuate dimostra che il marchio è stato utilizzato sul mercato di riferimento in modo sostenibile, stabile e continuativo nel tempo.
Per tale ragione, le fatture commerciali fornite dall’opponente offrono un contributo significativo all’assolvimento dell’onere probatorio, attestando una presenza commerciale reale e non puramente simbolica nei territori protetti.
Considerando la documentazione nella sua interezza, gli ulteriori allegati sopra menzionati integrano utilmente il quadro probatorio mostrando il modo in cui il marchio è stato concretamente presentato al pubblico. Pertanto, sebbene il materiale pubblicitario avesse da solo un valore limitato, la valutazione globale e congiunta di tutti gli elementi depositati ha permesso di ritenere soddisfatto l’onere della prova. L’insieme dei documenti è stato giudicato sufficiente a dimostrare il genuino e costante utilizzo del marchio anteriore nel corso del quinquennio rilevante e all’interno dei mercati geografici protetti, confermando così la fondatezza dell’opposizione.
Il giudizio di comparazione vede contrapposti il marchio anteriore “Brancaia” e la domanda di registrazione del segno “Biancaia”. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione globale sulla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi deve fondarsi sull’impressione d’insieme prodotta dai segni, considerando in particolare le loro componenti distintive e dominanti. Entrambi i segni in conflitto appartengono alla categoria dei marchi denominativi, composti cioè da una sequenza di lettere in caratteri standard priva di elementi grafici o cromatici. Di conseguenza, la tutela giuridica derivante dalla registrazione si estende al termine in quanto tale, prescindendo dalle future varianti grafiche; è la sequenza letterale scelta che, dunque, definisce l’ambito della protezione.
Sotto il profilo analitico, la Divisione di Opposizione ha rilevato che il pubblico italiano potrebbe isolare il vocabolo “Bianca” all’interno del segno contestato, attribuendogli un significato descrittivo. Al fine di neutralizzare potenziali discrepanze concettuali, l’Ufficio ha ritenuto opportuno focalizzare l’esame sul pubblico di lingua tedesca, che risulta privo di questa specifica percezione. Per i consumatori della Germania e dell’Austria, infatti, entrambi i termini risultano totalmente privi di un significato intrinseco e godono, pertanto, di un normale carattere distintivo. Questo approccio metodologico permette di valutare la somiglianza in modo più oggettivo, escludendo condizionamenti legati a parziali traduzioni o interpretazioni linguistiche locali.
L’esame comparativo ha quindi evidenziato che, ad eccezione della seconda lettera - la “R” nel marchio anteriore e la “I” in quello contestato -, l’intera struttura dei segni coincide. Di conseguenza, dal punto di vista visivo e fonetico, i due marchi presentano un grado di somiglianza estremamente elevato, sia per la medesima lunghezza che per l’identico ritmo sillabico. Sul piano concettuale, non essendo possibile effettuare alcun parallelismo a causa dell’assenza di significato dei termini per il target di riferimento, questo aspetto rimane neutro e non incide sulla valutazione. Di conseguenza, l’accertata e marcata affinità visivo-acustica tra “Brancaia” e “Biancaia” costituisce un elemento determinante ai fini del giudizio.
La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendo a quest’ultimo di distinguerlo, senza un serio rischio di confusione, da prodotti o servizi aventi una differente provenienza. Affinché il segno possa svolgere questo ruolo centrale nel sistema di concorrenza che l’ordinamento comunitario mira a preservare, deve offrire la certezza che tutti i beni o servizi che lo recano siano stati immessi sul mercato sotto il controllo di un’unica impresa responsabile della loro qualità. Questa tutela evita che il pubblico di riferimento possa attribuire erroneamente la medesima fonte commerciale a prodotti offerti da società diverse. Alla luce di questi principi e degli elementi emersi nel caso di specie, l’Ufficio ha riscontrato la sussistenza di un concreto rischio di confusione tra “Biancaia” e “Brancaia”. La valutazione ha tenuto conto dell’elevato grado di somiglianza visiva e fonetica tra i segni, nonché dell’impossibilità di effettuare un raffronto sul piano concettuale.
A tali fattori si aggiungono il livello di attenzione del consumatore medio, giudicato non superiore alla media, e il normale carattere distintivo del marchio anteriore. Poiché i prodotti rivendicati dalle rispettive società - ossia i vini della Classe 33 - risultano identici, la forte similitudine dei segni genera la probabilità che il pubblico ritenga che le merci provengano dallo stesso produttore o da aziende collegate. Sulla base di queste considerazioni, l’EUIPO ha accertato la presenza di un rischio di confusione e di associazione per la quota di pubblico di lingua tedesca. La sussistenza di tale rischio anche solo per una parte del pubblico rilevante dell’Unione Europea è condizione necessaria e sufficiente per negare la registrazione del segno successivo. Di conseguenza, in data 19 gennaio 2026 l’opposizione promossa dal titolare del diritto anteriore è stata accolta, con il conseguente rigetto della domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea “Biancaia”.
Il caso dimostra come la tutela di un marchio passi anche dalla solidità del materiale probatorio: l’unione di materiale promozionale e contabile si può trasformare in una prova solida e inconfutabile di uso effettivo sul mercato. Inoltre, la decisione evidenzia l’importanza strategica di valutare il rischio di confusione anche dal punto di vista del target linguistico più vulnerabile, al fine di blindare l’esclusività del marchio a livello europeo.
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