La recente notizia in merito alla possibilità di registrare un marchio di posizione in Brasile dal 1° ottobre scorso, ci dà un valido spunto per riflettere su questa tipologia di marchio, che si sta diffondendo anche in altre legislazioni ma che fatica ad emergere.
Infatti, sebbene si senta spesso parlare dei nuovi tipi di marchio, segni che si discostano da tutto quello a cui siamo abituati e che dovrebbero rappresentare la nuova tendenza ai fini della protezione di un brand, si percepisce un evidente scetticismo nei confronti degli stessi.
Nella pratica, sono poche le aziende che si avventurano a richiedere un diritto di esclusiva per i cosiddetti “marchi non convenzionali”, definizione all’interno della quale si colloca il nostro marchio di posizione, a volte a causa di impedimenti di tipo pratico da parte degli uffici competenti, altre perché non se ne conoscono i veri vantaggi.
Dati alla mano, prendendo quale esempio il registro dell’Unione Europea, il database mostra che sono solo 260 i segni classificati quali marchi di posizione da quando questa categorizzazione è stata introdotta nel 2017.
Per fare una comparazione concreta, nello stesso periodo (2017-2021), ci sono state 1.937 nuove domande per i marchi 3D e oltre 347.458 per i marchi denominativi.
Ma facciamo un passo indietro: che cos’è un marchio di posizione?
Per “marchio di posizione” si intende quel segno distintivo costituito da una parola, un motivo grafico oppure una figura tridimensionale per i quali viene richiesta la registrazione in una posizione specifica e ben definita su di un determinato prodotto in modo da contraddistinguerlo da altri, evitando confusione.
Il concetto di marchio di posizione è stato coniato in Europa dalla dottrina tedesca, che lo ha descritto come “un modo specifico di collocare un segno su un prodotto”. In effetti, tale tipologia di segno protegge proprio una caratteristica applicata a un dato prodotto in una determinata posizione.
Eccone alcuni esempi tratti dal registro dell’UE:
La legge prevede che il marchio di posizione debba essere rappresentato attraverso una riproduzione che ne individui adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti mentre gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione devono essere esclusi visivamente mediante linee tratteggiate o punteggiate.
La rappresentazione può essere accompagnata anche da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti.
Criticità
La caratteristica principale del marchio di posizione consiste proprio nel combinare il segno con la posizione specifica sul prodotto. Questo significa che, per tale particolare tipo di marchio, l’ubicazione specifica sul prodotto è un elemento imprescindibile.
Tuttavia, questo legame segno-prodotto crea non poche criticità nella valutazione della registrabilità.
Infatti, nell’analizzare la domanda, l’Esaminatore dovrà valutare non solo, come per tutti gli altri marchi, il requisito assoluto della capacità distintiva, ossia il fatto che il consumatore riconduca il segno ad una determinata azienda, ma anche se il pubblico sarà in grado di identificare il segno in maniera indipendente dal normale aspetto del prodotto in sé.
Il consumatore potrebbe non percepire il segno di posizione come marchio d’impresa, bensì come dettaglio estetico o elemento decorativo del prodotto e, in questo caso, la possibilità di registrare il segno di posizione come marchio d’impresa, verrebbe meno.
Siffatta situazione si è verificata in alcuni casi recenti in cui l’Ufficio dell’Unione Europea (EUIPO), ha rifiutato le domande di marchio di posizione ricevute ai sensi dell’art. 7 del Regolamento europeo, in quanto, a suo avviso, prive di carattere distintivo.
Tra queste, ricordo il recente rifiuto della domanda di marchio n. 017927460 in quanto:
“L'Ufficio sostiene che il marchio di posizione richiesto è privo di carattere distintivo perché è molto comune applicare strisce/linee sulle maniche di magliette e maglie a maniche lunghe. Poiché i consumatori sono abituati a strisce e linee come decorazioni su tali articoli di abbigliamento, non percepirebbero il marchio richiesto come un'indicazione di origine commerciale, ma semplicemente come una caratteristica decorativa” (Refusal of application for a European Union trade mark - Article 7 and Article 42(2) EUTMR- Alicante, 06/03/2019).
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Giustizia europea nel 2011, relativamente alla domanda di marchio di posizione n. 005658117 per la classe 25, la quale aveva ritenuto che il lembo colorato fosse parte del calzino insieme alle altre caratteristiche del prodotto e percepito dal consumatore come elemento decorativo del prodotto stesso e non come indicatore di origine (Case T-547/08).
Insomma, per ottenere un marchio di posizione non è possibile essere banali: dobbiamo chiederci se il consumatore potrà identificare un determinato prodotto quale proveniente da una certa azienda solo riconoscendo la posizione di una determinata figura/parola/immagine su uno specifico prodotto.
Ma qual è la percezione del consumatore?
Non è così semplice capire cosa accada nella nostra mente quando ci imbattiamo in un marchio.
Certamente, oggigiorno siamo più abituati alle provocazioni del marketing rispetto al passato: questa nuova attitudine ci permette di identificare un’azienda tra i concorrenti anche semplicemente da un colore, da una forma o dalla posizione che un determinato colore o immagine hanno sul prodotto.
Nel campo dell’abbigliamento, pensiamo ad esempio alla iconica suola rossa delle scarpe col tacco di Christian Louboutin o, nel settore alimentare, al viola della cioccolata Milka: in questi casi, le aziende in questione hanno adottato tecniche di marketing tali da riuscire a farci riconoscere un marchio e percepirne l’azienda anche semplicemente attraverso l’osservazione di un colore forte ed inusuale in una determinata posizione (rosso per una suola di una scarpa elegante col tacco) o per un determinato prodotto (viola per una tavoletta di cioccolato).
Le aziende stanno creando nuovi linguaggi di comunicazione e sperimentano sempre nuovi modi per essere identificate e riconosciute dai propri clienti, anche discostandosi dai classici marchi grafici e denominativi.
Grazie alle moderne strategie del marketing ed ai continui stimoli pubblicitari a cui siamo sottoposti, abbiamo pian piano modificato il nostro modo di percepire un marchio e questo aspetto è fondamentale per valutare la capacità distintiva di un marchio atipico, come quello di posizione, ai fini della sua registrazione.
Tale fenomeno è tangibile specialmente nel settore dell’abbigliamento. È indiscusso, infatti, che gli imprenditori nel settore della moda siano stati, e continuino ad essere, precursori nel comprendere che un marchio di posizione possa avere un carattere distintivo molto forte se correttamente utilizzato e pubblicizzato.
Infatti, indossando i prodotti, possiamo diventare veri e propri cartelloni pubblicitari per il marchio.
Alcuni dei nostri clienti hanno già intrapreso questa strada e incontrato il favore degli Uffici competenti; tra questi ricordiamo i marchi di posizione dell’Unione Europea, ottenuti dalla nota società GOLDEN GOOSE S.P.A, famosa per la propria particolare stella con due punte mozzate che caratterizza le proprie sneakers, nonché le registrazioni italiane di VALENTINO S.P.A., in cui l’originale posizione delle borchie sulle scarpe Rockstud si è rivelata vincente.
In conclusione, possiamo parlare di vantaggi concreti per un marchio di posizione?
Per noi, la risposta è sicuramente positiva, ma bisogna considerare alcuni aspetti essenziali.
Quando si ha interesse a proteggere un marchio di posizione è bene:
- fare un’analisi accurata del mercato di riferimento, evitando di adottare segni abitualmente utilizzati in quel mercato in quella determinata posizione (si vedano i recenti rifiuti dell’EUIPO sulle strisce/linee applicate sulle maniche delle maglie/sui pantaloni sopra citati) affidandosi ad esperti nel settore IP che possano aiutare a scegliere la soluzione adeguata;
- investire su una strategia di marketing e comunicazione che permetta al consumatore di fissare il segno nella mente e percepirlo come marchio d’impresa e non come mero elemento decorativo del prodotto.
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