Tra profumi "equivalenti" ai grandi marchi, packaging look-alike che ingannano i più distratti e falsi veri e propri, il fenomeno della contraffazione mette a dura prova il mercato della cosmesi. I danni sono economici (115 milioni di euro), ma riguardano anche la salute di chi sceglie prodotti non originali per spendere meno. Ecco come tutelarsi.
La vera identità del marchio
La registrazione del marchio è entrata ormai nelle abitudini della maggior parte delle aziende, grandi e piccole, operanti nel settore della profumeria e della cosmesi. Talvolta però non è ancora chiaro a tutti cosa si intenda per "marchio". Infatti, attraverso il deposito di marchio e di altri segni distintivi è possibile proteggere non solo la parola che identifica l'azienda ma anche "nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma dei prodotti o delle confezioni di esso, combinazioni di tonalità cromatiche" (articolo 7, Codice della Proprietà Industriale). Vediamo di fare chiarezza sull'argomento grazie al contributo di Paola Gelato, socio dello Studio legale Jacobacci & Associati e Patrizia Franceschina, partner di Jacobacci & Partners Spa.
La condizione necessaria per ottenere la registrazione è che l'Ufficio Marchi accerti che quanto oggetto di deposito sia atto a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quella di altre società. Ne consegue, per esclusione, che non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo come, per esempio, quelli di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio, oppure costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o da indicazioni descrittive. Ottenere la registrazione di marchio per i prodotti di proprio interesse costituisce pertanto il primo passo per acquisire diritti esclusivi sull'utilizzo di parole, grafie, colori, combinazioni grafiche o di forma originali e che non siano già state protette anteriormente da terzi. In primo luogo dev'essere identificata la parte verbale del proprio segno distintivo, sul quale condurre una ricerca di anteriorità per verificare, ancor prima di iniziarne l'uso, se sia possibile tutelarlo a titolo di marchio e se non violi eventuali diritti acquisiti da terzi nello stesso settore merceologico (nel caso specifico, la protezione per tutti i prodotti cosmetici rientra nella classe 3 della classificazione di Nizza). L'identificazione della parte verbale costituisce solo il primo step dell'esame critico che ogni impresa dovrebbe svolgere sulle proprie confezioni/imballaggi per andare a identificare elementi figurativi, grafici, di colore, di forma che, per le loro caratteristiche di distintività, possono essere depositate come marchio e su cui cercare di ottenere un diritto esclusivo all'utilizzo. La protezione territoriale può riguardare il territorio dell'Italia o dell'intera Unione Europea, nonché qualsiasi altro Stato estero che costituisca un proprio mercato attuale o potenziale. Sempre più importanza acquisisce, da questo punto di vista, la protezione a livello europeo, che consente di utilizzare liberamente un segno sull'intero territorio dell'Unione Europea per un periodo di tempo praticamente infinite, essendo possibile rinnovare i marchi a ciascuna scadenza decennale. Ogni anno, nell'Unione Europea vengono depositati oltre 150mila nuovi marchi: la classe merceologica 3, relativa ai prodotti cosmetici e di profumeria, ricopre circa il 3,5% del totale dei brand protetti in Europa, classificandosi tra le prime dieci classi nelle quali vengono effettuati i depositi più numerosi. Oltre la metà di questa percentuale e costituita da marchi denominativi, ma quella relativa a marchi figurativi è solo lievemente inferiore. Vi sono inoltre numerosi depositi di marchi tridimensionali, mentre solo lo 0,03% è costituito da brand di colore, suono e posizione. Le aziende italiane, in genere, sono tra le più attive nell'effettuare depositi, sia a livello europeo (12%) che mondiale, precedute solo da quelle di Germania, Stati Uniti e Cina.
Tutelare I'aspetto di un prodotto: disegni e modelli
Accanto allo strumento del marchio, va sempre tenuta in considerazione la possibilità della tutela dei disegni e modelli, ovvero di proteggere l'aspetto di un prodotto o di una sua parte. Rientrano in questa categoria gli imballaggi di prodotto, i disegni e materiale grafico, oltre alle singole parti di un prodotto. Sono quasi 85mila i disegni e modelli protetti ogni anno nell'Unione Europea. A differenza dei marchi, il deposito come disegno o modello ha una tutela limitata nel tempo in quanto inizialmente è valida per 5 anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di uguale durata fino a un massimo di 25 anni. Inoltre, il disegno o modello comunitario dev'essere depositato entro un anno dalla divulgazione, mentre un marchio anche dopo un lungo periodo di utilizzo. Il disegno o modello, in ogni caso, deve avere un carattere nuovo e individualizzante.
Il deposito dei modelli non avviene per classi merceologiche, come per i marchi, ma per appartenenza alla cosiddetta Classificazione di Locarno. A titolo di esempio packaging, contenitori e bottiglie per cosmetici rientrano nella classe 9, mentre la 28 comprende dispenser per cosmetici. In conclusione, attraverso la protezione come marchio o come disegno o modello può essere coperta un'ampia gamma di aspetti del prodotto e la tutela di lungo periodo costituisce una base importante per proteggersi da terzi e per valorizzare gli intangible assets dell'azienda.
La protezione dei marchi e dei disegni-modelli è di focale importanza per le imprese attive nel settore cosmetico e della profumeria. Infatti, un'attenta strategia preventiva consente di combattere i rischi della contraffazione, che rappresenta una vera piaga per le imprese italiane.
Le dimensioni del fenomeno
La contraffazione dei cosmetici e dei profumi, secondo le statistiche del 2017 costituisce l'8,7% dell'intero mercato italiano del falso, per un ammontare di 115 milioni di euro. E rappresenta non soltanto un danno economico al sistema produttivo e alle imprese italiane, ma anche un potenziale rischio per la salute dei consumatori. Per queste ragioni, le autorità italiane ed europee hanno stretto le maglie dei controlli e delle sanzioni e la capillare opera di sorveglianza delle Dogane e della Guardia di Finanza sta portando buoni risultati. I sequestri di merce contraffatta sono all'ordine del giorno. Nel luglio scorso, per esempio, la Guardia di Finanza, in una maxi operazione presso il porto di Palermo, ha sequestrato ben 6mila cofanetti di fondotinta contraffatti, riportanti il marchio dell'azienda italiana Deborah.
La percezione dei consumatori: dati che fanno riflettere
Tuttavia, il fenomeno non può essere combattuto efficacemente, senza un'effettiva sensibilizzazione dei consumatori sui rischi derivanti dall'acquisto di un cosmetico contraffatto. A questo proposito, è utile riportare i dati forniti da una statistica della Camera di Commercio di Torino, secondo la quale il 57,3% dei consumatori che comperano cosmetici contraffatti non acquista prodotti originali per il prezzo elevato, mentre il 22,1% dichiara di non potersi permettere cosmetici originali. Il 13,6%, invece, reputa che prodotti originali e contraffatti abbiano le stesse caratteristiche qualitative. Si tratta di una percentuale considerevole, che riflette il fatto che i rischi sanitari legati alla contraffazione dei cosmetici sono ancora poco noti ai consumatori. Infine, il 7% acquista prodotti contraffatti inconsapevolmente, facendosi ingannare da imitazioni, che riproducono l'aspetto dei prodotti originali.
Look-alike, concorrenza sleale
La riproduzione delle caratteristiche esteriori di un prodotto e, in particolare, della confezione, è un fenomeno molto diffuso nel settore cosmetico e della profumeria, così come per tutti i cosiddetti prodotti fast moving, ovvero quelli per cui l'attenzione del consumatore non è diretta a tutti i particolari esterni del prodotto. Tali imitazioni, definite con l'espressione look-alike, non riproducono direttamente il marchio vero e proprio dell'articolo, ma ne riprendono caratteristiche distintive delle confezioni, per esempio i colori, la forma, i decori. Benché non esista una normativa ad hoc, la pratica del look-alike è stata sanzionata più volte, non solo come una forma di illecita concorrenza sleale, ma come una vera e propria violazione dei diritti esclusivi di un concorrente sui propri segni distintivi, registrati e non, qualificandola come una tipologia di contraffazione, ancora più ingannevole per il pubblico e dannosa per gli imprenditori. Tale ampia protezione viene accordata per il ruolo sempre più importante che la confezione gioca nelle scelte del consumatore, affiancandosi, in tale funzione, al marchio. Il trade dress è, infatti, strumento privilegiato di comunicazione delle caratteristiche connesse al valore del brand di riferimento, fino a diventare vero e proprio segno distintivo. Infatti, il consumatore medio è spesso in grado di riconoscere un determinato marchio a partire dalla forma del flacone di un profumo e finisce, inevitabilmente, per instaurare un automatico collegamento mentale tra le caratteristiche della confezione e il prodotto stesso.
Occhio alle tabelle di concordanza
Un altro argomento che i consumatori dovrebbero conoscere riguarda le tabelle di concordanza - o di equivalenza - nel mercato dei profumi. Spesso, i produttori di profumi di minor pregio e con scarsa diffusione sul mercato indicano sulle confezioni dei propri prodotti l'espressione "fragranza ispirata a" o "equivalente o simile a", con l'indicazione di denominazioni di noti profumi, naturalmente registrate come marchi, proprio per spingere il consumatore a effettuare l'acquisto dell'equivalente. In altri casi, le profumerie espongono in vetrina cartelli pubblicitari, contenenti dette tabelle comparative, nei quali assodano le fragranze in vendita ai clienti ad altre molto conosciute, vantando una supposta equivalenza, soprattutto quanto alla somiglianza della profumazione. Inoltre, detti soggetti affiancano l'offerta di prodotti di equivalenza, spesso presentati privi di marchio, a un numero di riferimento, che corrisponde a quello relativo al prodotto originale di ispirazione, con le tabelle comparative che effettuano il raffronto. Un prodotto privo di particolare pregio o qualità approfitta, così, della notorietà e dell'avviamento di marchi notori, per conquistare nuove fette di mercato. Si tratta di una strategia di marketing, consistente nell'agganciamento a brand universalmente conosciuti, della quale i consumatori dovrebbero sempre diffidare. Da un punto di vista più strettamente giuridico, l'utilizzo di tabelle di concordanza integra una fattispecie di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 del codice civile, nonché, secondo giurisprudenza ormai consolidata, un'ipotesi di contraffazione del marchio. A questo proposito, il Tribunale di Torino si è espresso in due occasioni, nel 2014 e nel 2015, riconoscendo la contraffazione dei marchi Chanel e l'Oréal, a opera di produttori di profumi, che si erano avvalsi delle tabelle di concordanza. L'orientamento severo dei tribunali è teso a una maggior protezione dei diritti anteriori esclusivi, vantati dai titolari di marchi anteriori, specialmente se notori e di richiamo, e della loro funzione pubblicitaria, riconosciuta di vitale importanza, al pari della funzione distintiva.
