L'Ufficio per la proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) ha rifiutato la registrazione del segno figurativo “RADA PERFUMES” per prodotti e servizi delle classi 3 e 35, quali cosmetici, profumi e servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso in relazione a tali prodotti, a causa dell’esistenza dei marchi “PRADA” registrati a loro volta da Prada SA, per prodotti e servizi identici o affini.
Il procedimento di opposizione
Nel gennaio del 2020 la società rumena, Rada Perfumery SRL, specializzata in prodotti di bellezza, tentava di registrare il proprio marchio figurativo “RADA PERFUMES” in relazione a articoli di profumeria, toilette e cura per il corpo appartenenti alla Classe 3, nonché ai relativi servizi di promozione e vendita afferenti alla Classe 35, davanti l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).
La domanda di marchio di Rada è stata prontamente intercettata e opposta dalla casa di moda Prada SA, che si era assicurata in precedenza la tutela dei propri marchi figurativi “PRADA” e “PRADA MILANO DAL 1913” anche per le due Classi in questione, oltre a quelle relative all’abbigliamento, della pelletteria e degli ornamenti per la persona.
La società di moda è riuscita così a fermare la domanda di marchio della concorrente, impedendole di giungere a registrazione. Infatti, con decisione del 4 agosto 2021, la Divisione di Opposizione rigettava parzialmente il marchio “RADA PERFUMES”, cassandolo per tutti i prodotti della Classe 3 e per buona parte dei servizi della Classe 35.
I tentativi di appello
Successivamente, Rada ha appellato la decisione della Divisione di Opposizione avanti la Commissione di Ricorso, chiedendo la riforma del provvedimento, che tuttavia è stato confermato anche in secondo grado. L’azienda rumena, ciononostante, non si è arresa e ha impugnato anche la seconda decisione portandola avanti il Tribunale dell’Unione Europea e contestando l’esito della comparazione dei prodotti e servizi, l'analisi sulla somiglianza dei segni e la valutazione globale del rischio di confusione.
In primo luogo, Rada ha sottolineato di essere specializzata nella commercializzazione di profumi orientali aventi composizioni, piramidi olfattive, flaconi e confezionamenti totalmente diversi da quelli che contraddistinguono le fragranze di Prada. L’azienda rumena proseguiva affermando che l’aspetto estetico dei suoi prodotti è pensato per attrarre l’interesse del pubblico arabo, mentre i profumi della concorrente si presentano in boccette eleganti indirizzate ad un pubblico di gusto occidentale, con scritte in lingua inglese o francese.
A tal proposito, il Tribunale ha sottolineato che – in base alla giurisprudenza consolidata a livello europeo – nel comparare le liste di prodotti e servizi di due marchi, l’Esaminatore o il Giudice si devono attenere alla descrizione scritta dei prodotti e dei servizi fornita in concomitanza con la domanda di marchio da parte del Titolare stesso. Per cui l’uso effettivo del marchio che quest’ultimo si propone di fare o che sta già facendo non può essere preso in considerazione, nel momento in cui non è stato incluso nella descrizione dei prodotti e servizi.
Nel caso di specie, i prodotti e servizi coperti dalla domanda di marchio di Rada sono identici a quelli descritti nelle registrazioni anteriori di Prada, dunque giustamente essi sono stati giudicati identici. Le argomentazioni riguardanti le differenze nella fragranza, nella composizione chimica e nel packaging sono stati quindi totalmente accantonate dal Giudice, che ha confermato l’identità dei prodotti e dei servizi posti a raffronto.
In secondo luogo, l’azienda rumena ha sottolineato che i segni oggetto di comparazione presentano delle considerevoli discrepanze. Dal punto di vista fonetico, la domanda di marchio di Rada non presenta la “P” iniziale e contiene anche la dicitura “PERFUMES”, a differenza di tutte le registrazioni di Prada che iniziano per “P”. Inoltre, uno dei marchi anteriori della maison è composto anche dalla locuzione aggiuntiva “MILANO DAL 1913”. Dal punto di vista grafico, i font tipografici che caratterizzano le scritte dei marchi figurativi sono diversi e una delle registrazioni anteriori di Prada contiene anche uno stemma araldico.
Il Giudice ha, tuttavia, confermato quanto già osservato nei primi due gradi di giudizio, ovvero che i marchi sono simili perché condividono la sequenza di lettere “R-A-D-A”, mentre le differenze tra i segni risultano nel complesso marginali o comunque insufficienti ad escludere un rischio di confusione tra i segni. Questo perché gli elementi ulteriori rispetto alle scritte “RADA” e “PRADA” sono descrittivi dei prodotti di riferimento, di una loro caratteristica o, al massimo, decorativi, per cui non rimarranno impressi nella memoria del consumatore di riferimento.
Il marchio patronimico
Rada ha ulteriormente sottolineato che il proprio marchio corrisponde al nome proprio della persona che ha fondato l'azienda e, trattandosi di un nome abbastanza diffuso in alcuni Paesi dell’UE, esso sarebbe agevolmente identificato con un patronimico da parte del pubblico. Di contro, anche la maison di moda italiana si chiama così perché fu fondata nel 1913 dal suo patron Mario Prada, e questo è un fatto abbastanza noto agli addetti del settore e non. Pertanto, la concomitanza di questi fattori farebbe sì che il consumatore medio percepisca il marchio Rada come il nome di un preciso soggetto e Prada come quello di un altro, per cui non ci sarebbe un serio rischio di confusione sull’origine del prodotto.
Per di più, l’azienda rumena sosteneva che l’EUIPO aveva così disapplicato il diritto fondamentale delle persone ad utilizzare ad usare il proprio nome e cognome nello svolgimento dei propri affari e delle proprie attività imprenditoriali.
Tuttavia, nell’opinione del Tribunale, Rada non è riuscita a dimostrare che una parte significativa del pubblico riconosca nei due marchi i patronimici dei rispettivi fondatori delle due aziende e, ancora meno, che tale corrispondenza sia facilmente e immediatamente intuibile da parte del consumatore medio che è destinatario delle campagne pubblicitarie e fruitore della cultura mediatica.
In aggiunta, vero è che un marchio dell’Unione Europea può essere composto anche da parole che corrispondono a nomi di persona, tuttavia non esiste un diritto incondizionato alla registrazione come marchio d'impresa del proprio nome o un cognome. In realtà, la normativa comunitaria si limita a prevedere che una registrazione di un marchio dell’Unione Europea non conferisca il diritto di proibire a terzi di usare il proprio nome o indirizzo nel commercio – quando i terzi sono persone fisiche e utilizzano il proprio nome e cognome nel rispetto dei principi della correttezza professionale.
La conclusione del tribunale dell'Unione Europea
Il Tribunale ha dunque confermato quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea, ovvero che: seppur sia permesso a tutti – in determinate condizioni – di usare il proprio nome e cognome nel commercio, nonostante l’esistenza di marchi altrui registrati in potenziale conflitto, non è invece consentito ad alcuno di registrare il proprio patronimico come marchio dell’Unione Europea in violazione delle registrazioni anteriori di soggetti terzi. Di conseguenza, il rigetto parziale della domanda di marchio di Rada è stato nuovamente confermato.
