L’immissione in commercio di un determinato prodotto in una certa giurisdizione costituisce sempre un rischio di andare in contraffazione di un brevetto altrui. Per limitare e ridurre questo rischio al minimo è sempre importante effettuare un’analisi di libertà di attuazione, anche nota come Freedom To Operate (FTO).
Un’analisi di libertà di attuazione è un’analisi in cui un consulente brevetti, a seguito di un’adeguata ricerca, verifica se un prodotto o un procedimento è libero da vincoli brevettuali all’interno di una specifica giurisdizione. Vediamo insieme come e perché le analisi di libertà di attuazione sono diventate ancora più importanti a seguito delle novità normative dell’anno 2023.
Infatti, il 1° giugno 2023 è entrato in vigore l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, insieme ai Regolamenti che fondano il Brevetto Unitario. Questi accordi riguardano 17 Paesi dell’Unione Europea e quindi al momento non riguardano più: il Regno Unito, la Spagna e la Polonia; ma il numero dei Paesi è destino a crescere, ma man mano che gli altri Paesi dell’Unione Europea - come ha fatto la Romania il 31 maggio 2024 - ratificheranno l’accordo.
In sostanza, grazie al brevetto unitario, per chi ottiene la concessione di un brevetto europeo, sarà possibile ottenere una validazione singola per un gruppo di 17 Paesi*, evitando così di pagare tasse costose in ciascun Paese in cui si desidera ottenere la validazione ed evitando di dover tradurre la domanda di brevetto in tutte le lingue dei Paesi interessati.
Questo comporta grandi risparmi per i titolari, ma anche ulteriori rischi per chi immette un prodotto in commercio nelle giurisdizioni importanti. In particolare, i 17 Paesi* che fanno parte dell’Accordo, comprendono anche l’Italia, per cui questo rischio è importante anche per noi.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti sarà competente per cause che riguardano:
- la nullità;
- o la revoca;
- ma anche la contraffazione avvenuta o minacciata;
- e le dichiarazioni di non contraffazione, riguardanti non solo i brevetti unitari, ma anche i brevetti europei convenzionali, anche se validati appunto nella maniera convenzionale che conosciamo già da cinquant’anni.
Per i titolari di brevetto europeo è però possibile presentare una dichiarazione di opt-out al Tribunale Unificato dei Brevetti: in questo modo il brevetto europeo non ricadrà nella giurisdizione del nuovo tribunale europeo ma rimarrà nella giurisdizione delle corti nazionali, come è sempre stato finora.
Le dichiarazioni di opt-out possono essere presentate per i primi sette anni di operatività del nuovo regime. Questi sette anni potrebbero essere anche prorogati di altri sette anni su accordo dei Paesi membri.
Le innovazioni apportate dal brevetto unitario e dal Tribunale Unificato dei Brevetti portano sia vantaggi che rischi, sia per i titolari che per chi appunto immette prodotti all’interno del mercato dell’Unione Europea. In particolare, per noi italiani, l’arrivo del brevetto unitario comporterà un aumento dei titoli validati sul nostro territorio.
Infatti, nel regime convenzionale solo pochi brevetti europei venivano validati anche nel territorio italiano, tipicamente un brevetto europeo veniva validato solo in Francia, Germania e pochi altri paesi che hanno requisiti di traduzione facilitati e quindi costi più bassi. Il brevetto unitario invece copre anche il territorio italiano nonché altri piccoli Paesi come il Portogallo, i Paesi Baltici, Malta e la Bulgaria.
Chi immette prodotti in questi mercati, quindi, dovrà preoccuparsi di gestire un nuovo rischio che è quello derivato dalla validazione unitaria del brevetto europeo. Con un’analisi di libertà di attuazione è possibile identificare titoli pericolosi, ovvero brevetti che possono limitare la nostra libertà di emettere un certo prodotto sul mercato.
Diventa quindi ancora più importante identificare questi brevetti: sia che siano concessi, sia che siano in via di concessione; anche perché anche per il brevetto unitario è ancora possibile utilizzare lo strumento dell’opposizione. Nei primi nove mesi dalla concessione sarà possibile quindi richiedere all’Ufficio Brevetti Europeo di annullare o revocare o limitare un brevetto, qualora ce ne siano le basi.
Il regolamento del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti impone inoltre tempi molto serrati per il processo: diversamente da quello a cui magari siamo abituati noi italiani, una sentenza può arrivare anche nell’arco di pochi mesi o un anno o poco più. Questo significa che è ancora più importante effettuare analisi di libertà di attuazione in anticipo, infatti, le ricerche della libertà di attuazione non sono veloci e non possono essere rimandate interamente alla fase processuale.
Il nuovo regime introduce in Italia anche un nuovo istituto, che noi prima non conoscevamo: quello delle Protective Letters. Chi teme che un brevetto possa essere azionato contro i propri prodotti per un rischio di contraffazione anche inaudita altera parte, può depositare fatti e argomentazioni in sua difesa, pagando una piccola tassa di 200 €.
Oltre alle conoscenze prettamente brevettuali, un’analisi di libertà di attuazione può portare alla luce domande di brevetto o brevetti concessi dei nostri concorrenti, che magari non limitano direttamente la nostra libertà di attuazione ma ci possono fornire informazioni sulla direzione della Ricerca e Sviluppo dei nostri concorrenti, un ulteriore buon motivo per effettuare un’analisi di libertà di attuazione.
Jacobacci & Partners è impegnata a supportare i propri clienti nel contesto del Tribunale Unificato dei Brevetti, offrendo consulenza specialistica per affiancarli con sicurezza nella gestione delle procedure attraverso un team di professionisti dedicato.
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