L’ Istituto federale della proprietà intellettuale Svizzero (IPI) ha allentato la prassi nelle pratiche di esame dei marchi che includono il nome di un luogo geografico.
Storicamente l’IPI tendeva a rifiutare provvisoriamente la registrazione dei marchi in Svizzera caratterizzati dalla presenza di riferimenti verbali o figurativi a località geografiche. In determinati casi, tale rifiuto poteva essere superato o aggirato in prima battuta, solo grazie ad una specifica e formale limitazione della rivendicazione merceologica oggetto di deposito. In altre parole, la registrazione del marchio poteva essere concessa solo con l’espressa indicazione che i beni o i servizi rivendicati provenissero dal luogo specifico richiamato dal marchio oggetto della domanda di registrazione.
Ad esempio un marchio includente la dicitura “LOTERIE ROMANDE”, poteva essere registrato solo se designava specificatamente prodotti di origine svizzera nel proprio elenco di protezione (es. "all aforementioned products of Swiss origin"), essendo il termine «romande» un'indicazione di provenienza.
Secondo la prassi precedente dunque, per i marchi includenti indicazioni geografiche, l'IPI richiedeva una limitazione geografica della lista dei prodotti sulla base di una interpretazione rigida degli impedimenti assoluti alla registrazione, secondo cui un marchio non può essere ingannevole (art. 2 lett. c Trademark Protection Act TPA) né violare il diritto applicabile (lett. d). L'IPI si concentrava sul divieto di uso ingannevole e pertanto, secondo la prassi precedente, la possibilità in astratto di un uso corretto non era sufficiente per escludere il rifiuto della domanda di marchio in sede di esame preliminare. Al fine di escludere ogni rischio di inganno, dunque l’IPI richiedeva l'esplicito vincolo della provenienza geografica nell’elenco dei beni e servizi rivendicati dalla domanda di registrazione.
Questa limitazione comportava alcuni impatti in concreto, in particolare, sulle possibilità di provare l'uso al fine di preservare i diritti: una prova dell'uso del marchio nel territorio Svizzero ma relativa a beni o servizi con provenienza geografica diversa, non era idonea a dimostrare il corretto e conforme uso del marchio registrato se l’elenco dei prodotti/servizi includeva una limitazione di provenienza da una diversa fonte territoriale. Inoltre, il vincolo di provenienza geografica incluso nella limitazione dell’elenco prodotti/servizi aveva un impatto sostanziale quando la domanda/registrazione Svizzera veniva utilizzata come base di un marchio internazionale o come prima domanda in assoluto sulla quale rivendicare la priorità di successive domande di registrazione in altri territori. In entrambe le fattispecie sarebbe stato necessario conservare l’elenco di prodotti/servizi con limitazione di provenienza geografica anche per le estensioni estere. Inoltre, in questo scenario, una limitazione di provenienza geografica poteva anche non essere accettata da altri Uffici Marchi nel mondo che non adottano la medesima prassi dell’Ufficio Marchi Svizzero, dando dunque adito ad obiezioni formali per una limitazione dell’elenco prodotti/servizi non ammissibile.
Con provvedimento del 1.3.2022 l’IPI ha quindi deciso di allentare questa pratica e di adottare un approccio simile a quello seguito ormai da molto tempo dall'EUIPO e dagli uffici nazionali dei paesi vicini: al momento della registrazione di un marchio, un'indicazione di provenienza non è più considerata ingannevole finché un suo uso corretto è astrattamente possibile.
In termini concreti, questo significa che il requisito sistematico di una limitazione all'origine geografica dei prodotti e dei servizi per i marchi contenenti un'indicazione di provenienza è stato abbandonato.
Questa novità semplificherà considerevolmente la pratica dell'esame delle domande di marchi da parte dell’Ufficio Svizzero.
Il requisito della limitazione della provenienza geografica è mantenuto solo quando il segno rientra in una delle seguenti ipotesi tassative:
- denominazioni di origine protetta (DOP)/indicazioni geografiche protette (IGP) agricole e non agricole iscritte nel registro dell'Ufficio federale dell'agricoltura o nel registro dell'IPI (art. 16 della legge federale Agriculture Act, art. 41 della legge federale sulle foreste, art. 50a della legge federale sulla proprietà industriale);
- denominazioni d'origine cantonali svizzere per i vini (AOC) (art. 63 Agriculture Act);
- registrazioni internazionali secondo l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona che non sono soggette a un rifiuto emesso dalla Svizzera (art. 50e del diritto dei marchi);
- DOP/IGP elencate negli allegati 7, 8 e 12 dell'Accordo settoriale tra la Svizzera e la Comunità Europea, nonché le indicazioni geografiche (esclusi i nomi di paesi e regioni) elencate negli accordi bilaterali e negli accordi di libero scambio tra la Svizzera e i paesi partner, nella misura in cui questi prevedono l'obbligo di rifiutare d'ufficio la registrazione di un'indicazione geografica come marchio per prodotti o servizi originari di altri paesi (attualmente gli accordi bilaterali con Russia, Giamaica e Georgia e gli accordi di libero scambio con Giappone e Messico) ;
- le indicazioni geografiche straniere per i vini e gli alcolici (secondo l'art. 23 del TRIPS) registrate come DOP/IGP o altrimenti protette nel paese d'origine (è determinante l'elenco mondiale compilato e pubblicato dall'Organizzazione per una rete internazionale di indicazioni geografiche - oriGIn) ;
- denominazioni coperte da un'ordinanza di settore ai sensi dell'art. 50 (2) della legge sui marchi.
In relazione a queste tipologie di marchi, è possibile registrare un marchio solo con un'adeguata limitazione di provenienza geografica della lista di prodotti e servizi.
Per i marchi già registrati in passato con limitazione geografica nell’elenco dei prodotti e servizi e non rientranti in una delle eccezioni sopra indicate, potrà essere opportuno valutare di depositare una nuova domanda, o una successiva designazione in Svizzera di un marchio internazionale al fine di ottenere una registrazione senza limitazione merceologica e dunque con un ambito di protezione più ampio. In concreto ciò permetterebbe di superare gli ostacoli pratici descritti in precedenza: una nuova registrazione renderebbe più facile la dimostrazione della prova dell'uso nonché l’utilizzo di un marchio Svizzero come base di una registrazione internazionale o per rivendicazioni di priorità in depositi di domande di registrazioni estere.
