Immettere un prodotto sul mercato in un determinato territorio può esporre al rischio di contraffazione di brevetti di terzi, anche in modo del tutto involontario.
Per ridurre tale rischio, è fondamentale effettuare un’analisi di libertà di attuazione, in inglese Freedom to Operate - FTO, per verificare se un prodotto o processo è libero da vincoli brevettuali.
Scopri come e perché le analisi FTO sono ancora più rilevanti a seguito dell’introduzione del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti.
Infatti, aumenteranno i brevetti che coprono anche il territorio italiano, vista la maggior facilità a proteggere un’invenzione in più Paesi con un solo atto di validazione, e di conseguenza il rischio di contenzioso.
Il brevetto unitario
Nel 2023, è diventata realtà la principale innovazione normativa nel panorama brevettuale europeo: il 1° giugno è entrato in vigore l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA) e il Regolamento UE che introduce il Brevetto Unitario (Unitary Patent). Questo sistema copre - al momento - 18 Paesi europei (escludendo, tra gli altri, Regno Unito, Spagna e Polonia) e consente, in alternativa alla tradizionale validazione Paese per Paese, una protezione unica e centralizzata. Con il Brevetto Unitario, chi ottiene un brevetto europeo può ora scegliere di estendere la protezione in modo uniforme, con significativi risparmi economici e gestionali. Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei per cui non è stata richiesta l’esclusione (opt-out), coprendo controversie relative a contraffazione, nullità, danni e misure cautelari.
A fine 2024, circa 1 brevetto europeo concesso su 4 era stato validato come unitario. Dei brevetti europei rimanenti, circa il 45% è stato appunto rinunciato (“opted-out”) mentre il 55% è rimasto sotto la giurisdizione del TUB.
A sinistra: in rosso i paesi contraenti per il brevetto europeo, in azzurro e grigio scuro i paesi di estensione o validazione: quando una domanda di brevetto europeo viene concessa, bisogna validare il brevetto in ciascun paese desiderato, uno per uno. A destra: in blu i paesi coperti in blocco con un Brevetto Unitario.*
*Fonte immagine: European Patent Office
La giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti
Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha giurisdizione non solo sui brevetti unitari, ma anche sui brevetti europei per i quali non sia stata depositata una dichiarazione di opt-out, nonché sui certificati di protezione complementare, in cause riguardanti:
- contraffazioni effettive o minacciate;
- ingiunzioni e misure protettive e cautelari;
- dichiarazioni di non contraffazione;
- revoca e domande riconvenzionali di nullità;
- danni derivati dalla protezione provvisoria attribuita da una domanda di brevetto europea pubblicata;
- uso di un’invenzione prima della concessione di un brevetto europeo o diritto di preuso.
Le cause relative ai brevetti europei “tradizionali” senza dichiarazione di opt-out saranno, invece, giudicate dalle corti nazionali.
Salvo estensioni normative, la possibilità di un opt-out è prevista solo per i primi 7 anni di operatività della Corte, in un regime transitorio, eventualmente rinnovabile una sola volta dal Consiglio di Amministrazione della Corte.
Cos'è e a cosa serve un'analisi di libertà di attuazione
L’analisi di libertà di attuazione, nota come Freedom to Operate (FTO), è uno strumento fondamentale per chi sviluppa e immette nuovi prodotti sul mercato.
A differenza delle ricerche di anteriorità, finalizzate a valutare la brevettabilità di un’invenzione, l’analisi FTO mira a verificare se un prodotto o processo possa essere commercializzato senza violare diritti di brevetto di terzi, ad esempio su singoli componenti del prodotto finale.
Questa valutazione avviene tramite un’accurata ricerca della letteratura brevettuale correlata al prodotto e consente di capire se sia opportuno investire risorse economiche e strategiche nello sviluppo e nella produzione.
Lo scopo principale è ridurre al minimo il rischio di dover ritirare un prodotto dal mercato, affrontare costose cause per contraffazione o risarcire danni a terzi.
È importante sottolineare che la violazione di un brevetto può avvenire anche in assenza di consapevolezza, rendendo l’analisi FTO uno strumento preventivo essenziale per tutelare investimenti, reputazione e continuità aziendale.
Freedom to operate (FTO): nuovi rischi e nuove opportunità
Il nuovo sistema brevettuale offre vantaggi, ma comporta anche nuovi rischi per chi opera in Europa. La possibilità di proteggere un’invenzione in 18 Paesi in un colpo solo implica che molti brevetti oggi coprono territori dove prima non sarebbero stati estesi, come l’Italia o altri Paesi meno frequentemente scelti, quali il Portogallo e la Romania.
Con i brevetti europei tradizionali, spesso si tendeva a richiedere la validazione solo in pochi, importanti Paesi, quali Germania, Francia, Regno Unito, a cui si aggiungevano spesso Paesi con requisiti di traduzione facilitati, come Belgio, Svizzera, Irlanda, Paesi Bassi – ma non l’Italia.
Per chi fornisce prodotti in Europa, l’analisi di libertà di attuazione (FTO) diventa quindi ancora più centrale. Questa verifica permette di individuare eventuali brevetti che possono ostacolare la commercializzazione e di pianificare strategie difensive o modifiche tecniche (design-around).
Un’analisi FTO consente anche di identificare in anticipo brevetti concessi recentemente oppure che verranno plausibilmente concessi a breve, e avviare tempestivamente eventuali procedure di opposizione presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) entro 9 mesi dalla concessione.
FTO e protective letters
Il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti prevede tempi procedurali rapidi: le decisioni possono arrivare in pochi mesi. Per questo motivo, è essenziale avere già svolto un’analisi FTO dettagliata prima di entrare nel mercato, perché le ricerche non possono essere rimandate interamente alla fase processuale.
Inoltre, il sistema introduce le "protective letters". Si tratta di uno strumento nuovo per l’Italia, che consente di depositare preventivamente argomentazioni a propria difesa in caso si tema un’azione cautelare, pagando una semplice tassa.
Altri benefici dei pareri di libertà di attuazione
Oltre a ridurre i rischi legali, un’analisi FTO aiuta a comprendere meglio il panorama brevettuale dei concorrenti, evidenziando punti di forza e di debolezza della propria soluzione. Questo può supportare decisioni strategiche sullo sviluppo prodotto e posizionamento di mercato.
Infine, apre la strada al processo di design-around, laddove insieme al consulente brevetti si cerca di esplorare soluzioni alternative per evitare possibili violazioni brevettuali, passando da un potenziale conflitto a una situazione in cui il prodotto sia liberamente attuabile.
Articolo di Valerio Verdecchia, Mandatario Brevetti Italiano ed Europeo, Mandatario Disegni e Modelli accreditato presso l'EUIPO, Rappresentante presso il TUB.
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FAQ
Cos'è un'analisi FTO?
L’analisi di libertà di attuazione (Freedom to Operate, FTO) verifica se un prodotto o un processo può essere sfruttato economicamente senza violare brevetti di terzi (rischio di contraffazione, anche involontaria). È uno strumento essenziale per ridurre rischi legali e proteggere gli investimenti.
Qual è la differenza tra analisi FTO e ricerca di anteriorità?
La ricerca di anteriorità (o ricerca di brevettabilità) serve a valutare se un’invenzione è nuova e inventiva, e quindi brevettabile. Si esegue prima di depositare un brevetto, per capire se esistono già divulgazioni o pubblicazioni, sia brevettuali che non, che descrivono qualcosa di simile.
L’analisi di libertà di attuazione (FTO), invece, verifica se un prodotto può essere commercializzato senza violare brevetti di terzi. Un prodotto “nuovo” e brevettato, infatti, potrebbe integrare componenti o processi produttivi già brevettati da altri, che ne ostacolano la vendita in determinati territori. Si fa prima di lanciare un prodotto sul mercato, anche se è già brevettato.
Serve fare un'analisi FTO anche se ho già un brevetto?
Sì. Possedere un brevetto non significa automaticamente avere la libertà di operare. Un brevetto conferisce il diritto di vietare ad altri di usare la tua invenzione, ma non garantisce che il prodotto che incorpora l'invenzione non violi brevetti preesistenti, ovvero non garantisce che il prodotto non incorpori anche altre invenzioni brevettate.
Quando fare un'analisi FTO?
Prima di investire in ricerca e sviluppo o prima di lanciare un nuovo prodotto sul mercato. Un'analisi FTO fatta in anticipo permette di valutare eventuali rischi e, se necessario, adottare soluzioni alternative (design-around) per evitare contenziosi.
L'analisi FTO è obbligatoria?
Non è obbligatoria per legge, ma è fortemente consigliata come misura preventiva. In molti settori tecnologici e industriali, è considerata una best practice per gestire il rischio legale e commerciale.
