La validità del marchio tridimensionale Vespa
Nel lontano 2013, Piaggio, con l'assistenza legale della Jacobacci & Partners, ottenne la protezione della forma della Vespa come marchio tridimensionale in tutta l'Unione Europea. Questo segno rappresentava un'icona dell'industria italiana e dell'ingegnosità italiana, dimostrando una notevole capacità distintiva.
Tuttavia, nel 2014, la società cinese Zhejiang Zhongneng Industry Co. Ltd. (Znen) intentò un'azione di nullità contro questo marchio tridimensionale. Aveva cinque argomentazioni: il marchio era anticipato dal disegno o modello Revival di Znen, mancava di distintività, era costituito da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, dava un valore sostanziale al prodotto e la richiedente aveva agito in malafede al momento del deposito della domanda.
Per contrastare il motivo di nullità basato sul disegno o modello comunitario anteriore Revival di Znen, Piaggio avviò un'azione di nullità contro la sua registrazione, sostenendo che non aveva carattere individuale rispetto alla Vespa tutelata dal marchio, presente sul mercato sin dal 2005. La sospensione della procedura sul marchio avvenne in attesa della decisione del Tribunale dell'Unione Europea, che alla fine confermò la validità del disegno o modello Revival.
Nella decisione relativa al marchio, l'EUIPO richiamò la sentenza del Tribunale, affermando che il marchio di Piaggio produceva un'impressione generale diversa dal disegno o modello comunitario anteriore. Quanto agli altri motivi di nullità, la Divisione di Annullamento sostenne che spettava a Znen dimostrare la loro esistenza, rifiutando la nullità per carenza di distintività e per motivi tecnici o di valore sostanziale, oltre che per malafede.
La decisione di annullamento della Commissione di Ricorso
A seguito del ricorso presentato da Znen, la Quinta Commissione di Ricorso annullò la registrazione del marchio di Piaggio nel 2021, affermando che mancava di capacità distintiva. La Commissione di Ricorso riteneva che le prove di distintività fornite da Piaggio fossero insufficienti e non valide per dimostrare l'acquisizione di distintività su tutto il territorio dell'Unione.
In particolare, la Commissione sottolineò che molte prove non facevano riferimento al marchio registrato ma a vari modelli di Vespa venduti nel corso degli anni, alcuni dei quali differivano significativamente dalla forma oggetto del marchio contestato. Inoltre, dubitò della affidabilità di molte prove prodotte da Piaggio, come i file Excel contenenti dati di vendita e investimenti pubblicitari, affermando che dovevano essere corroborati da documenti ufficiali o di terzi indipendenti.
Quanto alle indagini di mercato, la Commissione le considerò insufficienti poiché coprivano solo dodici Stati membri dell'Unione, anche se rappresentavano un'ampia percentuale della popolazione europea.
La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea
Piaggio ha impugnato la decisione della Commissione di Ricorso davanti al Tribunale dell'Unione Europea. Nel novembre 2023, il Tribunale ha emesso una sentenza a favore di Piaggio, annullando la decisione della Commissione di Ricorso.
Il Tribunale ha criticato la Commissione di Ricorso per non aver considerato nel complesso il valore degli elementi probatori forniti da Piaggio. Ha sottolineato che molti di questi elementi, sebbene riferiti a modelli di Vespa diversi, contribuiscono comunque a dimostrare la distintività acquisita dal marchio. Inoltre, il Tribunale ha respinto l’argomentazione che gli elementi di prova non coprivano l'intero territorio dell'Unione, affermando che non era necessario dimostrare la distintività in ciascuno Stato membro separatamente.
Questa sentenza del Tribunale rappresenta un importante sviluppo nella difficile battaglia per la registrazione dei marchi di forma che hanno acquisito distintività attraverso l'uso. Ora è più chiaro che non è necessario dimostrare l'acquisita distintività in ogni Stato membro separatamente e che gli elementi di prova possono essere valutati nel loro insieme. La sentenza premia gli sforzi di un titolare nel promuovere e consolidare una forma nella mente dei consumatori.
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