Danilo De Lorenzo, Gianpiero Coccia
Registrare un brevetto, un modello, un disegno o un marchio sono tutte forme di tutela della proprietà industriale. in che cosa differiscono tra loro? E quali iter occorre seguire, in italia e all'estero? Ce lo spiegano due esperti della società di consulenza Jacobacci & Partners, specializzati in questa delicata materia.Chiunque abbia ideato un nuovo prodotto o procedimento o un nuovo segno distintivo ha interesse a essere l’unico a trarre beneficio economico dalla propria idea o dal proprio segno distintivo. Se il prodotto/metodo o il segno distintivo non sono tutelati da un titolo di proprietà industriale, la tutela dei propri diritti diviene una partita persa in partenza.
Ai sensi dell’art. 2 del Codice della Proprietà Industriale «i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali), mediante registrazione (marchi, disegni o modelli, topografie di prodotti a semiconduttore) o negli altri modi previsti dal codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale».
I brevetti
I brevetti per invenzione o per modello di utilità tutelano soluzioni nuove e originali a problemi di natura tecnica. In Italia, la procedura di brevettazione ha inizio mediante la presentazione della domanda di brevetto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La domanda di brevetto per invenzione è sottoposta a una ricerca di anteriorità, effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti su commissione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, atta ad individuare pubblicazioni anteriori attinenti all'invenzione descritta nella domanda di brevetto e a verificare che siano rispettati i requisiti di brevettabilità. La durata massima di un brevetto per invenzione è di 20 anni a partire dalla data del deposito. A partire dal 5° anno è dovuto il pagamento di diritti annuali per il mantenimento in vigore del brevetto.
Per il brevetto per modello di utilità, invece, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si limita ad effettuare solo una verifica dei requisiti formali della domanda di brevetto depositata, senza effettuare alcuna ricerca di anteriorità. Il modello di utilità è rivolto alla tutela di nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, parti di esse, utensili od oggetti di uso in genere, oppure nuove conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti di un prodotto già noto, tali da attribuire una particolare utilità al prodotto stesso.
La durata massima di un modello d’utilità è di 10 anni a partire dalla data di deposito; il quinto anno è dovuto il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita del modello per il 2° quinquennio. La domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità presentata in Italia è estendibile all'estero entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda iniziale, senza perdere alcun diritto.
Registrare un disegno o un modello
La registrazione di un disegno o modello è invece rivolta all'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso, ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si limita ad effettuare una verifica dei requisiti formali della domanda di registrazione di modello o disegno depositata. Un disegno o modello registrato in Italia ha una durata di cinque anni dalla data di presentazione della domanda, rinnovabile per uno o più periodi di 5 anni, fino ad un massimo di 25 anni. Inoltre, è possibile estendere all'estero la tutela entro 6 mesi dalla data di deposito della domanda italiana iniziale, senza perdere alcun diritto.
Le domande di brevetto o la domanda di disegno o modello devono indicare il/i titolare/i (persona fisica o giuridica), beneficiario dei diritti patrimoniali e almeno un inventore (obbligatoriamente una persona fisica), che possiede solo diritti morali.
Tutela del marchio
Per quanto riguarda il marchio, la procedura ha inizio depositando una domanda di marchio presso l’Ufficio Marchi e Brevetti Italiano. La domanda deve indicare il titolare (o i titolari in caso di comproprietà), i prodotti ed i servizi per i quali si chiedere la registrazione e, chiaramente, il marchio.
Tipicamente questo può essere rappresentato da un nome (in primis, il nome dell’azienda), da un’immagine o dall'insieme dei due. In base alla legge possono però essere oggetto di registrazione tutti i segni, tra cui nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché a) siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e b) siano idonei ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione.
I requisiti di registrabilità del marchio vengono valutati in fase di esame della domanda da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il buon esito di tale esame porta la domanda di marchio alla pubblicazione nel bollettino ufficiale. La pubblicazione ha lo scopo di rendere conoscibile la domanda di marchio a terzi. Entro 3 mesi dalla pubblicazione i titolari di diritti anteriori possono infatti opporsi alla registrazione del marchio, qualora ritengano che questa violi i propri diritti di esclusiva. Al termine del periodo di opposizione, senza che siano state presentate istanze di terzi, la domanda di marchio giunge a concessione e, di conseguenza, sorgono in capo al titolare i diritti di esclusiva previsti dal codice, diritti che decorrono dalla data di deposito della domanda di marchio.
In Italia e nel mondo
Le procedure di brevettazione e di registrazione descritte riguardano l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ma in quasi tutti i paesi del mondo è possibile ottenere la registrazione o la brevettazione seguendo, in linea di massima,
iter procedurali simili. Tutti i titoli di proprietà industriale, hanno valore territoriale, cioè valgono nel paese ove si ottiene la registrazione. In quasi tutti i paesi esiste un ufficio brevetti e marchi presso il quale è possibile depositare una domanda. Esistono in ogni caso delle “scorciatoie” per proteggersi contemporaneamente in più paesi, ad esempio mediante un marchio dell’Unione Europea, un disegno o modello Comunitario, oppure mediante “fasci di diritti” come il marchio internazionale, il disegno o modello internazionale, la domanda internazionale PCT, di cui abbiamo già
parlato nel numero 667 della rivista, aprile 2019.
Rivolgersi a un esperto
Data la varietà e la specificità degli strumenti di tutela che è possibile adottare, è importante che la scelta di quello più opportuno sia affidata ad un consulente in proprietà industriale esperto, in grado di valutare al meglio le soluzioni più adeguate sulla base del caso specifico e delle strategie di business che si vogliono adottare. Ciò vale soprattutto nello specifico settore dell’industria della gomma, in cui, nella maggioranza di casi, la tutela di prodotti, procedimenti o segni distintivi mediante brevettazione o registrazione è una poco sfruttata possibilità per mantenere o incrementare il vantaggio competitivo.
