La legge italiana sui brevetti disciplina sia i brevetti per invenzione che i modelli di utilità. Ai sensi dell'articolo 82 del Codice della proprietà industriale, possono essere concessi brevetti per nuovi modelli di utilità atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.Il Codice della proprietà industriale non specifica in dettaglio i criteri di brevettabilità per i modelli di utilità, ma si limita ad indicare che le disposizioni che disciplinano i brevetti di invenzione dovrebbero essere utilizzate anche per i modelli di utilità, nella misura in cui sono applicabili.
I brevetti per modelli di utilità sono concessi senza esame sostanziale. Più in particolare, l'Ufficio italiano marchi e brevetti non effettua ricerche di anteriorità né valutazioni sostanziali di brevettabilità sulle domande di modelli di utilità. Quindi, per avere indicazioni in merito, occorre prendere in considerazione la giurisprudenza italiana, che ha fornito diverse decisioni giudiziali sui brevetti per modelli di utilità, anche con esiti differenti.
La giurisprudenza italiana considera comunemente due diversi approcci rispetto ai modelli di utilità:
-
il cosiddetto "approccio qualitativo"; e
-
il cosiddetto "approccio quantitativo".
Secondo l'approccio qualitativo, i modelli di utilità e le invenzioni sono qualitativamente differenti; pertanto, dovrebbero essere tutelati mediante i rispettivi distinti brevetti, ciascuno avente il proprio peculiare ambito di protezione. Mentre le invenzioni riguardano soluzioni tecniche nuove ed inventive indirizzate a risolvere problemi tecnici, i modelli di utilità si riferiscono a forme nuove e particolari o configurazioni di oggetti noti, che possono migliorare l'efficacia o la convenienza dell'uso.
Secondo l'approccio quantitativo, la differenza tra modelli di utilità e invenzioni non è qualitativa, ma deriva piuttosto da una differenza nel grado di altezza inventiva richiesto. in particolare, il grado di altezza inventiva necessario per un modello di utilità è inferiore rispetto a quello richiesto per le invenzioni.
Fatti
Il caso qui considerato riguarda la validità di un brevetto italiano per modello di utilità N. 272.236 di Drink Cup Srl, che si riferisce a un serbatoio ("boccione") di plastica ricaricabile del tipo utilizzato nei distributori di acqua.
La caratteristica distintiva della rivendicazione principale prevede che il serbatoio d'acqua ricaricabile abbia una forma particolare; nella fattispecie, una sezione trasversale sostanzialmente quadrata con angoli arrotondati. la descrizione del modello di utilità indica che questa forma conferisce utilità e praticità d'uso, ovvero l'impilamento più facile e più compatto dei serbatoi, con conseguenti vantaggi logistici.
La ricorrente SEM SpA ha promosso un'azione di invalidità nei confronti del modello di utilità di Drink Cup, in particolare contro la rivendicazione principale, sostenendo la mancanza dei requisiti per un valido modello di utilità italiano.
A sostegno della propria tesi, SEM ha fornito prove di prodotti già noti e disponibili sul mercato anteriormente alla data di priorità della domanda di modello di utilità. Tali prove hanno dimostrato che la tecnica anteriore comprendeva già distributori di serbatoi di acqua ricaricabili, che erano molto simili alle caratteristiche rivendicate.
Decisione
Nella sua decisione del giugno 2018, il Tribunale di Torino ha accolto le argomentazioni della SEM e ha dichiarato nullo il brevetto per modello di utilità.
La Corte ha rilevato che un requisito essenziale per la brevettabilità di un modello di utilità è l'esistenza di un determinato contributo creativo minimo che vada oltre un ovvio sviluppo dello stato della tecnica del settore di riferimento ed una mera implementazione di soluzioni e accorgimenti che, alla luce della configurazione di prodotti noti e comunemente usati dello stesso tipo, possano essere considerati prevedibili, banali e facilmente concepibili.
A sostegno della sua decisione, il Tribunale ha citato varie decisioni precedenti, le quali hanno rilevato che sia la novità che il grado di originalità dovrebbero essere inclusi tra i requisiti per la brevettabilità dei modelli di utilità.
Considerando la documentazione disponibile sulla tecnica nota nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che l'uso di una forma quadrangolare - inclusa nella rivendicazione principale come elemento caratterizzante e nella descrizione del brevetto come tratto che conferirebbe nuova utilità e praticità d'uso - non rappresenta quel livello minimo di contributo creativo richiesto per la brevettabilità dei modelli di utilità in Italia.
Secondo la Corte, la "sezione sostanzialmente quadrata con angoli arrotondati" dei serbatoi d'acqua rivendicati non è indicativa di una soluzione di forma nuova e originale, ma piuttosto di uno sviluppo ovvio rispetto a diverse forme di prodotti simili già presenti sul mercato ed è semplicemente una differenza banale rispetto ad altre forme conosciute. In quanto tale, la domanda è stata ritenuta priva di qualsiasi contributo creativo rilevante.
Commento
La decisione del Tribunale di Torino evidenzia alcuni criteri da utilizzare per valutare la brevettabilità dei modelli di utilità in Italia.
Sebbene non abbia sostenuto esplicitamente nessuno degli approcci qualitativi o quantitativi comunemente usati, il Tribunale ha fornito chiarimenti e indicazioni ai sostenitori di entrambe le opzioni.
Rispetto all'approccio qualitativo, la decisione chiarisce che, oltre alla novità, un certo grado di altezza inventiva - inteso come un quid pluris originale e non banale - è necessario anche per la brevettabilità di un modello di utilità, sebbene considerato qualitativamente diverso da un brevetto di invenzione.
Per quanto riguarda l'approccio quantitativo, la decisione offre una valutazione che non si basa sui criteri rigorosi utilizzati per le invenzioni (ad esempio, il "problem-solution approach"), fornendo così una possibile interpretazione della posizione assunta dall'approccio quantitativo secondo cui una "minore altezza inventiva" sarebbe sufficiente per i modelli di utilità.
In ogni caso, la decisione conferma che - indipendentemente dai criteri specifici utilizzati - la validità di un brevetto per modello di utilità non può essere riconosciuta in assenza di un contributo creativo non ovvio.
