Il marchio figurativo è stato ritenuto confondibile con il marchio SANGRE DE TORO dal Tribunale dell’Unione Europea, che ne ha quindi rifiutato la registrazione.

La recente decisione del Tribunale (Caso T811/19, sentenza del 20 gennaio 2021) ci ricorda quale sia il perimetro della tutela offerta da un marchio, ma anche e soprattutto come la valutazione di un nuovo marchio non possa prescindere dalla ricerca ed esame dei marchi di terzi e dall’analisi dell’aggressività di quest’ultimi nel difenderne l’esclusiva.

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Il caso

La società portoghese Enoport – Produção de Bebidas Lda aveva depositato una domanda di marchio dell’Unione Europea per il marchio figurativo in riferimento a bevande alcoliche, compresi i vini.

La società spagnola Miguel Torres, SA, rilevato il deposito del marchio, aveva presentato opposizione, procedimento amministrativo con il quale si richiede che la domanda di marchio opposta venga rifiutata.

L’opposizione si basava sul conflitto rispetto al marchio anteriore SANGRE DE TORO a nome di Miguel Torres, registrata in Unione Europea in riferimento a bevande alcoliche e utilizzata per contraddistinguere un vino rosso spagnolo.

Nei primi due gradi di giudizio, l’EUIPO (l’Ufficio marchi dell’Unione Europea) e le Commissioni di Ricorso avevano accolto l’opposizione, ritenendo sussistere un rischio di confusione tra i due marchi.

Si rammenta che sussiste un rischio di confusione tra due marchi quando il consumatore medio di riferimento del settore può confondersi circa l’origine imprenditoriale di un prodotto, ritenendo che la produzione o commercializzazione di un bene sia di responsabilità del medesimo soggetto responsabile della produzione o commercializzazione di altri beni, in ragione della somiglianza o identità tra i rispettivi marchi.

Sono numerosi gli elementi da prendere in considerazione nel valutare il rischio di confusione tra due marchi.

Tuttavia, due di essi sono essenziali e necessari: i marchi devono essere tra loro identici o simili e i prodotti (o servizi) identificati dai marchi in comparazione devono tra loro essere identici o affini.

Il Tribunale, nella propria decisione, ha ritenuto identici i prodotti rivendicati dai marchi in esame, trattandosi di bevande alcoliche (che ricomprendono i vini).

I marchi sono stati quindi comparati secondo tre profili: visivo, fonetico e concettuale.

Visivamente, il Tribunale ha riconosciuto come vi fossero elementi di differenziazione tra i segni, specificamente gli elementi figurativi della bottiglia e della testa del toro, nonché i diversi termini CABEÇA e SANGRE. Ciononostante, rilevando la quasi coincidenza dei termini DE TOIRO e DE TORO, i giudici hanno considerato che tra i segni sussistesse un certo grado di somiglianza, ancorché basso.

Foneticamente, i marchi sono stati ritenuti simili nella media in ragione dell’elevatissima somiglianza nella parte finale di ciascun segno (DE TOIRO/DE TORO), al netto del diverso termine posto in prima posizione in ciascun segno (CABEÇA e SANGRE).

Infine, è stata rilevata la somiglianza concettuale tra i segni, nella misura in cui entrambi evocano una caratteristica, o meglio, elemento relativo al toro.

Nel complesso, dunque, i marchi sono stati ritenuti simili tra loro e, tenuto conto dell’identità dei prodotti rispettivamente rivendicati, il Tribunale ha confermato il rigetto della domanda di marchio.

Non sappiamo ancora, alla data di redazione dell’articolo, se Enoport presenterà ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, quarto e ultimo grado di giudizio.

In caso negativo o ove la Corte confermasse il giudizio del Tribunale, Enoport dovrà valutare l’adozione di un diverso marchio, perdendo così il relativo riconoscimento presso il pubblico dei consumatori, che aveva nel frattempo ottenuto, oltre ad aver sostenuto i costi per la difesa nei vari procedimenti amministrativi e giudiziari.

Come comportarsi

Come si è visto, nel valutare l’adozione di un nuovo marchio particolare attenzione va rivolta alla cosiddetta novità del marchio, ovvero l’assenza di marchi anteriori di terzi, confliggenti con il marchio che ci si propone di registrare ed utilizzare.

È di estrema importanza la conduzione di una ricerca di anteriorità, nei territori di interesse, volta a verificare la presenza di diritti di terzi che potrebbero rappresentare seri ostacoli alla registrazione del segno. Un’analisi completa non si limita però alla mera individuazione dei marchi già depositati o registrati, ma prevede, tra l’altro, anche una verifica dell’aggressività dei titolari individuati.

Rispetto al caso esaminato, infatti, tramite una verifica più approfondita, si sarebbe potuto rilevare come la società spagnola Miguel Torres è particolarmente attiva, peraltro con successo, nel difendere con successo i propri diritti, e in particolare il proprio marchio SANGRE DE TORO, evitando all’origine la lunga vertenza e concentrando invece le proprie risorse su un diverso marchio.

 

Articolo originariamente pubblicato su  VVQ.