Quante volte abbiamo sentito dire che “l’abito non fa il monaco” e di “non giudicare un libro dalla copertina”; eppure è accaduto che l’adozione di una forma, e nel caso specifico, di una bottiglia troppo simile a quella di un concorrente abbia dato luogo a una vicenda durata tre gradi di giudizio. È il caso oggetto della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea T- 622/19.
Nel gennaio del 2017, Gerhard Ernst Krupp e Elmar Borrmann hanno depositato dinanzi all’EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale) la domanda di marchio tridimensionale avente ad oggetto la tipica forma della bottiglia di Champagne di colore dorato (Foto 1) con l’obiettivo di ottenere la registrazione della stessa a titolo di marchio in classe 33 per “Vini francesi, in particolare Champagne; In conformità alle specifiche dell’indicazione geografica protetta “Champagner”.
A seguito della pubblicazione della domanda di marchio sul Bollettino Ufficiale dei marchi, la società americana Ace of Spade Holdings LLC (nel seguito Ace of Spades) ha avviato formale opposizione tesa ad impedire la registrazione del segno, sostenendo un possibile rischio di confusione con i propri diritti anteriori e, in particolare, i due marchi tridimensionali (Foto 2 e Foto 3) e il marchio di posizione (Foto 4).
L’opposizione è stata respinta sia in primo grado dall’EUIPO che in appello dalla Commissione dei Ricorsi; in entrambi i gradi di giudizio, infatti, gli esaminatori hanno ritenuto che i segni a confronto non fossero simili e che non sussistesse, quindi, uno dei presupposti per accertare il possibile rischio di confusione in capo ai consumatori, circostanza che avrebbe legittimato il rigetto della domanda di marchio opposta.
Ace of Spades non si è arresa e ha impugnato la decisione della Commissione dei Ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.
In particolare, uno dei motivi su cui era basato il ricorso al Tribunale e che ha poi trovato accoglimento, conducendo all’annullamento della decisione della Commissione dei Ricorsi, consisteva nell’erronea valutazione condotta nei gradi precedenti di giudizio secondo la quale i segni a confronto erano stati considerati visivamente dissimili.
Il ragionamento seguito per giungere a tale conclusione era stato il seguente: gli elementi in comune tra i marchi tridimensionali di Ace of Spades e la domanda di marchio opposta sono essenzialmente la forma della bottiglia, tipicamente diffusa per lo champagne perché adatta a preservarne la qualità, l’aspetto esteriore della stessa opaco e laminato e il colore.
Secondo l’EUIPO e la Commissione dei Ricorsi, poiché tali caratteristiche sarebbero comunemente utilizzate sul mercato da vari operatori per quel particolare tipo di vino, esse non avrebbero capacità distintiva e, di conseguenza, il fatto che sia la domanda opposta che i marchi anteriori presentassero tali elementi non avrebbe rilevanza.
Ciò che rileverebbe, invece, sono gli elementi da considerarsi distintivi e, quindi, nel caso dei marchi anteriori di Ace of Spades la figura dell’asso di spade riprodotta al centro della bottiglia con al suo interno la lettera A, e nel caso della domanda opposta gli elementi verbali JEAN CALL e JC.
Queste porzioni figurative e verbali, infatti, non avrebbero nessuna attinenza concettuale con i prodotti, non ne descrivono la natura né le caratteristiche; sarebbero, nella ricostruzione dell’Ufficio e poi della Commissione, le uniche componenti distintive da mettere a confronto.
Ciò condurrebbe alla conclusione che i segni sono diversi, proprio perché condividono solo elementi comuni e non distintivi e differiscono nelle loro componenti distintive.
Il Tribunale ha completamente respinto il ragionamento, ribadendo che i segni devono essere raffrontati nel loro complesso e non possono essere artificiosamente scomposti nelle varie porzioni che li compongono.
Di conseguenza, il fatto che i marchi anteriori e la domanda opposta condividano forma, aspetto esteriore opaco e colore determina un’impressione visiva generale di somiglianza tra i segni, contrariamente a quanto rilevato nei precedenti gradi di giudizio e nonostante le differenze introdotte dall’asso di spade e dagli elementi verbali citati; a nulla rileva che quella determinata forma sia comunemente utilizzata per le bottiglie di champagne, dal momento che il marchio anteriore di Ace of Spades considerato nel suo complesso è distintivo e pertanto merita tutela nei confronti di chi tenti di registrare segni identici o simili per gli stessi prodotti.
L’importanza del packaging
La sentenza citata è molto interessante e mette in luce come i nuovi sviluppi di marketing nel mondo del vino rendano sempre più evidente l’importanza dell’aspetto esteriore del prodotto. Un vino comunica al pubblico non solo attraverso le caratteristiche più classiche, ossia il profumo e il gusto dello stesso che sono in grado di trasmettere al consumatore informazioni circa la provenienza e la qualità, ma anche mediante un’etichetta accattivante o la scelta di una determinata bottiglia. E anzi, poiché questi connotati per così dire “esteriori” del prodotto colpiscono visivamente il consumatore molto prima e in maniera molto più diretta rispetto alla percezione organolettica della qualità del vino, va da sé che essi meritino una considerazione appropriata.
Se da un lato, quindi, rimane centrale l’attenzione al metodo produttivo del vino e la vigilanza costante del rispetto della conformità ai requisiti qualitativi necessari a garantire l’eccellenza, dall’altro si fa largo una crescente consapevolezza che la riconoscibilità di un certo prodotto sul mercato si lega spesso alle caratteristiche esteriori della sua confezione.
Concentrandosi sugli strumenti che è possibile utilizzare al fine di tutelare il packaging del prodotto, diverse sono le strategie che possono essere messe in campo, ricorrendone i presupposti normativi specificamente previsti per ciascuna fattispecie, al fine di ottenere una privativa che garantisca all’impresa un vantaggio competitivo.
Disegni e modelli
Il primo degli istituti giuridici a cui è possibile ricorrere è la disciplina dei disegni e modelli e, quando parliamo di bottiglie, occorre fare specifico riferimento al modello, istituto che si riferisce alle forme tridimensionali. Il disegno o modello mira a tutelare unicamente l’aspetto estetico del prodotto, a prescindere dai suoi caratteri tecnici e/o funzionali, purché ricorrano i requisiti previsti dalle norme; in particolare, il modello deve essere nuovo, dotato di carattere individuale e lecito.
Tra i tre requisiti elencati, merita una particolare attenzione quello della novità. È molto importante accertarsi, mediante delle apposite ricerche di anteriorità, che nessun modello identico a quello che si intende proteggere sia già stato registrato da altri ed è altrettanto importante evitare qualsiasi tipo di divulgazione del disegno o modello anteriormente al deposito della domanda.
A questa regola fa tuttavia eccezione la facoltà concessa allo stesso soggetto che intende presentare la domanda per la registrazione del modello di divulgare lo stesso nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda senza che tale divulgazione privi il modello del requisito della novità; in questo modo si riconosce all’impresa la possibilità di testare le reazioni del mercato al prodotto e valutare se sia o meno conveniente richiedere la registrazione. La registrazione consente quindi al titolare di vietare che terzi possano utilizzare il disegno o modello registrato (e dunque trarre un vantaggio economico) senza il suo previo consenso; la durata della protezione è di cinque anni dal momento in cui viene presentata la domanda ed essa può essere prorogata fino a un massimo di venticinque anni.
La disciplina descritta, sostanzialmente uniforme a livello nazionale e comunitario, è completata dalla possibilità riconosciuta solo dalla legislazione dell’Unione Europea di ottenere tutela anche per il modello non registrato; in questo caso il diritto di esclusiva discende direttamente dall’esistenza del disegno o modello, senza che sia necessaria alcuna registrazione.
La protezione è limitata a tre anni e decorrere dalla data di prima divulgazione del disegno o modello all’interno dell’Unione Europea.
Data la natura temporanea e l’assenza di particolari formalità, tale tipo di tutela si rivela particolarmente utile nel caso di prodotti destinati a rimanere sul mercato per un breve periodo di tempo.
In questo modo le aziende posso comunque beneficiare di una tutela contro la copiatura del prodotto divulgato, senza dover sostenere i costi connessi al disegno o modello registrato.
Marchi tridimensionali
Un altro importante strumento di tutela è rappresentato dal marchio tridimensionale, azionato nel caso commentato precedentemente.
Come per il modello, anche per il marchio tridimensionale la normativa nazionale e quella comunitaria sono armonizzate e consentono di proteggere a titolo di marchio la forma del prodotto o della sua confezione.
Il marchio tridimensionale deve essere caratterizzato da una capacità distintiva; in altre parole, la forma (o confezione) deve essere tale da assolvere alla funzione tipica del marchio, ossia permettere al consumatore di distinguere chiaramente quel prodotto dagli altri in commercio a prescindere da eventuali scritte o altre indicazioni presenti sul prodotto.
Ne deriva che la forma, per avere una simile capacità comunicativa, non può essere banale o comune.
Per fare un esempio di forma dotata di capacità distintiva, si pensi alla tutela accordata di recente nel 2021 da parte della Corte d’Appello di Venezia alle caratteristiche bottiglie di prosecco di colore oro e rosa specchiati protette a titolo di marchio da Bottega S.p.A. e la cui validità è stata riconosciuta anche a livello comunitario.
Tuttavia, anche quando la forma della bottiglia non sia di per sé così originale non è detto che tutto siaperduto; talvolta la capacità distintiva può essere acquisita attraverso l’uso prolungato sul mercato e una buona strategia di marketing, sicché il consumatore finisce per associare determinati prodotti ad una specifica impresa (fenomeno del c.d. secondary meaning).
Un esempio classico, seppur esterno al mondo del vino, è quello della bottiglia in vetro della Coca-Cola, che di per sé presenta una forma non idonea ad essere percepita dal consumatore come un vero e proprio segno distintivo. Tuttavia, attraverso l’uso e la massiccia attività di marketing, nel corso degli anni la bottiglia della Coca-Cola ha acquisito una sua popolarità e distintività, ovvero un secondary meaning.
Ad oggi, infatti, il consumatore è in grado di cogliere l’origine commerciale del prodotto dalla sola forma che lo caratterizza. La tutela accordata dal marchio ha una durata di dieci anni dalla data di deposito ma è rinnovabile potenzialmente all’infinito.
Un’altra possibile strategia di tutela è la cosiddetta concorrenza sleale per imitazione servile prevista dall’art. 2598 c.c., che permette all’imprenditore di vietare ai concorrenti l’imitazione delle caratteristiche distintive esterne dei propri prodotti nella misura in cui essa sia idonea a trarre in inganno il consumatore circa l’origine commerciale dei prodotti.
Infine, quando la forma del prodotto o la sua confezione presenta un carattere creativo o un valore artistico, essa potrà ricadere anche nell’ambito di tutela del diritto d’autore.
La tutela del diritto d’autore è riservata alle opere di design, ovvero a quei prodotti che presentino forme originali apprezzabili dal punto di vista artistico, al di là del loro impiego nell’industria di riferimento. Si pensi al noto cavatappi Anna G., disegnato dall’architetto Alessandro Mendini, raffigurante una sagoma femminile e dedicato ad una donna reale, la designer Anna Gili, che è diventato un oggetto iconico del design contemporaneo.
Conclusioni
Molteplici sono gli strumenti a disposizione dell’impresa per valorizzare e proteggere l’aspetto esteriore del prodotto; occorre però rilevare che, se i modelli e i marchi tridimensionali possono essere ottenuti con costi di deposito relativamente bassi e azionati mediante procedure amministrative che spesso si concludono in tempi più brevi e comportano spese contenute, la violazione a titolo di concorrenza sleale e del diritto d’autore possono essere accertate solo giudizialmente e vanno adeguatamente provate, generando controversie più onerose da sostenere sia dal punto di vista probatorio che economico.
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