Marchi di posizione: il gran rifiuto subito da Loro Piana

Di recente la maison italiana Loro Piana è stata nuovamente vittima della scure degli esaminatori europei che hanno confermato il rigetto della domanda di marchio di posizione depositata dalla maison allo scopo di tutelare uno specifico dettaglio ornamentale apposto sulla tomaia dei suoi mocassini.

La domanda di registrazione

Il 30 giugno 2023 Loro Piana S.p.A. (nel seguito denominata anche la Richiedente) depositava davanti all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la richiesta di registrazione per un marchio di posizione, allo scopo di tutelare un insieme di elementi che caratterizzano esteticamente le sue calzature.

In particolare, si tratta di un dettaglio dei mocassini consistente in una fascetta con forma a sella che avvolge la tomaia sul collo del piede. Dalla fascetta sporge un laccio legato con nodo Prusik, alle cui estremità sono fissati due ciondoli, uno di forma anulare, essenzialmente una ghiera, e uno di forma squadrata, che rappresenta un lucchetto stilizzato.

La domanda di registrazione di Marchio UE Dom. nr. 018895734 a nome di Loro Piana S.p.A.

Il rifiuto provvisorio di protezione

Poco dopo, nell’agosto dello stesso anno, l’Esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di protezione, adducendo la mancanza di carattere distintivo del segno. Ciò vuol dire che la particolarità di cui si richiede la protezione non è idonea a veicolare l’origine imprenditoriale del prodotto.

Si ricorda che i marchi di posizione mirano a creare un diritto di esclusiva sulle modalità con cui uno specifico elemento è apposto sul prodotto. D’altro canto, perché sia tutelabile, il consumatore deve essere in grado di interpretare tale elemento come una caratteristica insolita rispetto all’aspetto standard di quella categoria di prodotto e utile a identificare l’impresa che produce l’oggetto in questione.

Secondo l’Esaminatore il dettaglio dei mocassini babouche di Loro Piana è una semplice decorazione, che rientra perfettamente nella pratica comune dell’industria calzaturiera di posizionare degli ornamenti sulle tomaie delle scarpe. Si tratta dunque dell’ennesima variante delle decorazioni per calzature, che non si discosta dalle norme e consuetudini del mercato e, di conseguenza, è priva di carattere distintivo.

A riprova della convenzionalità di tali ornamenti, l’Ufficio adduceva una ricerca online dalla quale emergeva una serie di scarpe con abbellimenti simili in una posizione identica a quella di cui si chiedeva la registrazione. L’Esaminatore, dunque, concludeva sostenendo che il segno della Richiedente consiste in mere decorazioni non idonee a fungere da indicatore della provenienza commerciale del prodotto e, così, non registrabili come marchio d’impresa.

Le osservazioni in risposta del Richiedente

Il 18 dicembre 2023, la Richiedente depositava la propria memoria di replica ai rilievi sollevati dall’Ufficio e argomentando la registrabilità della propria domanda di marchio. 

Loro Piana sosteneva che è sì consuetudine delle aziende manifatturiere apporre delle decorazioni sulla parte esterna delle scarpe, e sempre nelle stesse modalità, al fine di renderle visibili e riconoscibili anche ad una certa distanza. E proprio tale consuetudine instillerebbe nel pubblico l’idea che tali elementi hanno una valenza distintiva e che sono indicativi dell’origine imprenditoriale. 

Ciò sarebbe particolarmente vero nel segmento “casual” dei mocassini e dei sabot, dove il costume di applicare degli elementi sul collo del piede è ancora più ricorrente e viene visto come vero e proprio segno di riconoscimento. A tal proposito, il Richiedente citava una serie di imprese concorrenti che – al contrario – sono riuscite a registrare ornamenti con destinazione analoga al suo, sostenendo che così si sarebbe attuata una disparità di trattamento con il marchio provvisoriamente rifiutato.

Tra i casi addotti da Loro Piana è opportuno citare l’esempio della celebre fibbia che adorna le calzature a firma Gucci, che si compone di due semianelli uniti da due elementi metallici di forma allungata. Tale caratteristica è stata registrata come marchio tridimensionale dell’Unione Europea vent’anni fa, in relazione ad articoli di pelletteria e scarpe. Questo fatto secondo Loro Piana dovrebbe deporre a favore della registrazione del suo marchio di posizione. 

MARCHIO UE Reg. nr. 003474971 a nome Guccio Gucci S.p.A

Tra i suoi numerosi ed articolati ragionamenti, Loro Piana citava anche il fatto che i prodotti in questione non sono destinati al consumo di massa, ma ad un utente facoltoso, che tipicamente ha una conoscenza approfondita dei prodotti appartenenti al segmento del lusso. Tale utente di norma paga un grado di attenzione maggiore a determinati dettagli, e ciò si riflette positivamente sul livello di carattere distintivo del suo marchio di posizione.

Il Richiedente, inoltre, rivendicava una presenza del marchio sul mercato decennale e pregressa rispetto al deposito della domanda di registrazione: questo avrebbe, dunque, favorito l’affermarsi della consapevolezza e riconoscibilità di tale marchio nel pubblico di riferimento. In tale occasione, tuttavia, non veniva esplicitamente citato l’istituto del carattere distintivo acquisito tramite l’uso, che sarebbe potuto tornare utile come rete di salvataggio nel caso di una conferma del rifiuto per assenza di carattere distintivo ab origine. 

In aggiunta, Loro Piana sottolineava che i due ciondoli con ghiera e lucchetto sono tutelati anche separatamente e al tempo erano oggetto rispettivamente di una registrazione e di una domanda pendente di marchio tridimensionale, sempre avanti l’EUIPO. Questi due elementi disposti sempre nel medesimo ordine e nella medesima configurazione, con lucchetto verso l’esterno e ghiera all’interno del piede, compongono un insieme unico di elementi ornamentali, che rendono distintivo il marchio di posizione oggetto della domanda e permettono di risalire all’impresa manifatturiera.

Per concludere la Richiedente sottolineava l’impegno costante della maison nella lotta contro i fenomeni contraffattivi perpetrati a danno del suo marchio di posizione nel mercato reale e sulle piattaforme di vendita virtuali; fenomeni che nella fattispecie si denunciano come estesi e ricorrenti. Ciò dimostrerebbe che il dettaglio delle sue calzature è ampiamente apprezzato riconosciuto dal pubblico di riferimento e, di conseguenza, dotato non solo di un certo potere attrattivo a livello commerciale ma anche di un considerevole livello di capacità distintiva.

La decisione della Divisione d’Esame

Quando si valuta il carattere distintivo dei marchi di posizione, bisogna ricordare che i parametri dell’esame sono necessariamente diversi da quelli applicati all’esame dei marchi denominativi o figurativi che sono elementi indipendenti e virtualmente scorporabili dall’aspetto esteriore del prodotto. Non è infatti scontato che un consumatore medio ritenga la forma o la configurazione di un oggetto come un indicatore della sua origine commerciale, soprattutto nella totale assenza di un elemento grafico o testuale che la caratterizzi. Ciò detto, solo un marchio di posizione che si allontani in modo importante dai canoni estetici standard può essere interpretato come un elemento unico e tipico di una specifica maison da parte del potenziale acquirente.

Nonostante gli sforzi argomentativi del Richiedente, nell’aprile del 2024 l’Ufficio si pronunciava sulla questione rigettando integralmente il marchio di posizione. Nel provvedimento la Divisione d’Esame sottolineava che il dettaglio della scarpa di Loro Piana è solo un’ulteriore variante dei molti elementi decorativi esistenti sul mercato e che esso non si discosta in modo significativo dalle consuetudini del settore calzaturiero.

L’Esaminatore aggiungeva che, ammesso che il pubblico dei consumatori presti attenzione agli elementi posizionati sulla tomaia delle scarpe e che possa considerarli come dei veri e propri marchi d’impresa, ciò non accade in questo specifico caso data la natura ordinaria del dettaglio in questione. E, in particolare, non è stato dimostrato che il consumatore consideri il dettaglio ornamentale di Loro Piana come un’indicazione dell’origine imprenditoriale del prodotto.

Per quanto riguarda l’aspetto della contraffazione, l’Ufficio sottolinea che esistono numerosi prodotti nell’ambito della moda che sono soggetti a questo fenomeno e, talvolta, si verifica la situazione in cui la casa produttrice non possiede specifici titoli di proprietà intellettuale che proteggano il marchio o il design dell’articolo in questione. Pertanto, il fatto che un prodotto venga copiato non vuol dire che, automaticamente, i suoi dettagli siano proteggibili per il tramite di un marchio d’impresa.

L’Esaminatore si soffermava anche sul pubblico di riferimento, sostenendo che, considerata la particolare tipologia merceologica, si tratta comunque di un prodotto teoricamente destinato al grande pubblico. Il fatto che si tratti di un articolo lussuoso e che il consumatore possa essere più accorto al momento dell’acquisto non significa che il livello di capacità distintiva necessario alla registrazione del marchio possa risultare ribassato. Ad ogni modo, il livello di attenzione del consumatore medio non è di per sé idoneo ad influenzare in modo significativo i criteri giuridici con cui si valuta il carattere distintivo di un marchio. 

Anche l’argomento addotto da Loro Piana riguardo alla presenza decennale dell’ornamento in questione anteriormente al deposito sul mercato europeo è stato ritenuto inconferente da parte dell’Ufficio, in quanto il semplice fatto che un segno distintivo sia stato immesso sul mercato dal produttore non è sufficiente a definire come esso sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento; senza contare che il suddetto argomento non era stato debitamente accompagnato da una rivendicazione del carattere distintivo acquisito con l’uso.

La ghiera era sì stata registrata ma con l’incisione della scritta “LORO PIANA” a rafforzamento del suo carattere distintivo. Allo stesso modo, il lucchetto (tuttora pendente in attesa di registrazione) è stato anch’esso saggiamente dotato di un elemento denominativo “L|P” – com’è verosimile, onde evitare rifiuti dovuti alla carenza di originalità. Pertanto, ciò considerato, l’Ufficio chiudeva confermando che il dettaglio delle calzature oggetto di discussione non può essere considerato una combinazione di ornamenti particolarmente articolata o insolita, ma al contrario una caratterizzazione rientrante nello standard delle forme impiegate nel settore.

Marchio UE Reg. nr. 018840443  a nome di Loro Piana S.p.A.

Marchio UE Dom. nr. 018840401 a nome di Loro Piana S.p.A.

Le successive fasi procedimentali

Nonostante il successivo accorato appello della Richiedente avanti la Commissione dei Ricorsi, la posizione dell’Ufficio non è cambiata e il rigetto totale della domanda di marchio è stata confermata con la pronuncia del 16 dicembre 2024. Rimane ora da vedere se Loro Piana – come ci attendiamo – deciderà di impugnare anche la decisione della Commissione dei Ricorsi portando la questione avanti il Tribunale dell’Unione Europea oppure se deciderà di fermarsi lasciando passare la decisione in giudicato.

Fonte delle immagini: Registro dei Marchi dell'Unione Europea (EUIPO - European Union Intellectual Property Office)

Articolo di Luca Mariani per Technofashion