Una delle più controverse tematiche da sempre nell’universo della protezione dei marchi è la distinzione tra marchi deboli e marchi forti, dalla quale derivano niente affatto trascurabili conseguenze in termini di tutela e di azionabilità dei propri marchi nei confronti dei terzi. Su questo tema è intervenuta lo scorso luglio la Corte di Cassazione, definendo una vertenza partita dallo scontro tra due aziende produttrici di vino piemontesi e giunta fino a coinvolgere una storica azienda vinicola di Los Angeles con oltre 100 anni di storia, la San Antonio Winery.
L’antefatto è costituito da numerose azioni avviate, sia in sede giudiziale che amministrativa, da parte di un’azienda storicamente radicata nel territorio del cunese titolare dal 2010 di una registrazione di marchio italiana avente ad oggetto il segno verbale STELLA in classe 33 per “vini”.
Sulla base di tale registrazione sono state avviate alcune azioni dirette contro il deposito e l’uso da parte di terzi di segni contenenti il termine STELLA in combinazione con altri sostantivi/aggettivi e con elementi figurativi e dotati di vesti grafiche differenti.
Al fine di determinare se il marchio successivo possa essere effettivamente depositato e usato, i giudici e i funzionari amministrativi degli uffici coinvolti sono chiamati a chiedersi se i consumatori sarebbero in grado di distinguere i prodotti contraddisti dal marchio successivo e a collegarli all’impresa da cui provengono rispetto ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore.
Nell’operare tale valutazione, va tenuto conto del fatto che tanto più un segno è distintivo rispetto ai prodotti e servizi per cui viene depositato o usato, ossia tanto più consiste in un termine di fantasia concettualmente scollegato da tali prodotti, tanto più il marchio in questione sarà considerato “forte” e godrà di ampia tutela nei confronti di segni depositati o usati da terzi che presentino variazioni anche importanti rispetto al marchio anteriore. Viceversa, quando un segno risulta concettualmente legato al prodotto oppure abbia ad oggetto una parola di comune diffusione che non sopporta di essere oggetto di un diritto esclusivo, il marchio viene qualificato come "debole".
La qualificazione di un marchio come marchio debole non significa, ovviamente, che lo stesso sia sprovvisto di tutela e non possa mai essere azionato nei confronti di usi illegittimi da parte di terzi; tale categoria incide piuttosto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, per il marchio debole sono sufficienti ad escludere la confondibilità rispetto a un marchio anteriore anche lievi modificazioni o aggiunte presenti in un marchio successivo.
Marchio forte o marchio debole?
Ed è proprio questa la valutazione che è stata condotta nei casi che hanno visto il marchio STELLA contrapposto ai marchi STELLA ROSA e ad altri marchi includenti l’elemento verbale STELLA.
L’elemento verbale STELLA infatti è stato interpretato come debole in quanto esalta le caratteristiche dei prodotti e in ragione di tale valutazione è stato ritenuto che il marchio dotato di stilizzazione grafica, riprodotto in differenti colorazioni e includente un elemento figurativo fosse sufficientemente differenziato dalla registrazione anteriore da escludere il rischio che i consumatori potessero confondersi, anche e soprattutto in relazione alle concrete modalità di utilizzo con cui San Antonio Winery aveva posto il prodotto sul mercato.
Quando i giudici di merito sono chiamati a valutare la contraffazione di un marchio agli occhi del pubblico, essi devono in particolare concentrarsi sull’uso che colui che viene accusato di contraffazione ha fatto in concreto di quel marchio nel mercato.
Nel caso in esame, dunque, l’uso del segno per vini non costituisce, secondo la Suprema Corte, contraffazione della registrazione precedente STELLA per il solo fatto che il segno in questione include STELLA al suo interno, poiché, come esposto, tale marchio è da considerarsi debole e dunque le modifiche presenti nel segno contestato sono sufficienti ad escludere che il pubblico si possa confondere.
Diversamente, qualora la registrazione anteriore fosse stata considerata un marchio “forte” probabilmente l’abbinamento al segno oggetto della stessa di un aggettivo riprodotto in una colorazione differente e di un elemento figurativo come la corona non sarebbe stato sufficiente ad escludere l’ipotesi della contraffazione, proprio perché nel caso del marchio forte la tutela viene riconosciuta anche nei confronti di variazioni significative del marchio riconosciuto forte.
Se nel giudizio di contraffazione si presta molta attenzione all’uso concreto del marchio, nel corso del giudizio amministrativo di opposizione dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e in secondo grado dinanzi alla Commissione dei Ricorsi, gli esaminatori prendono in esame un’analisi astratta del possibile rischio di confusione senza considerare l’uso in concreto dei marchi a confronto.
Anche in questa sede, la Commissione dei ricorsi ha ritenuto con la sentenza n. 29/21 che una domanda di marchio per un segno contenente STELLA insieme all’immagine di un grifone e al termine CORLEONE potesse essere ammessa a registrazione per vini in classe 33 nonostante l’opposizione promossa dai titolari della registrazione verbale STELLA che, anche in questo caso, chiedevano il rigetto della domanda di marchio in questione, motivando la richiesta in base al rischio di confusione che l’inclusione della porzione STELLA nel segno contestato avrebbe generato nei consumatori. La Commissione dei Ricorsi ha respinto tale domanda, ritenendo da un lato che i segni a confronto siano sufficientemente differenziati per la presenza nella domanda di marchio opposta dell’elemento figurativo del grifone in posizione di attacco e dell’ulteriore elemento verbale CORLEONE, percepibile sia come patronimico che come indicazione geografica di un comune in Provincia di Palermo, specialmente dai consumatori siciliani.
D’altro canto la Commissione dei Ricorsi ha avuto modo di ribadire, nella sentenza citata, un principio già abbastanza consolidato secondo il quale il settore vinicolo italiano (che costituisce, per prodotto globale, uno dei primi mercati al mondo per produzione, scambio e consumo) è caratterizzato da una grandissima frammentazione delle aziende produttrici, il che determina un notevole affollamento di marchi che includono elementi verbali simili tra loro e che si differenziano per altri elementi, siano essi verbali o figurativi, con conseguente particolare capacità del pubblico del settore di cogliere le differenze tra i segni al fine di orientare le proprie scelte di acquisto. Nella sentenza da ultimo commentata, dunque, la Commissione dei Ricorsi non è entrata nel merito della qualificazione del marchio STELLA come marchio “debole”, ma ha comunque escluso che la sua esistenza potesse giustificare il rigetto della registrazione della domanda contestata, ritenendo che la coesistenza dei due marchi non avrebbe generato confusione nei consumatori.
“Chi più spende meno spende”
Nella concretezza dell’attività d’impresa, le aziende si trovano costantemente impegnate in un’attività di naming tesa a trovare un nome che sia in grado di attirare l’attenzione dei consumatori ma che sia anche agevole da ricordare, che influenzi insomma le loro scelte e li fidelizzi, ma anche che sia resistente nel tempo. Questa esigenza è propria di tutte le aziende e le imprese che producono, imbottigliano e commercializzano vino, non fanno eccezione.
Va notato, tuttavia, che molto spesso le regole del marketing rispondono a dettami diversi dai principi che regolano la tutela dei marchi: il risultato è che molte aziende utilizzano e cercano di proteggere per i propri prodotti o servizi dei nomi che si rivelano “deboli” giuridicamente parlando secondo i criteri esposti in precedenza. Dal punto di vista commerciale, è abbastanza intuitivo comprendere che quanto più il nome selezionato evoca o addirittura descrive al pubblico le caratteristiche del prodotto o servizio che identifica, oppure ne esalta alcune caratteristiche o ancora consiste in un termine di uso comune, tanto più immediato sarà il collegamento che il consumatore farà tra quel nome e il prodotto. Per tale motivo, è facile comprendere che la scelta di un marchio fortemente evocativo o descrittivo potrebbe agevolare il posizionamento di un marchio e del prodotto che identifica sul mercato e verosimilmente ridurre le risorse che l’azienda dovrà allocare in termini di investimenti pubblicitari per promuoverlo. Tuttavia, come detta un vecchio adagio della saggezza popolare: “chi più spende, meno spende”, questa sorta di risparmio iniziale può creare difficoltà in un secondo momento, quando si tenterà di azionare il marchio nei confronti di terzi che utilizzino segni simili con delle lievi variazioni per i medesimi prodotti, col risultato di non riuscire a proteggere “l’esclusività” del proprio marchio. A quel punto l’unica via sarà investire successivamente per accrescere la distintività del segno agli occhi sul pubblico in virtù dell’ampio uso fattone sul mercato. Peraltro va chiarito che la natura debole di un marchio non esclude la sua registrabilità; il marchio debole non è un marchio privo di capacità distintiva perché non è direttamente descrittivo della natura o delle caratteristiche dei prodotti che è destinato a contraddistinguere.
Di conseguenza la registrazione dello stesso non verrà rifiutata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi al momento del deposito della domanda; la natura di marchio debole inciderà sull’ambito di tutela riconosciuto alla registrazione rispetto ai terzi, col risultato che si disporrà di una registrazione valida ma con una limitata capacità di azione nei confronti di segni simili che presentano anche solo delle lievi alterazioni (un elemento grafico o un aggettivo) utilizzati da terzi.
